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1 Page 1 of 7 AVISO JURÍDICO IMPORTANTE: La información que se ofrece en estas páginas está sujeta a una cláusula de exención de responsabilidad y a un aviso de Copyright SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) de 13 de abril de 2005 (*) «Marca comunitaria Procedimiento de oposición Solicitud de marca denominativa comunitaria INTEA Marcas denominativas anteriores nacionales INTESA Denegación de registro Motivo de denegación relativo Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94» En el asunto T-353/02, Duarte y Beltrán, S.A., con domicilio social en Santander, representada inicialmente por la Sra. N. Moya Fernández, posteriormente por el Sr. J. Calderón Chavero y la Sra. T. Villate Consonni, abogados, contra parte demandante, Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. G. Schneider y P. Jurado Montejano, en calidad de agentes, en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI fue Mirato SpA, con domicilio social en Novara (Italia), parte demandada, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 6 de agosto de 2002 (R 407/2001-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Duarte y Beltrán, S.A., y Mirato SpA, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. N.J. Forwood y la Sra. I. Pelikánová, Jueces; Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta; visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de noviembre de 2002; visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de mayo de 2003; celebrada la vista el 12 de enero de 2005; dicta la siguiente Sentencia Antecedentes del litigio 1 El 1 de abril de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 Page 2 of 7 2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo INTEA. 3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen, en particular, a las clases 3 y 21 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente: clase 3: «Perfumería, cosmética, productos capilares, jabones, aceites para uso cosmético, depiladores, desodorantes, lacas para las uñas, lápices de belleza, productos de tocador, tintes para el cabello, sales de baño, uñas artificiales, productos para el cuidado de las uñas»; clase 21: «Esponjas, jaboneras, portarrollos de papel higiénico, toalleros, cepillos, peines, estuches para peines, neceseres de tocador, polveras, pulverizadores de perfumes. Peines eléctricos; vaporizadores y quemadores de perfume». 4 La solicitud de marca fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 31/97, de 1 de diciembre de El 28 de febrero de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso (en lo sucesivo, «oponente»), formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca comunitaria solicitada. La oposición se basaba en todos los productos amparados por marcas del oponente. Se dirigía contra todos los productos correspondientes a las clases 3 y 21, tal y como se recogen en el anterior apartado 3, y se apoyaba en la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y unas marcas anteriores de las que era titular el oponente. Las marcas anteriores de que se trata son las marcas denominativas INTESA que fueron objeto de los siguientes registros: Registro italiano número , de fecha 30 de noviembre de 1995, para productos de las clases 9, 14, 18 y 21, en concreto, para los siguientes productos: clase 18: «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»; clase 21: «utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases». Registro italiano número , de fecha 20 de enero de 1986, para los siguientes productos de la clase 3: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos». Registro griego número , de fecha 19 de febrero de 1996, para los siguientes productos de la clase 3: «perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, champú en spray, jabones, desodorantes para uso personal». Registro finlandés número , de fecha 5 de noviembre de 1993, para los siguientes productos de la clase 3: «perfumería, cosméticos, preparaciones para el cabello, champú en spray, jabones, desodorantes para uso personal». Registro sueco número , de fecha 11 de febrero de 1994, para los siguientes productos de la clase 3: «perfumería, preparaciones para cosméticos, preparaciones para el cuidado del cabello, jabones, desodorantes para uso personal». Registro británico número , de fecha 12 de julio de 1996, para los siguientes productos de la clase 3: «jabones; cosméticos; perfumería; aceites esenciales; spray y lociones para el pelo, desodorantes para uso personal; dentífricos; espuma de afeitar; champú».

3 Page 3 of 7 Registro irlandés número , de fecha 26 de junio de 1996, para los siguientes productos de la clase 3: «jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el pelo; dentífricos». 6 Mediante resolución nº 452/2001 de 22 de febrero de 2001, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición en relación con todos los productos contra los cuales se dirigía ésta, excepto para los siguientes productos de la clase 21: «portarrollos de papel higiénico, toalleros, polveras». 7 El 23 de abril de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. 8 Mediante resolución de 6 de agosto de 2002, en su versión corregida mediante corrigendum de 9 de septiembre de 2002, (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, al considerar que existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata. En esencia, señaló que las partes no discutían que los productos a los que se refieren las marcas de que se trata fueran en parte idénticos y en parte similares. Además, estimó que los signos controvertidos eran muy similares tanto en el aspecto visual como fonético. En lo que se refiere al aspecto conceptual, la Sala de Recurso destacó que el signo solicitado, INTEA, no tenía un sentido concreto en ninguna de las lenguas de los países en los que las marcas anteriores estaban protegidas. Por el contrario, la palabra «intesa», que constituye los signos anteriores, significaba acuerdo o contrato en italiano, mientras que en todas las demás lenguas no tenía un sentido concreto. Sin embargo, la Sala de Recurso consideró que, puesto que el vocablo INTESA está protegido no sólo en Italia, sino también en los demás países de la Comunidad Europea, el significado en italiano de la palabra «intesa» no era relevante. Procedimiento y pretensiones de las partes 9 Mediante escrito de 9 de enero de 2003, Mirato SpA solicitó al Tribunal de Primera Instancia que el inglés fuera la lengua de procedimiento. Esta petición fue desestimada puesto que la demanda y la solicitud de registro de que se trata habían sido redactadas en español y, de conformidad con el artículo 131, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el español es la lengua de procedimiento. Mirato SpA no formuló otras observaciones en el marco del presente litigio. 10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que: Anule la resolución impugnada. Desestime íntegramente la oposición formulada por el oponente. Ordene a la División de Oposición de la OAMI proceder al registro de la marca controvertida. Condene en costas a la OAMI. 11 En la vista, la demandante desistió de su tercera pretensión, de lo que Tribunal de Primera Instancia tomó conocimiento. Además, la demandante precisó que solicitaba la anulación de la resolución impugnada y de la resolución de la División de Oposición y que las consecuencias necesarias de tales anulaciones eran la desestimación de la oposición y el registro de la marca solicitada. 12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que: Desestime el recurso. Condene en costas a la demandante. Fundamentos de Derecho 13 En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

4 Page 4 of 7 Alegaciones de las partes 14 La demandante admite que, visual y fonéticamente, las dos marcas únicamente se diferencian en una sola letra, a saber, la presencia de la letra «s» en los signos anteriores INTESA. Sin embargo, considera que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la importancia de dicha diferencia. 15 Según la demandante, la pronunciación de la letra «s» da a todo el término «INTESA» una sonoridad bastante diferente de la de la marca solicitada INTEA. Dicha letra transforma, en concreto, la palabra de dos sílabas, «in-tea», en una palabra de tres sílabas, «in-te-sa». Esta diferencia fonética resulta particularmente llamativa para los consumidores británicos. La demandante considera que, en el presente caso, el aspecto auditivo es más importante que el aspecto visual, debido a la importancia de la expresión oral de las marcas en el tráfico mercantil, en la medida en que son objeto de publicidad y las pide el consumidor medio a la hora de adquirir los productos. 16 Además, la demandante señala que existe una diferencia conceptual entre los signos de que se trata, en particular para el consumidor italiano, porque la palabra «intesa» en italiano significa acuerdo o contrato. 17 A continuación, la demandante recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861), el riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el contenido de éste. 18 Por último, en la vista, la demandante hizo alusión a dos resoluciones anteriores en las que la OAMI había reconocido que la diferencia de una sola letra podía bastar para excluir el riesgo de confusión [resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 15 de junio de 2000, asunto R 499/1999-1, Mirato/Duarte y Beltrán (CAMOMILA INTEA/INTESA), y la resolución de la División de Oposición nº 829/2001, de 29 de marzo de 2001, Hijos de Pablo Esparza Bodegas Navarras/Allied Domecq Spirits & Wine (CADENAS/CARDENAS)]. 19 La OAMI refuta la argumentación de la demandante. En particular, señaló en la vista que la demandante no ha demostrado que los productos de que se trata estuvieran sometidos a unas condiciones de comercialización en las que la comunicación oral referente al producto tenía una importancia primordial y que, por otra parte, las diferencias fonéticas entre los signos controvertidos eran muy pequeñas. Además, la OAMI considera que la diferencia conceptual de los signos de que se trata, destacada por la demandante, es irrelevante, pues sólo existe en Italia y no en los demás países en los que las marcas anteriores están protegidas. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 20 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. 21 En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos ii) y iii), del Reglamento nº 40/94, por marcas anteriores es preciso entender las marcas registradas en un Estado miembro o que hayan sido objeto de un registro internacional, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria. 22 En el presente caso, las marcas nacionales anteriores sobre las que se basa la oposición se registraron en Italia, Grecia, Finlandia, Suecia, Reino Unido e Irlanda. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión, el punto de vista del consumidor de los productos de que se trata en dichos Estados. 23 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción de los signos y de los productos o servicios de que se trate que tiene el público relevante, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos

5 Page 5 of 7 y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada]. 24 Las partes no discuten que los productos designados por las marcas de que se trata son idénticos o muy similares. En estas circunstancias, el resultado del recurso depende del grado de similitud entre los signos controvertidos. 25 Como se desprende de reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos controvertidos, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada]. 26 Los signos que es preciso comparar son los siguientes: INTESA Marcas anteriores INTEA Marca solicitada 27 Visualmente, los signos controvertidos se distinguen únicamente por la presencia de la letra «s» en los signos anteriores. Al tratarse de la penúltima letra, no ocupa un lugar determinante en la apariencia del signo. De ello se desprende que los signos son visualmente muy similares. 28 Fonéticamente, el Tribunal de Primera Instancia señala que, para el público italiano, griego, finlandés y sueco, sólo existe una ligera diferencia fonética, en la medida en que los signos anteriores se pronuncian «in-te-sa» y el signo solicitado se pronuncia «in-te-a», aun cuando, gramaticalmente, las dos vocales «e» y «a» al final de la palabra «intea» se consideren una sola sílaba. La consonante «s», letra inicial de la última sílaba de los signos anteriores, no le atribuye a ésta un carácter suficientemente distintivo desde un punto de vista fonético. Por lo tanto, los signos controvertidos presentan fuertes similitudes fonéticas para el público italiano, griego, finlandés y sueco. 29 Por lo que se refiere a la existencia de una diferencia fonética entre los signos de que se trata desde el punto de vista de un consumidor irlandés o británico, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, para que se pueda denegar el registro de una marca basta con que una sola marca anterior cree un riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición. Aun cuando los consumidores anglófonos pronuncien el signo INTEA como una palabra de dos sílabas «in-ti», es preciso señalar que las marcas anteriores registradas en Grecia, Suecia y Finlandia, así como la marca italiana nº (véase el anterior apartado 5), para las que no existe dicha diferencia fonética, comprenden productos idénticos o similares a los designados por la marca solicitada. Por lo tanto, en el presente caso, basta con examinar la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores italianas, griega, sueca y finlandesa. 30 Desde el punto de vista conceptual, las partes no discuten, por un lado, que la palabra «intesa» significa contrato o acuerdo en italiano y que no tiene ningún sentido concreto en las demás lenguas relevantes (griego, finlandés y sueco) ni, por otro lado, que el término «intea» no tiene un sentido concreto en ninguna de las lenguas relevantes. 31 De lo anterior se desprende que no existe diferencia conceptual alguna relevante entre el signo solicitado y las marcas anteriores registradas en países distintos de Italia. 32 Por lo que respecta al territorio italiano, es preciso destacar que es errónea la declaración de la Sala de Recurso de que el significado de la palabra «intesa» en italiano no es relevante porque existen otros registros en países donde dicha palabra no tiene sentido, en la medida en que los productos designados por la marca solicitada y correspondientes a la clase 21 no pueden considerarse idénticos o similares a productos de la clase 3, designados por determinadas marcas anteriores. En efecto, como se deriva de las listas de productos mencionadas en el anterior apartado 5, los productos correspondientes a la clase 21 sólo están protegidos por la marca anterior italiana nº No obstante, la Sala de Recurso también hizo suya toda la motivación de la resolución de la División

6 Page 6 of 7 de Oposición. Esta había considerado que era poco probable que el significado abstracto de la palabra italiana «intesa» (contrato o acuerdo) generara una imagen fuerte en la mente de un consumidor que percibe el signo INTESA aplicado a los productos a los que se refieren las marcas anteriores («Such an abstract meaning is unlikely to conjure up a strong image in the mind of a person seeing the mark INTESA used on the goods of the opponent's earlier registrations»). 34 A este respecto, el Tribunal recuerda que las diferencias conceptuales pueden neutralizar, en gran medida, similitudes visuales y fonéticas entre las marcas controvertidas si, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de las marcas controvertidas tiene un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente (sentencia BASS, antes citada, apartado 54). Sin embargo, si bien el consumidor italiano reconoce el significado de la palabra «intesa», a saber, contrato o acuerdo, esta palabra se refiere a un concepto abstracto que no implica, en el contexto de los productos designados por las marcas controvertidas, asociaciones que puedan facilitar la memorización del signo a partir del significado del único término que lo compone. Además, las similitudes visuales y fonéticas de ambas marcas son muy fuertes desde el punto de vista del público italiano y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que éste no perciba la diferencia conceptual. De ello se desprende que, en el presente caso, el contenido conceptual del signo anterior no puede neutralizar las similitudes señaladas entre los signos controvertidos. 35 Por lo tanto, puesto que los productos designados por las marcas de que se trata son idénticos o muy similares, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al declarar que existe un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que justifica la denegación del registro de la marca solicitada para los productos de que se trata. 36 Las resoluciones de la OAMI en los demás asuntos, invocados por la demandante (véase el anterior apartado 18), no pueden cuestionar dicha apreciación. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso sobre el registro de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior a éstas [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartados 66 y 67, no revocada por el auto del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2004, Streamserve/OAMI, C-150/02 P, aún no publicado en la Recopilación]. Es preciso añadir que, si bien los motivos de hecho o de Derecho que figuran en una resolución anterior pueden constituir argumentos en apoyo de un motivo relativo a la infracción de una disposición del Reglamento nº 40/94 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit Pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 33], la demandante no ha demostrado que la situación de hecho y de Derecho que dio lugar a los asuntos citados en el anterior apartado 18 sea comparable a la del presente caso. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la resolución CAMOMILA INTEA/INTESA, la Sala de Recurso había basado su apreciación de que los signos CAMOMILA INTEA e INTESA eran bastante diferentes no sólo en la presencia en el signo INTESA de la letra «s», sino también en la de la palabra «camomila» y de los elementos figurativos del signo CAMOMILA INTEA. Por lo que respecta a la resolución CADENAS/CARDENAS, la División de Oposición de la OAMI se basó principalmente en el hecho de que, en español, la palabra «cadena» tenía un sentido concreto e inmediatamente perceptible. Como se deriva del anterior apartado 34, el presente asunto es diferente a este respecto. 37 En consecuencia, el único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, no está fundado. Por lo tanto, procede desestimar el recurso, sin que el Tribunal de Primera Instancia tenga que pronunciarse sobre la interpretación de las pretensiones de la demandante o sobre la admisibilidad de un posible recurso de anulación de la resolución de la División de Oposición o de desestimación de la oposición. Costas 38 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimado el motivo formulado por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

7 Page 7 of 7 decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas a la demandante. Pirrung Forwood Pelikánová Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de abril de El Secretario El Presidente H. Jung J. Pirrung * Lengua de procedimiento: español.