SOLICITANTE : SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Registro de lema comercial - Frases descriptivas - Falta de distintividad

Transcripción

1 SOLICITANTE : SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Registro de lema comercial - Frases descriptivas - Falta de distintividad Lima, quince de febrero de dos mil dos I. ANTECEDENTES Con fecha 15 de diciembre del 2000, Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) solicitó el registro del lema comercial FANCY FEAST, EL BUEN GUSTO ES FACIL DE RECONOCER para usarse como complemento de la marca registrada FANCY FEAST, inscrita bajo certificado Nº Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el lema comercial solicitado carece de la distintividad necesaria para acceder a registro, en la medida que se encuentra conformado por una expresión simple, banal y poco ingeniosa. Señaló que la frase FANCY FEAST, EL BUEN GUSTO ES FACIL DE RECONOCER no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que desea publicitar (productos alimenticios para animales de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial). Precisó que dicha expresión tan sólo transmite la idea que los productos que pretende publicitar son los que toda persona que alimenta a sus animales tiene en cuenta o reconoce al momento de comprarlos, ya que es una frase comúnmente utilizada por los empresarios para atraer la preferencia del público consumidor. Citó una serie de ejemplo de frases semejantes que son utilizadas indistintamente por los empresarios para alabar y resaltar las características de sus productos. Con fecha 3 de enero del 2002, Société des Produits Nestlé S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que el lema comercial solicitado está compuesto por una frase suficientemente distintiva, que contiene un mensaje promocional y señala las cualidades de los productos que distingue la marca FANCY FEAST, con las cuales se pretende que ésta sea recordada y relacionada por el consumidor. Señaló que la frase solicitada a registro no es simple ni de usual aplicación para los productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que el lema solicitado personaliza al consumidor final del producto (mascota), intentando crear en el consumidor que adquiere el producto, la relación entre las bondades del producto con las responsabilidades y cuidados que merece una mascota. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial solicitado FANCY FEAST, EL BUEN GUSTO ES FACIL DE RECONOCER reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1-6

2 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Société des Produits Nestlé S.A. es titular de la marca FANCY FEAST que distingue productos alimenticios para animales de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 6 de febrero de 1996 bajo certificado N y vigente hasta el 6 de febrero del b) En la clase 31 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registrados los siguientes lemas comerciales: LA CALIDAD SE RECONOCE, DEL BUENO, LA CALIDAD QUE USTED CONOCE, EL BUEN SABOR NUNCA SE OLVIDA 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial 2.1 Marco conceptual Mediante Resolución Nº TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 2-6

3 estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

4 productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. De otro lado, la Sala conviene en señalar que la denegatoria del registro del lema comercial no es impedimento para que pueda ser utilizado en la publicidad y promoción de productos, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo. 2.2 Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto La Sala considera que el lema comercial solicitado FANCY FEAST, EL BUEN GUSTO ES FACIL DE RECONOCER constituye una frase que describe una característica esperada (tener buen gusto) de los productos que se pretende publicitar (productos alimenticios para animales), constituyendo una expresión del lenguaje usual, que podría ser utilizada por cualquier competidor, por lo que difícilmente el consumidor la asociará con un origen empresarial determinado. Así, el lema solicitado pretende transmitir la idea de que los productos que distingue la marca FANCY FEAST son tan exquisitos y sabrosos, que uno fácilmente los reconocerá. En ese sentido, el lema comercial solicitado constituye una frase descriptiva en relación a los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, en la medida que presenta un contenido conceptual que sólo indica una característica de dichos productos. Así, tal como se aprecia del Informe de antecedentes, es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares para la promoción de productos de la misma naturaleza, por lo que el lema comercial solicitado constituye una frase simple que carece de fantasía alguna en relación a los productos alimenticios para animales, ya que no es capaz de realzar la distintividad de la marca registrada y que además es comúnmente utilizada en el mercado, pudiendo referirse no sólo a productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, sino a otro tipo de productos. En ese sentido, de otorgarse el registro de frases que estén conformadas únicamente por expresiones laudatorias, sin fantasía alguna y, de concederse un derecho de 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4-6

5 exclusiva sobre las mismas, se impediría que las demás personas las utilicen libremente. En ese sentido, es mejor dejarlas libres para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. Cabe agregar que la inclusión de la marca FANCY FEAST en el lema comercial solicitado no es suficiente para determinar su distintividad, ya que podría llegarse a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión aplicables por remisión del artículo 179 de la Decisión - razón por la cual no procede acceder a su registro. IV. RESOLUCION DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2001 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial FANCY FEAST, EL BUEN GUSTO ES FACIL DE RECONOCER, solicitado por Société des Produits Nestlé S.A. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf. /ma LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NAJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 5-6