SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y

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1 Año XXXIII Número 2652 Lima, 25 de enero de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 285-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224, 226 y 228 de la referida normativa. Con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: UNILEVER N.V. Marca: GOURMET BALANCE (mixta). Expediente Interno: PROCESO 291-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador. Demandante: Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life. Marca: TOP LIFE (denominativa). Expediente Interno: PROCESO 337-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: ALBERTO- CULVER INTERNACIONAL, INC. Marca: H.V.O. (denominativa). Expediente Interno: PROCESO 285-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224, 226 y 228 de la referida normativa. Con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 República de Colombia. Actor: UNILEVER N.V. Marca: GOURMET BALANCE (mixta). Expediente Interno: Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 1852 de 12 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el 16 de junio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandada: UNILEVER N.V. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: GRASAS S.A. 1. Antecedentes: 1. El 29 de noviembre de 2005, GRASAS S.A. solicitó el registro del signo GOURMET BALANCE (mixto) para distinguir productos lácteos comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial. UNILEVER N.V. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca BECEL (mixta) que identifica margarinas que tienen la propiedad de reducir el colesterol en la sangre comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia al estudiar la solicitud, mediante Resolución de 30 de marzo de 2009 declaró infundada la oposición planteada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 4. Contra la anterior resolución UNILEVER N.V. interpuso, dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución de 22 de mayo de 2009 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. 5. A través de Resolución de 31 de agosto de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y

3 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Comercio de la República de Colombia al resolver el recurso de apelación, confirma la decisión contenida en la Resolución que concedió el registro de la marca solicitada. 6. UNILEVER N.V. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 5 de marzo de Mediante Auto de 8 de mayo de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Argumentos de la demanda: 8. UNILEVER N.V. sustentó su demanda en los siguientes argumentos: - Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 pues si bien las marcas en conflicto tienen diferencias fonéticas, la identidad gráfica y visual que se presenta es evidente, por cuanto el diseño del signo solicitado maneja en su totalidad las formas, trazos, esquema, así como los mismos colores: azul y rojo, característicos de la marca registrada, induciendo de esta manera a que el consumidor se confunda y adquiera un producto del signo solicitado GOURMET BALANCE (mixto), creyendo que está comprando un producto de BECEL (mixta), o crea que tienen un mismo origen empresarial, por lo que permitir su coexistencia generaría riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se verían imposibilitados para diferencia un producto de otro. - Que se violó el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 toda vez que al analizar los signos en conflicto, se observa claramente que el signo solicitado GOURMET BALANCE (mixto), reproduce los elementos figurativos que componen la marca previamente registrada y notoria BECEL (mixta), la que es notoriamente conocida a nivel mundial en el mercado de los productos que comprende la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Sostuvo que aplicando los criterios anteriormente expuestos, existe una conexión competitiva entre los productos que se amparan con los signos en cuestión, ya que ambos están dirigidos al mismo consumidor y se comercializan en el mismo mercado, es decir, el de productos alimenticios. En consecuencia, al permitir el registro de dicha marca, se obtendrá un provecho del prestigio de que goza la marca notoria BECEL (mixta) y paralelamente un contundente riesgo de confusión entre los consumidores. - Que se viola el artículo 6 BIS del Convenio de París en concordancia con el acuerdo de la OMC sobre los ADPIC. - Que se violó el artículo 135, literal b), en concordancia con el artículo 134, de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que el signo solicitado GOURMET BALANCE (mixto), carece de distintividad, pues al ser similarmente confundible con la marca BECEL (mixta), previamente registrada, el público consumidor las relacionará directamente entre sí y pensará que se trata de un nuevo producto de la sociedad actora, creándose así un riesgo de asociación sobre el origen de los productos.

4 GACETA OFICIAL 25/01/ de Argumentos de la contestación a la demanda: 9. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que luego de efectuar el examen de registrabilidad sobre el signo solicitado GOURMET BALANCE (mixto) y la marca registrada BECEL (mixta) se llegó a determinar que el elemento predominante en ambos signos era el elemento denominativo, no sólo por la fuerza propia de la que están dotadas las palabras, sino también porque los elementos visuales de ambos signos resultaban accesorios al componente verbal, siendo claro que el consumidor al momento de adquirir los productos se guiaba por las palabras que distingue el signo. - Que entre los signos confrontados no existían semejanzas o identidad susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, ya que no existe entre los signos identidad o semejanza ortográfica, fonética ni conceptual. - Que aun cuando los signos coincidieran en incorporar un corazón, este elemento es inapropiable para los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues se refieren a las finalidades y características de algunos de los productos, es decir, aquellos que propenden por la salud cardiovascular de quienes los consumen, siendo una figura comúnmente utilizada por los comerciantes para evocar cualidades de algunos de los productos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que GOURMET BALANCE (mixto), no presenta, reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de BECEL (mixto), no estando incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión La Sociedad GRASAS S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que lo único que tienen en común los signos en disputa es la figura del corazón, sin embargo esta figura es inapropiable, ya que es comúnmente utilizada por titulares de marcas en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza para evocar una característica propia de estos productos, en la medida que algunos de dichos productos tienen como objetivo ayudar a mantener el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. - Que al momento de realizar el análisis comparativo de las marcas mixtas en disputa, se concluyó que el elemento denominativo es el que prepondera en cada una de ellas, permitiendo al consumidor diferenciar de manera rápida, segura y efectiva una marca de la otra, no existiendo entres estos elementos similitud ortográfica, fonética e ideológica. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) en concordancia con los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 de la citada normativa por no resultar

5 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literales a) y h) 1 de la Decisión 486; y, de oficio se interpretarán los artículos 224, 226 y 228 de la mencionada normativa. 1 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artículo Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. Artículo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

6 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Primacía del Derecho comunitario andino sobre los tratados internacionales. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). Los colores reivindicados y la disposición de los elementos gráficos. 4. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. 5. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. En relación con los diferentes tipos de riesgos. 6. Conexión competitiva entre productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 12. El Tribunal abordará el tema de la primacía del Derecho comunitario andino sobre los Tratados Internacionales debido a que el demandante manifestó que se violó el artículo 6 BIS del Convenio de París en concordancia con el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 13. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la Primacía del derecho comunitario andino, basándose en los principios de Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino, el de Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino, y el de Autonomía del ordenamiento jurídico andino. 14. En relación con el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

7 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 15. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía del ordenamiento jurídico andino, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. 16. Corresponde a la Sala consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales. 2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 17. En el presente caso, GRASAS S.A. solicitó el registro del signo GOURMET BALANCE (mixto) para distinguir productos lácteos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, petición frente a la cual UNILEVER N.V. presentó oposición sobre la base de su marca BECEL (mixta) que identifca margarinas que tiene la propiedad de reducir el colesterol en la sangre comprendidos en la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 18. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. 3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (Proceso 70-IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 7 BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

11 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos 8. ( ). 19. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). LOS COLORES REIVINDICADOS Y LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS. 20. El caso en análisis, GRASAS S.A. solicitó el registro del signo GOURMET BALANCE (mixto). Sin embargo, UNILEVER N.V. consideró que éste resultaba confundible con su marca BECEL (mixta), previamente registrada a su favor en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, el demandante alega que el diseño del signo solicitado reproduce en su totalidad los colores y la disposición de los elementos gráficos característicos de la marca registrada. Ante ello, corresponde realizar un análisis de la comparación entre signos de naturaleza mixta. 21. Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA 22. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 23. El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

12 GACETA OFICIAL 25/01/ de Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica 10 (el subrayado es nuestro). 25. La sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 26. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 27. Dado que en el presente caso se trata de dos marcas mixtas bidimensionales que se protegen de conformidad con la estructura de sus elementos, sus colores y la disposición de dichos elementos en el conjunto, es importante hacer referencia en este acápite, a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras 10 Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98.

13 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 legislaciones y en la doctrina como el Trade Dress o vestido de producto, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que sus criterios puedan ser incorporados y analizados en la comparación de signos mixtos. 28. Refiriéndose a la figura del Trade Dress, el Dr. Ricardo Antequera Parilli ha mencionado que: Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican la posibilidad de que el fraude se cometa en relación con otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la propiedad intelectual, concretamente en relación con el derecho de autor y/o con el derecho de marcas. En primer lugar, está el llamado look and feel, es decir, la manera como es percibida la marca por los consumidores, especialmente por su asociación sonora o visual a un origen empresarial determinado, lo que opera a través del llamado vestido de la marca o trade dress. Y es que la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denomina trade dress de la marca, que sin perjuicio de su protección por el derecho de autor (como dibujos, fotografías, obras audiovisuales u obras de arte aplicado), es susceptible de ser atacado a través de otras prácticas ilícitas, tales como la imitación fraudulenta, la simulación de producto y el aprovechamiento parasitario. La situación, es por supuesto, más evidente, cuando se trata de imitaciones serviles de las diferentes formas de expresión visual, con los mismos elementos conceptuales o aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio del delito de plagio clónico o simulado-, violatorio del derecho de autor, hay una ilicitud en el marco de la protección de los signos distintivos y/o en el campo de la represión contra las prácticas empresariales deshonestas Dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal se pronunció respecto de la figura de la apariencia de producto o vestido de producto de la siguiente manera: Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto ( ), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que 11 Antequera Parilli, Ricardo, El Arte Aplicado a la Industria, Revista Propiedad Intelectual, ISSN: , Mérida Venezuela, Año V, No. 8 y 9, págs. 102,103.

14 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo. (Subrayado agregado). 30. Del mismo modo, dentro del Proceso 234-IP-2013, de 13 de mayo de 2014, este Tribunal afirmó lo siguiente: Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales 12. El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local 13. Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal. (Subrayado agregado). 31. En aplicación de los criterios esgrimidos, para el presente caso la Sala Consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados, siendo que para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, es necesario que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, y que a su vez le imprima el rasgo distintivo necesario. 4. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 32. En el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia contestó la demanda manifestando que aun cuando los signos coincidieran en incorporar un dibujo de un corazón, este elemento es inapropiable para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues refiere a las finalidades y características de algunos de los productos. Es decir, aquellos que propenden por la salud cardiovascular de quienes los Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992). FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, Nuevas marcas: Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328.

15 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 consumen, siendo una figura comúnmente utilizada por los comerciantes para evocar cualidades de algunos de los productos de la Clases 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 33. Al respecto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 23-IP-2014 de 13 de mayo de 2014: Al constituir una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, tales como palabras o figuras que, individualmente consideradas, pueden estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos de uso común, al estar combinados con otros elementos adicionales pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos de uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas 14. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Los elementos de uso común, por ejemplo, en materia de servicios de transportes, pueden no serlo en productos alimenticios, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de elemento de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello resulta relevante, ya que en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados La Sala Consultante debe determinar si la imagen del corazón es un elemento de uso común en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento forma parte del conjunto de la marca Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág Proceso 17-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2212, de 21 de junio de 2013.

16 GACETA OFICIAL 25/01/ de LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. PROHIBICIÓN DEL REGISTRO DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DE TERCEROS. EN RELACIÓN CON LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS. 28. El Tribunal abordará el tema, tomando en cuenta que en el presente caso UNILEVER N.V. alega en su demanda que la marca base sobre la cual presentó su oposición, BECEL (mixta), es una marca notoriamente conocida a nivel mundial en el mercado de los productos que comprende la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 29. Por lo tanto, este Tribunal tomará como referencia el Proceso 82-IP-2013, en el que señaló lo siguiente: Concepto y prueba de los signos notorios: La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señala que: La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status Implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. 16 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es aquella que goza de difusión o lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca 17. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio Otamendi, Jorge Derecho de Marcas, Ed. Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p Fernández-Novoa, Carlos, op. cit. p. 32. Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

17 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado: ( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status. 20 Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

18 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 31. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 32. La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: ( ) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o

19 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158) Asimismo, el Tribunal considera que dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca ( ) 22. En relación con los diferentes tipos de riesgos. 34. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 35. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 36. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

20 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 37. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. 38. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. ( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada. 39. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. 40. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C- 487/07 (L Oreal), expresa que: En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente dilución, menoscabo o difuminación, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público Lo anterior ya que poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero SANCHO GARGALLO, Ignacio. Alcance de la Protección de la Marca Notoria en la Jurisprudencia Comunitaria. En Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. p OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires p. 354.

21 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 43. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora BECEL (mixta). De no probarse la notoriedad alegada, la Corte consultante deberá analizar la conexión competitiva. 6. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 45. La demandante alega en su escrito de demanda que existe una conexión competitiva entre los productos lácteos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y las margarinas que tienen la propiedad de reducir el colesterol en la sangre comprendidos en misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que ambos están dirigidos al mismo consumidor y se comercializan en el mismo mercado. 46. Conforme ha señalado el Tribunal: se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. (Proceso 35-IP-2011). 47. En ese sentido, conforme lo ha afirmado el Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 135-IP-2012, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su 25 Ibídem. Pág. 247.

22 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir) El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales. La Sala Consultante debe dar aplicación 26 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del Proceso 114-IP Marca: EBEL. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de Proceso 115-IP Marca: CALVO (mixta).

23 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 preferente a las normas de Derecho comunitario frente a normas de origen internacional. SEGUNDO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado GOURMET BALANCE (mixto) y la marca opositora BECEL (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. TERCERO: Al comparar signos mixtos se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado. El trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. En aplicación de los criterios esgrimidos, para el presente caso la Sala Consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados, siendo que para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, es necesario que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, y que a su vez le imprima el rasgo distintivo necesario. CUARTO: QUINTO: La Sala Consultante debe determinar si la imagen del corazón es un elemento de uso común en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento hace parte del conjunto de la marca. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de

24 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 marca notoriamente conocida no se presume, debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora BECEL (mixta). SEXTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

25 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 PROCESO 291-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador. Demandante: Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life. Marca: TOP LIFE (denominativa). Expediente Interno: Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador. VISTOS: El Oficio 3354-TDCA-DQ-BL de 12 de junio de 2015, recibido vía Courier el 17 de junio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandados: 2. Antecedentes: Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life. Director Nacional de Propiedad Industrial. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). R.P. Scherer Argentina S.A.I.C. 1. El 3 de mayo de 1995, R.P. Scherer Argentina S.A.I.C. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca TOP LIFE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 364 del mes de mayo de Dentro del término correspondiente, el señor Edmundo Kronfle Di Puglia presentó primera observación al registro solicitado sobre la base de sus marcas TOP DREAM, TOP CREAM FROZEN INC. registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Compañía Anónima Laboratorios

26 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life, presentó segunda observación, sobre la base de su marca LIFE (denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Mediante Resolución de 30 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar las observaciones planteadas y conceder el registro del signo solicitado. 5. El 22 de diciembre de 1999, Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life presentó recurso de plena jurisdicción o subjetivo ante el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución El Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito dispuso suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 7. Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que tiene registrada desde hace muchos años, tanto en el Ecuador como en otros países, la marca denominada LIFE para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza como son los productos farmacéuticos para uso humano y veterinario, siendo que la demandada pretende registrar la marca TOP LIFE (denominativa) para proteger productos de la misma Clase 5. - Que la marca LIFE (denominativa) goza de gran notoriedad, renombre y prestigio por la calidad de sus productos y por la brillante trayectoria comercial que ha tenido y se encuentra legalmente registrada como marca de fábrica, marca de servicios, lema comercial y nombre comercial. - Que la marca LIFE (denominativa) es una marca que se halla profundamente arraigada en la cultura industrial, comercial, farmacéutica, hospitalaria, agrícola y en el público en general, tanto nacional como extranjero ya que se encuentra a la altura de famosas marcas internacionales. - Que, bajo ningún punto de vista se puede aceptar los considerandos en los que la Dirección de Propiedad Industrial fundamenta la resolución que se impugna, pues las semejanzas entre la marca denominativa LIFE con la denominación TOP LIFE es acentuada, descubierta e innegable. - Que de permitirse el registro de la marca TOP LIFE (denominativa), sería permitir que el público consumidor de los productos LIFE caigan en error al confundir aquellos con los producidos por Laboratorios Life, por la gran similitud que existe entre las denominaciones TOP LIFE y LIFE. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 8. El Procurador General del Estado sostuvo que corresponde al representante legal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.

27 GACETA OFICIAL 25/01/ de El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratificó lo decidido en la Resolución , pues, guarda conformidad con la legislación nacional. Finalmente, solicita que cuando se dicte sentencia se acojan sus excepciones y se rechace la demanda. 10. El Director Nacional de Propiedad Industrial señaló lo siguiente: - Que analizadas la primera y segunda observación con la denominación solicitada, del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas, como son que los signos sean vistos de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto sin fraccionarlos, una después de la otra, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, desde la óptica del consumidor común y corriente se concluyó que entre las denominaciones en controversia existen suficientes elementos que las individualizan, por lo que éstas no inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos. - Que el singo solicitado es distinto de la marcas opositoras ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, fonético-auditivo, por lo que no se producirá dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca del demandante. - La solicitante presentó copia de los títulos otorgados por el INDECOPI del Perú, en Argentina y Honduras con el cual demuestra que su marca se encuentra registrada en otro país del Pacto Andino y otros países del mundo. 11. R.P. Scherer Argentina S.A.I.C. contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - En el presente caso no existe una confusión visual, ya que las terminaciones de las marcas en conflicto no son las que llaman la atención del consumidor, todo lo contrario, son las sílabas iniciales las que atraen al consumidor. - La denominación TOP LIFE está constituida por dos términos, compuestos de una y dos sílabas respectivamente, en cambio la denominación LIFE está compuesta por un solo término. - No se puede desestimar la característica distintiva del término TOP, que es un término de fantasía, sin un significado propio en el idioma castellano, no teniendo relación con el tipo de producto que se pretende amparar, ni constituye un nombre usual en el comercio. - Es propietaria de la marca de producto TOP LIFE en varios países del mundo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 82 literales h) e i) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, solicita la interpretación de los artículos 135 literales b), i) y j), y 136 literales a), b) y h) de la Decisión Sin embargo, la solicitud de registro del signo se presentó el 3 de mayo de 1995, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión

28 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, sólo se interpretará el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, por ser la norma pertinente 1, y, de oficio, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La normativa comunitaria en el tiempo. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de signos. 3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. 5. Marcas farmacéuticas. 6. Marcas notorias. Su prueba. 7. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 14. La solicitud para el registro del signo TOP LIFE (denominativo) se realizó el 3 de mayo de 1995, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. 2 Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

29 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 15. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. Es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 16. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 17. El Tribunal ha manifestado al respecto: Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. (Proceso 114-IP Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004). 18. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 19. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicie a partir de ese momento. 20. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 21. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

30 GACETA OFICIAL 25/01/ de De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo TOP LIFE (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Sala Consultante. 2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS. 23. En el presente caso, R.P. Sherer Argentina S.A.I.C. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del signo TOP LIFE (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 3. Ante ello, Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life formuló observación sobre la base de su marca denominativa LIFE inscrita en el Ecuador para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 24. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error. Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal (...) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente. (Proceso 101-IP G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que 3 4 La Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza distingue: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Productos químicos, farmacéuticos y biológicos para uso humano, veterinario, agrícola; productos cosméticos y de tocador; productos químicos para uso industrial; especialidades químicas, farmacéuticas y biológicas para uso humano, veterinario y agrícola; y, productos especiales para la alimentación.

31 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes:... que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de Marca: ÁGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de

32 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 También es importante tener en cuenta el riesgo de asociación: El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (PROCESO 70-IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Reglas para realizar el cotejo de marcas Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al Juez Nacional cuando actúa como Juez Comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea. Con este propósito el Tribunal ha señalado que: El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del Juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro. Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de Marca: CHILIS y diseño.

33 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 - Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 25. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado TOP LIFE (denominativo) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es similar o no a la marca LIFE (denominativa) inscrita en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 26. En el presente caso, tomando en cuenta que los signos en controversia son: TOP LIFE (denominativo) y LIFE (denominativo); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos simples y compuestos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. 27. En el Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: 6 BREUER MORENO, Pedro C., TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

34 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. ( ) En la comparación entre signos denominativos ( ) el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( ). 28. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. Al respecto, el Tribunal

35 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) 7. En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de los otros signos, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error 8. En consecuencia, De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado TOP LIFE (denominativo) y la marca opositora LIFE (denominativa). 4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 30. En atención a que los signos confrontados están compuestos por palabras en idioma inglés (TOP LIFE/LIFE), se hace necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero. 31. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 398, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

36 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros. Al respecto, el Tribunal ha manifestado No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 32. La Sala Consultante deberá determinar si las denominaciones LIFE y TOP LIFE que conforman los signos confrontados son o no expresiones en idioma inglés con significado conceptual conocido por el consumidor, y a partir de ahí establecer el carácter genérico, descriptivo o de fantasía de los signos. 5. MARCAS FARMACÉUTICAS. 33. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario abordar dicho tema. 34. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial del 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 35. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está

37 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura curativa personal, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30- IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N 68-IP Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002). 36. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 37. Sobre la base de los criterios expuestos, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo TOP LIFE (denominativo) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de la marca LIFE (denominativa), y tomando en cuenta

38 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. 6. MARCAS NOTORIAS. SU PRUEBA. 38. En el presente caso, la demandante ha alegado que la marca LIFE es una marca que ha adquirido renombre, notoriedad y prestigio gracias al esfuerzo empresarial de Laboratorios Life, por lo que constituye el capital más importante de su empresa. En tal sentido, se abordará el tema de los signos notoriamente conocidos. 39. Al respecto, este Tribunal debe referirse a lo expuesto en el Proceso 107-IP-2012: La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado. En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo artículo de la Decisión 344). Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque (...) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23- IP-96. Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial 354 de 13 de julio de 1998). En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso 16-IP-

39 GACETA OFICIAL 25/01/ de , marca: PURO VARELA Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta Oficial 674 de 31 de mayo del 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad. (ZUCCHERINO Daniel. MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131). Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. 40. Dentro del Proceso 68-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012, este Tribunal expresó lo siguiente: La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

40 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). - El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. - El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. - Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: Art Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error. La mencionada norma habla de error y, por lo tanto, se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, el error 10 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

41 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. ( ) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general. Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro (...). Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca (subrayado por fuera del texto).

42 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: - La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. - Uno de los principios que gobiernan del Derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. - Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva. A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada. (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de Marca: CAPITÁN Z, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1452 de 10 de enero de 2007).

43 GACETA OFICIAL 25/01/ de El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora LIFE (denominativa). 7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 42. El demandado alegó que debe tenerse en cuenta que la marca TOP LIFE se encuentra registrada en varios países de la Subregión con los que existen acuerdos comerciales, de lo que se deduce la coexistencia pacífica con la marca LIFE (denominativa) que también se encuentra registrada en los mismos países donde su representada tiene inscrita marca TOP LIFE. 43. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del Derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. 44. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro (Proceso 71- IP Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de MARCA: MONARC-M ). 45. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 11 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 11 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004 emitida dentro del Proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005 emitida dentro del Proceso 03-IP-2005; e, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005 emitida dentro del Proceso 167-IP-2005.

44 GACETA OFICIAL 25/01/ de El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344; para luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 82 y 83 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no observaciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 83 literal a). Es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 46. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 47. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro, como con las decisiones emitidas por la propia oficina. Esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 48. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ( ) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites en la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 12 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el Proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069 de 5 de julio de 2012.

45 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo TOP LIFE (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Sala Consultante. SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado TOP LIFE (denominativo) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es similar o no a la marca LIFE (denominativa), registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. TERCERO: CUARTO: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. La Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado TOP LIFE (denominativo) y la marca opositora LIFE (denominativa). Con relación a los signos conformados por palabras en idioma extranjero, se presume que dichas expresiones y su significado no son de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como términos de fantasía, procediendo en consecuencia a su registro. No obstante, no serán registrables si el significado conceptual de los vocablos en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor y, si además, se trata de términos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. La Sala Consultante deberá determinar si las denominaciones LIFE y TOP LIFE que conforman los signos confrontados son o no expresiones en idioma inglés con significado conceptual conocido por el consumidor, y a partir de ahí establecer el carácter genérico, descriptivo o de fantasía de los signos.

46 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 QUINTO: Al efectuar la comparación de signos que distinguen productos farmacéuticos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso, en vista de la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en la salud y la vida de los consumidores. En el presente caso, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo TOP LIFE (denominativo) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de la marca LIFE denominativa, y tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. SEXTO: La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, es una condición que debe ser probada por quien la alega sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora LIFE (denominativa). SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

47 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 337-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: ALBERTO-CULVER INTERNACIONAL, INC. Marca: H.V.O. (denominativa). Expediente Interno: Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. VISTOS: El Oficio 2166 de 7 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el 9 de julio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno El Auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandada: ALBERTO-CULVER INTERNACIONAL, INC. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: HEVIOS S.A. 2. Antecedentes: 1. El 30 de abril de 2007, Hevios S.A. presentó solicitud de registro de la marca H.V.O. (denominativa) para identificar productos de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

48 GACETA OFICIAL 25/01/ de La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, la sociedad Alberto-Culver International, INC. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de sus marcas previamente registradas: VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta) para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Mediante Resolución de 29 de setiembre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. 4. Alberto-Culver International, INC. presentó dentro del plazo recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la resolución indicada en el punto anterior. 5. Por Resolución de 21 de noviembre de 2008 se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión inicial. 6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 2582 de 29 de enero de 2009, confirmando la decisión contenida en la Resolución de 29 de septiembre de Alberto-Culver International, INC. presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. 8. Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 9. Alberto-Culver International, INC. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que las marcas enfrentadas presentan semejanzas ortográficas y visuales susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en el mercado. - Que la expresión H.V.O. carece de distintividad extrínseca, incurriendo en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión Que las dos letras que componen la marca VO5 (denominativa) son reproducidas por el signo H.V.O., presentando como única diferencia la letra H al inicio del signo H.V.O. (denominativo); siendo además la expresión VO5 el elemento predominante en la marca ALBERTO VO5 (mixta). - Que el signo H.V.O. (denominativo) cubre los mismos productos que identifican las marcas de la sociedad opositora; sin embargo, la División de Signos Distintivos no se pronunció sobre la relación existente entre los productos que distinguen los signos en conflicto por considerarlo irrelevante. - Que la División de Signos Distintivos no analizó la alegada notoriedad de las marcas VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta), las cuales cuentan con una alta aceptación y recordación por parte del público consumidor debido a la calidad de los productos que identifican, los cuales se encuentran

49 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 en el comercio de todos los países de la región andina y en cerca de 100 países alrededor del mundo. - Que la reproducción de las letras V y O de la marca registrada VO5 en el signo solicitado H.V.O. (denominativo) es la principal prueba del riesgo de dilución que significa su registro para las marcas notorias VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta), las cuales tienen un altísimo valor comercial y publicitario conseguidos a lo largo de más de 70 años. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que los signos en conflicto no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor. Si bien éstos coinciden en la incorporación de la letra V, el diseño del signo solicitado permite su diferenciación respecto de las marcas registradas de la opositora. - Que observadas las expresiones en cotejo H.V.O. / VO5 / ALBERTO VO5, se evidencia que el signo solicitado incorpora elementos adicionales suficientemente distintivos que permiten la coexistencia pacífica de los signos en el mercado. En efecto, el signo solicitado está constituido por una secuencia de grafemas (H/PUNTO/V/PUNTO/O/PUNTO) diferente a la secuencia de grafemas de las marcas registradas (V/O/CINCO) y (A/L/B/E/R/T/O/V/O/CINCO). De estas diferencias también devienen cambios fonéticos por cuanto cada signo adquiere una pronunciación específica. - Que el demandante no puede pretender que la SIC proteja de manera enfática las letras V y O que forman parte de sus marcas registradas, ya que éstas en sí mismas son de uso común por los administrados. - Que, la marca solicitada H.V.O. (denominativa) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión Hevios S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que no les consta que las marcas VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta) sean notoriamente conocidas en Colombia, en el resto de países de la Comunidad Andina y en otros alrededor del mundo. - Que aún en el caso de que la parte demandante demuestre la notoriedad de sus marcas; ello no resulta relevante en el presente caso, ya que analizados en su conjunto se observa claramente que los signos en conflicto no resultan confundibles. - Que la parte demandante basa sus argumentos de confundibilidad efectuando una clara disección de los signos en conflicto porque comparten algunas letras comunes en su composición. - Que en el presente caso no se presenta riesgo de confusión, asociación y menos de dilución entre los signos en conflicto, ya que de su estructura se observan más diferencias que semejanzas.

50 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 - Que desde el punto de vista ortográfico no existe confundibilidad posible entre las marcas H.V.O. (denominativa) y VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta), debido a que analizadas las expresiones enunciadas en su conjunto, la secuencia de las letras comunes es claramente diferente. Además, tienen otros elementos que las diferencian, como sucede con la letra H que encabeza la marca H.V.O. (denominativa) y el número 5 con el que culmina la marca VO5 (denominativa). - Que desde el punto de vista fonético tampoco existe confundibilidad entre los signos en conflicto, debido a que no existe coincidencia entre los signos enunciados ni en su parte inicial, ni en su terminación. Además, la marca solicitada se pronuncia HACHE-VE-O, mientras que las marcas oponentes se pronuncian: VE-O-CINCO y ALBERTO-VE-O-CINCO, respectivamente. - Que no existe ningún tipo de similitud conceptual entre la marca solicitada H.V.O. (denominativa) y la marcas registradas VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta) debido a que H.V.O. y VO5 son dos signos de fantasía. - Que para el caso del cotejo entre las marcas H.V.O. (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta) no se puede afirmar que el elemento predominante de la segunda marca sea la expresión VO5, debido a que la expresión ALBERTO tiene un lugar preponderante en la marca enunciada. - Que la marca H.V.O. (denominativa) fue creada por la sociedad Hevios S.A. para enaltecer el nombre del señor Héctor Villa Osorio, persona que constituye el socio fundador de la empresa y creador de la marca. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literales a) y h) de la mencionada normativa 1 ; y, de oficio se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2 Artículo Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

51 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión 2. directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas denominativas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta. 4. Marcas de fantasía. 5. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. En relación con los diferentes tipos de riesgos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 13. En el presente caso, Hevios S.A. solicitó el registro como marca del signo H.V.O. (denominativo) para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Artículo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

52 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Clasificación Internacional de Niza 3. Ante ello, Alberto-Culver International, INC. formuló oposición alegando ser titular de las marcas VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta) para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza 4, con las cuales el signo solicitado resultaba confundible. 14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad Cosméticos y productos para limpieza tales como: jabones; perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello; dentífricos; copitos, guantes y máscaras, y utensilios desechables de la citada clase, lava loza, limpia alfombras y limpia muebles, limpia vidrios, limpia pisos, limpiadores en polvo, detergentes, limpia hornos y limpia neveras, limpiadores líquidos multiusos; blanqueadores; cera para pisos, desmanchadores, suavizantes de ropa, brilladores y restauradores, ambientadores, crema para manos y cuerpo, cremas dentales, sedas dentales, talcos, y en general preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar preparaciones abrasivas y productos similares. La marca V05 (denominativa) distingue: productos para el cuidado del cabello, especialmente champús acondicionadores, atomizadores, sprays, cremas, gels para el cabello, tintes y productos para el ondulado y rizado, tratamientos de acondicionamiento profundo, tratamientos de aceites caliente, restauradores. La marca ALBERTO VO5 (mixta) distingue: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales cosméticos, lociones capilares; dentífricos. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

53 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que: La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

54 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (PROCESO 70-IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. 9 Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 8 9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

55 GACETA OFICIAL 25/01/ de 65 Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos 11. ( ). 15. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

56 GACETA OFICIAL 25/01/ de COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 16. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas y entre marcas denominativas, dado que el signo solicitado es H.V.O. (denominativo) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas opositoras son: VO5 (denominativa) y ALBERTO VO5 (mixta), registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 17. Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: H.V.O. Marcas registradas: VO5 (Certificado ). Certificado Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 19. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). 20. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se