SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 12322, ciclonbateria.cl. Titular: Sergio Jofre Revocante: Baterías Cyclon Limitada Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. VISTO: 1.- Que mediante Oficio de 4 de agosto de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio ciclonbateria.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 5 de agosto de 2016, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Baterías Cyclon Limitada, representada por don Hugo Rubio González, como revocante, y Sergio Jofre, como titular. 3.- Que, con fecha 26 de agosto de 2016, Baterías Cyclon Limitada demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio ciclonbateria.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma contar con una extensa experiencia en el mercado nacional, consolidándose como una compañía líder hace más de 35 años en la comercialización de todo tipo de productos, abasteciendo a las empresas más importantes en nuestro país. Ella se especializa en Baterías automotrices, motos, marinas, ciclo profundo, maquinaria pesada, minería, telecomunicaciones, climatización, energía eólica y solar; y se destaca por ofrecer, una amplia variedad de productos reconocidos nacionalmente, unidos a un sólido soporte técnico. Actualmente posee tres locales en Santiago, y otros en Las Condes, Huechuraba, Independencia, San Bernardo y Viña del Mar. 1

2 3.2. Luego, la demandante expresa que Baterías Cyclon Ltda. es la sociedad continuadora de Cyclon S.A. y que en orden a una reestructuración de la compañía, los socios decidieron ser los actuales titulares de la marca CYCLON. Además, ella es es titular del sitio web activo cyclonbaterias.cl, cuyo objetivo principal es entregar la información y promoción de sus productos y servicios, dirigidos principalmente a la comercialización de baterías para automóviles, asistencia técnica e instalación de las mismas en toda clase de vehículos. También es titular de los nombres de dominio cyclon.cl, bateríascyclon.cl, ciclonbaterias.cl y cyclonverde.cl; y la marca comercial CYCLON, inscrita y utilizada por más de 35 años, ha identificado la comercialización de baterías para vehículos, entre otras, que exitosamente ofrece en el mercado. CYCLON representa el posicionamiento a nivel nacional que ha alcanzado la empresa, y es el fruto del esfuerzo, trabajo y recursos que ha invertido el revocante con el objeto de que su marca sea el reflejo del éxito y consolidación en Chile Se argumenta que la demandante tiene mejor derecho e interés preferente en el nombre de dominio ciclonbateria.cl, que se asemeja a la marca comercial con la cual distingue sus productos y servicios, y también a su razón social, que es BATERIAS CYCLON LTDA., a través de la cual se ha relacionado por más de 35 años con sus clientes, proveedores y con todos los actores del mercado. En síntesis, CICLON hoy no solo es una marca comercial o razón social o nombre comercial, sino un sello de garantía, calidad, seriedad y confianza con el cual se ha reconocido al actor, que se ha transformado en uno de los actores más relevantes del mercado en la comercialización de baterías. Pues bien, la solicitud de nombre de dominio en cuestión, coincide en su elemento principal, esto es, CICLON, con la marca y con el nombre del dominio de la revocante, e incorpora casi íntegramente su marca y dominios previamente inscritos, sin que la incorporación de la palabra BATERIA sea suficiente para evitar confusiones entre los consumidores Por lo anterior, prosigue el demandante, de mantenerse el dominio a nombre de actual titular, los consumidores estarán expuestos a confusiones porque que asociarán el dominio en disputa a Baterías Cyclon Limitada, en circunstancias que no es así. En base a lo expuesto, y con la finalidad de evitar todo tipo de errores y confusiones entre el público consumidor, estima que el nombre del dominio en disputa debe ser asignado a la parte revocante. El otorgar el dominio ciclonbateria.cl al primer solicitante no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. Esta identificación no solo protege a los oferentes de los productos o servicios, sino que también a los consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del origen y la calidad de los mismos. 2

3 3.5. Así, se concluye en la demanda, resulta claro que la revocante ha obrado de buena fe, que existe similitud gráfica y fonética entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas comerciales y, asimismo, que existe un uso empresarial legítimo de la expresión CYCLON por su parte, lo cual en ningún caso infringe los principios de la competencia leal y ética mercantil sino que, al contrario, los revalida. En consecuencia, atendido lo expuesto y de los argumentos señalados, en especial la titularidad de los registros CYCLON, se estima que es Baterías Cyclon Limitada quien tiene intereses y derechos preferentes para que se le otorgue la asignación del nombre de dominio en disputa. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de la página web correspondiente, la titularidad de sus socios respecto de dos registros de la marca CYCLON, denominativa y mixta, para distinguir productos en la Clase 09 del Nomenclátor Internacional. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace de sus signos en el mercado nacional, y en particular la vigencia y actividad del dominio cyclonbaterias.cl, destinado a la oferta y promoción de los productos y servicios descritos en la demanda. Se acompañaron impresiones no actualizadas del resto de los nombres de dominio citados en la demanda, los cuales sin embargo se encuentran vigentes a favor del revocante. 5.- Que con fecha 31 de agosto de 2016 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que con fecha 1 de septiembre de 2016, el titular contestó la demanda y expuso únicamente que se dedica a la venta de baterías, y que inscribió el dominio pensando en su negocio, ya que la palabra ciclon simboliza movimiento y dinamismo, que es lo que su empresa promueve. 7.- Que con fecha 30 de mayo de 2016 se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. 3

4 TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y de aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio ciclonbateria.cl y su marca CYCLON, y también en la semejanza respecto de sus nombres de dominio cyclonbaterias.cl, cyclon.cl, bateriascyclon.cl, ciclonbaterias.cl y cyclonverde.cl, todos anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus productos y servicios, por lo cual la existencia y uso del primero provoca confusión en los consumidores y lesiona sus derechos de propiedad industrial. SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de los signos en conflicto, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien inscribió el nombre de dominio, para establecer si se vulneran los derechos previos del actor por el uso y difusión del signo protegido. SÉPTIMO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de las marcas registradas y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca. OCTAVO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. 4

5 NOVENO: Que, a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, existe similitud suficiente para generar la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria, pues el dominio ciclonbateria.cl no puede diferenciarse con el solo reemplazo del número plural por el singular en la expresión BATERIA, que no logra atenuar una evidente evocación de los signos del demandante. DÉCIMO: Que la acusada y manifiesta identidad de los elementos prevalentes tanto en los signos distintivos del actor como en el dominio en conflicto, unido a la identidad de productos y servicios, induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. UNDÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y previo al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial y nombres de dominio anteriores, y en el uso real y efectivo de sus signos distintivos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a aquel del titular, que no puede contraponer argumentos suficientes ni derechos semejantes. RESUELVO: Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio ciclonbateria.cl al revocante Baterías Cyclon Limitada. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 5

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