SOLICITANTE : HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Transcripción

1 SOLICITANTE : HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. Registro de lema comercial Signos descriptivos Lima, siete de enero de dos mil nueve. I. ANTECEDENTES Con fecha 18 de enero de 2008, Hermes Transportes Blindados S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial LA SOLUCIÓN SEGURA, para usarse como complemento de la marca de servicio HERMES y logotipo registrada bajo Certificado Nº 32207, que distingue servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 21 de mayo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: (i) El signo solicitado LA SOLUCIÓN SEGURA no puede ser admitida a registro, toda vez que se encuentra conformada por una frase simple, carente de fantasía que no refuerza la distintividad de la marca de servicio HERMES y logotipo que pretende complementar. En efecto, el lema comercial solicitado transmite como mensaje publicitario la idea que mediante los servicios que se pretende distinguir, el usuario obtendrá la satisfacción de sus requerimientos o necesidades, resultado que podrá conseguir de forma segura o certera. (ii) La frase LA SOLUCIÓN SEGURA puede ser utilizadas por los demás competidores en la publicidad para atraer la atención del usuario. En tal sentido, la frase solicitada será una expresión que no le indicará un origen empresarial determinado, pues no la va a relacionar únicamente con los servicios de la marca que pretende distinguir. Con fecha 9 de junio de 2008, Hermes Transportes Blindados S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) El lema comercial solicitado es un signo novedoso, original y curioso que anteriormente no ha sido utilizado por los competidores. (ii) El lema comercial solicitado no busca reforzar la distintividad de la marca HERMES y logotipo, ya que ésta es un signo distintivo, notorio y posicionado en el mercado. (iii) El lema comercial solicitado no es un indicador de una procedencia empresarial sino un elemento publicitario. (iv) La marca HERMES es un signo notoriamente conocido en el mercado peruano, de tal modo que si el consumidor aprecia el lema comercial en cuestión sucesivamente con la marca antes citada, tendrá una impresión 1-8

2 (v) conjunta de ambos signos, pero podrá apreciar que el lema es sólo un elemento publicitario, diferente de la misma marca, considerándose de este modo como un signo distintivo que cumple su función marcaria. Se ha utilizado un criterio equivocado de colocar al lema comercial al mismo nivel que una marca, contradiciendo así la mención explícita que se hace de su carácter complementario y accesorio; ya que el mensaje publicitario del lema comercial no necesariamente debe tener el mismo grado de distintividad que la marca a la cual acompaña, y los consumidores normalmente las perciben de modo distinto. (vi) Es posible que el lema comercial solicitado aluda algunas características de los productos, pero este lema comercial exige que el consumidor realice un proceso mental a fin de llegar a tener una determinada idea sobre su significado. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÒN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial LA SOLUCIÓN SEGURA reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. I. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Hermes Transportes Blindados S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación HERMES escrita en letras características dentro de un rectángulo y al lado derecho la figura estilizada de un rinoceronte, en la combinación de colores blanco, azul y rojo; conforme al modelo que distingue transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado Nº 32207, vigente hasta el 30 de abril de b) Se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas que guardan relación con el término SOLUCIÒN, tales como: S SERVIENTREGA CENTRO DE 2-8

3 SOLUCIONES (Certificado Nº 53910), FIRTH SOLUCIONES CONCRETAS (Certificado Nº 18637), AGENCIAS ON LINE SOLUCIONES A TU ALCANCE (Certificado Nº 48504), entre otras. c) Se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas que guardan relación con el término SEGURA, tales como: ASEGURAMOS LO ESENCIAL DE LA VIDA (Certificado Nº 39358), S SERVIENTREGA ES ENTREGA SEGURA! (Certificado Nº 31939), EXPRESO SEGURO (Certificado Nº 38337), entre otras. 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye, en última instancia, una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado y, por esta razón, se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como 4-8

5 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que: una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero de

6 La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado En el presente caso, se ha solicitado el lema comercial LA SOLUCIÓN SEGURA para publicitar la marca HERMES y logotipo, que distingue transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se considera que la frase LA SOLUCIÓN SEGURA, con relación a los servicios de embalaje y almacenaje de mercancías que se pretende distinguir, informa directamente al público usuario que los servicios que presta brindan a quien los contrata la mejor solución a sus necesidades. Así, por ejemplo, en un proceso de mudanza, se informa al público usuario que sus objetos serán guardados con el mejor cuidado y atención que se puede encontrar en el mercado. 6-8

7 En tal sentido, el signo solicitado constituye un término descriptivo, por lo que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado para la distinción de sus servicios, por lo que debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una expresión parecida para identificar los servicios en el mercado. En consecuencia, la Sala concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. No obstante lo anterior, conviene señalar que la denegatoria del registro del lema comercial LA SOLUCIÓN SEGURA no es impedimento para que Hermes Transportes Blindados S.A. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7. Finalmente, la solicitante ha manifestado que la marca HERMES es un signo notoriamente conocido en el mercado peruano, de tal modo que si el consumidor aprecia el lema comercial en cuestión sucesivamente con la marca antes citada, tendrá una impresión conjunta de ambos signos, pero podrá apreciar que el lema es sólo un elemento publicitario, diferente de la misma marca, considerándose de este modo como un signo distintivo que cumple su función marcaria. Asimismo, señaló que se ha utilizado un criterio equivocado de colocar al lema comercial al mismo nivel que una marca, contradiciendo así la mención explícita que se hace de su carácter complementario y accesorio; ya que el mensaje publicitario del lema comercial no necesariamente debe tener el mismo grado de distintividad que la marca a la cual acompaña, y los consumidores normalmente las perciben de modo distinto. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , ha afirmado que La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, 7 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero de

8 debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En tal sentido, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste, por sí mismo, sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Por lo expuesto, resulta irrelevante en el examen de registrabilidad del lema comercial solicitado, el supuesto carácter notorio de la marca que va a publicitar. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 21 de mayo de 2008, que DENEGÓ el registro del lema comercial LA SOLUCIÓN SEGURA, solicitado por Hermes Transportes Blindados S.A. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /spi MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 8-8