SOLICITANTE : COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

Transcripción

1 SOLICITANTE : COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. Suspensión del procedimiento por encontrarse en trámite la cancelación del registro correspondiente al lema comercial base de la denegatoria en Primera Instancia Lima, catorce de mayo de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 16 de octubre del 2002, Compañía Minera Antamina S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto ANTAMINA EN ACCIÓN, para distinguir material impreso, a saber, revistas, libros, folletos, panfletos, manuales, libros de ejercicios, cuestionarios, material de instrucción, encuestas, libros de referencias, hojas informativas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente: (i) El signo solicitado es semejante en grado de confusión con el lema comercial EN ACCIÓN, registrado en la clase 16, a favor de Banco Banex. (ii) Dicha semejanza radica principalmente en el hecho que ambos comparten la frase EN ACCIÓN, debiendo señalarse que si bien el signo solicitado incluye adicionalmente en su conformación la palabra ANTAMINA, la frase EN ACCIÓN constituye el único elemento constitutivo del lema comercial registrado. (iii) Los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial que se pretende distinguir con el signo solicitado son los mismos productos distinguidos por la marca publicitada con el lema comercial registrado. (iv) La semejanza fonética y gráfica que presentan los signos comparados, unida al hecho de ser signos destinados a la identificación de los mismos productos, permiten concluir que es muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, al apreciarlo de manera fugaz, asumirá que se trata de una variación del lema registrado EN ACCIÓN, lo cual no corresponde a la realidad. (v) Si bien la empresa titular del lema comercial registrado no ha formulado oposición contra la presente solicitud, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad. 1-6

2 Con fecha 19 de marzo del 2003, Compañía Minera Antamina S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que: i) Contrariamente a lo sostenido por la Oficina de Signos Distintivos, entre el signo solicitado y el lema comercial registrado no existen semejanzas capaces de generar riesgo de confusión o inducir a error al consumidor, puesto que los signos presentan caracteres propios que les permiten coexistir de manera pacífica en el mercado. ii) El signo solicitado está compuesto por tres términos, mientras que la marca registrada por dos, lo cual determina que dichos signos susciten una impresión auditiva y visual diferente. iii) En el presente caso, el factor tópico es sumamente importante, por cuanto la palabra ANTAMINA (nombre de una de las mineras más importantes del país) ubicada al inicio del signo solicitado, es la que más destaca y goza de una mayor fuerza distintiva al interior del signo, puesto que es la palabra que el público consumidor retendrá mejor en su memoria. Caso contrario ocurre con el lema comercial EN ACCIÓN, el cual por sí mismo es un signo débil que requiere necesariamente de elementos adicionales que le otorguen distintividad para diferenciarse de otros signos. iv) Al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos, la Oficina de Signos Distintivos ha desmembrado el signo solicitado, es decir comparó el elemento EN ACCIÓN del signo solicitado con el lema registrado EN ACCIÓN, dejando de lado la distintividad del término ANTAMINA. v) La frase EN ACCIÓN carece de la capacidad de poder indicar al consumidor el origen empresarial de los productos distinguidos por la marca que publicita. Con fecha 3 de abril del 2003, Compañía Minera Antamina S.A. informó haber solicitado la cancelación del registro correspondiente al lema comercial EN ACCIÓN. En tal sentido, solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se emita pronunciamiento respecto a dicha cancelación. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar: a) Si corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento. b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ANTAMINA EN ACCIÓN y el lema comercial registrado EN ACCIÓN. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes 2-6

3 Se ha verificado que Banco Banex (Perú) es titular del lema comercial EN ACCIÓN, inscrito con certificado Nº 2754, vigente hasta el 30 de setiembre del 2007, para publicitar la marca BANCO BANEX y logotipo, la cual distingue revistas, boletines, guías, folletos bancarios, tarjetas, sobres y libretas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Actualmente, se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos y bajo expediente N , la cancelación por falta de uso del registro correspondiente a dicho lema comercial, solicitada por Compañía Minera Antamina S.A., con fecha 3 de abril del Suspensión del procedimiento 2.1 Base legal El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente: Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. De lo expuesto, se desprende que la norma citada tiene el propósito de contribuir a una mejor definición de los derechos reconocidos a los particulares, propiciando la seguridad jurídica de las decisiones que expida la Autoridad Administrativa. Esta norma contiene dos supuestos claramente diferenciados: El primero, referido al caso en que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado. El segundo, referido al caso en que en el momento de estarse tramitando un procedimiento administrativo se tome conocimiento de que existe una cuestión contenciosa ventilándose ante el Poder Judicial que, si bien no versa sobre la misma materia, guarda conexión con el procedimiento administrativo. En este segundo supuesto, se reconoce a los órganos funcionales del INDECOPI una facultad discrecional, en la medida que se les faculta a suspender el procedimiento 3-6

4 administrativo a su cargo siempre que a su criterio consideren que la cuestión contenciosa ventilada ante el Poder Judicial sea indispensable para expedir resolución. La Sala considera que si bien el segundo supuesto contenido en el artículo 65 de la citada norma no alude directamente a la posibilidad de que un órgano funcional del INDECOPI suspenda la tramitación de un procedimiento administrativo en vista de la existencia de otro procedimiento tramitado ante otro órgano funcional del INDECOPI, la situación allí contemplada es aplicable por analogía entre procedimientos tramitados ante el INDECOPI. En efecto, Rubio 1, al comentar los presupuestos de la analogía, señala que: La analogía es un método de integración jurídica mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho distinto de aquél que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia. Así, empleando la formalización sistemática de Rubio 2, se considera que resulta aplicable al presente caso el argumento a pari de analogía, el cual constituye el arquetipo de la analogía y consiste en que donde hay la misma razón hay el mismo derecho. Además, cabe agregar que la aplicación del segundo supuesto contenido en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807 a procedimientos tramitados ante el INDECOPI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Ley del Procedimiento Administrativo General 3 que prevé la aplicación de, entre otros principios generales del Derecho Administrativo, los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento. Al respecto, Dromi 4 sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que 1 Rubio, El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Sétima Edición, Lima 1996, pp. 292 y ss. 2 A puede hacer X X es sustantivamente semejante a Y A no está impedido ni limitado de hacer Y Por consiguiente, A puede hacer Y. 3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de abril del 2001 y vigente desde el 11 de octubre del mismo año. 4 Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p

5 la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos. En virtud de lo expuesto, resulta válido afirmar que si los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender un procedimiento administrativo por encontrarse en trámite un procedimiento judicial que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, a lo que se decida en el procedimiento judicial, los órganos funcionales del INDECOPI también están en aptitud de suspender sus procedimientos administrativos en razón de estarse tramitando otro procedimiento -ante el mismo INDECOPI- con el cual existe conexión. Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala determina que la situación prevista en el segundo supuesto del artículo 65 establece una facultad, mas no una exigencia, lo que implica que los órganos funcionales del INDECOPI están en aptitud de decidir, en base a su propio criterio, si proceden o no a suspender un determinado procedimiento sujeto a su competencia. 2.2 Aplicación al caso concreto En el presente caso, se configura el segundo supuesto mencionado en el punto anterior, puesto que la suspensión del trámite correspondiente a la presente solicitud de registro se sustenta en el hecho de haberse iniciado -con posterioridad a la fecha en la fue presentada dicha solicitud- la acción de cancelación por falta de uso correspondiente al lema comercial en base al cual la Primera Instancia denegó el registro solicitado. Dado que la decisión que se adopte respecto a la cancelación del registro correspondiente al lema comercial EN ACCIÓN, solicitada por Compañía Minera Antamina S.A. -bajo expediente Nº puede afectar la resolución de la presente solicitud de registro de la marca de producto ANTAMINA EN ACCIÓN, se concluye que por razones de eficacia y economía procesal corresponde acceder a la suspensión solicitada. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA SUSPENDER la tramitación del expediente N hasta que se resuelva el expediente N , correspondiente a la acción de cancelación por falta de uso del lema comercial EN ACCIÓN, solicitada por Compañía Minera Antamina S.A. 5-6

6 Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /pl LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 6-6