SOLICITANTE : SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.

Transcripción

1 SOLICITANTE : SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. Registro de lema comercial Falta de distintividad Lima, treinta de abril de dos mil dos I. ANTECEDENTES Con fecha 15 de mayo del 2001, Estudio Barreda Moller S. Civil de R.L. (Perú) solicitó el registro del lema comercial DONDE TU SOL VALE MAS, para usarla como complemento de la marca MINI SOL MINIPRECIOS y diseño, registrada bajo certificado N 25141, que distingue servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. Posteriormente, el 16 de octubre del 2001, Estudio Barreda Moller S. Civil de R.L. señaló que ha transferido los derechos expectaticios sobre su solicitud de registro a favor de Supermercados Santa Isabel S.A., presentando el documento de transferencia respectivo. Mediante proveído de fecha 22 de octubre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos tuvo como solicitante en el presente procedimiento a la empresa Supermercados Santa Isabel S.A. (Perú). Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2002, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, por considerar que carece del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Precisó que la frase DONDE TU SOL VALE MAS sugiere la idea de que al contratar los servicios que distingue la marca que pretende publicitar (MINI SOL MINIPRECIOS y logotipo), el consumidor podrá obtener mayores beneficios y utilidades que cualquier otra entidad dedicada a prestar los mismos servicios. Así, el lema comercial solicitado es una frase laudatoria que sólo se limita a elogiar a la empresa solicitante, indicando que el consumidor que contrate los servicios que ofrece Supermercados Santa Isabel S.A. tendrá más opciones de obtener ingresos o ventajas adicionales que al contratar los servicios de la competencia. Con fecha 1 de marzo del 2002, Supermercados Santa Isabel S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que si bien muchos anuncios publicitarios contienen expresiones que destacan sobre todo el menor precio del producto proporcionado, la frase contenida en el lema solicitado emite el mismo mensaje no con una expresión usual en publicidad, sino de manera creativa, diferente a la empleada por otros competidores, por lo que no constituye una frase simple ni de uso común en la publicidad, se limita a alabar los productos promocionados. En tal sentido, indicó que el signo solicitado es apto para actuar como complemento de la marca MINISOL MINIPRECIOS y diseño. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1-6

2 La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial DONDE TU SOL VALE MAS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Supermercados Santa Isabel S.A. es titular de la marca de servicio constituida por la denominación MINI SOL MINIPRECIOS, en letras características, y el diseño de una moneda, todo dentro de una figura rectangular y en los colores rojo, amarillo, azul y blanco, donde no se reivindica la palabra MINIPRECIOS, conforme al facsímil, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, con certificado de registro N 25141, vigente desde el 29 de marzo del 2001 hasta el 29 de marzo del Cabe señalar que el registro de la marca en cuestión fue solicitado y otorgado por Estudio Barreda Moller S. Civil de R.L., empresa que se lo transfirió a Supermercados Santa Isabel S.A., habiéndose inscrito dicha transferencia en el certificado respectivo el 25 de enero del 2002 (Asiento N 2). 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 2-6

3 tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En ese sentido, se debe considerar que en dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. 3-6

4 La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 4-6

5 122 5 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. Agrega que...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto La Sala considera que el signo solicitado DONDE TU SOL VALE MAS, en relación con los servicios que distingue la marca registrada MINI SOL MINIPRECIOS y diseño (servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial), constituye una frase 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 del 27 de febrero del

6 simple, similar a otras frases que se usan frecuentemente en el mercado - tales como DONDE TU DINERO VALE MÁS la cual sin fantasía alguna promociona el bajo costo de los servicios ofrecidos. En este sentido, la frase solicitada difícilmente podrá ser asociada con una marca determinada, por lo que no cuenta con la distintividad necesaria para acceder a registro. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión razón por la cual no corresponde acceder a su registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2002 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial DONDE TU SOL VALE MAS, solicitado por Supermercados Santa Isabel S.A. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Luis Abugattás Majluf. /rl LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 6-6