Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Transcripción

1 Sigue siendo necesaria la inscripción de la licencia para que el licenciatario pueda entablar acciones por infracción del derecho de propiedad industrial? Ángel García Vidal Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo Se examina el status questionis de la exigencia de inscripción de la licencia como condición para que el licenciatario de un derecho de propiedad industrial pueda entablar acciones judiciales en defensa del derecho licenciado y se valora el posible impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (dictada en relación con títulos de la Unión Europea) en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (con relación a los títulos nacionales). 1. Preliminar La regulación de los distintos derechos de propiedad industrial, tanto de los nacionales como de los de la Unión Europea, prevé la posibilidad de que el licenciatario de uno de esos derechos, cumpliendo determinadas condiciones, pueda entablar acciones por infracción del derecho licenciado. A su vez, dicha normativa también establece que la oponibilidad frente a terceros de buena fe de la licencia (y de otros negocios como la cesión o la constitución de derechos reales) requiere su inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad Industrial (Registro d e P a t e n t e s d e l a O fi c i n a E s p a ñ o l a d e P a t e n t e s y M a r c a s, R e g i s t r o d e V a r i e d a d e s P r o t e g i d a s d e la Oficina Española de Variedades Vegetales, Registro de Marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Registro de Marcas de la OEPM, etc.). Así sucede en el artículo 79.2 de la Ley de Patentes del 2015 (y antes en el mismo artículo de la ley de 1986); en el artículo 23.3 de la Ley 3/2000, de Régimen Jurídico de las Protección de las Obtenciones Vegetales; en el artículo 4.3 de la Ley de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores; en el artículo 46.3 de la Ley de Marcas del 2001; en el artículo 59.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial; en el artículo 23 del Reglamento n.º 207/2009, sobre la Marca de la Unión Europea; en el artículo 33.2 del Reglamento n.º 6/2002, sobre Dibujos y Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible sin afectar al sentido la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1

2 Modelos Comunitarios, y en el artículo 23.3 del Reglamento n.º 2100/94, relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales. Tradicionalmente ha existido consenso a la hora de considerar que la exigencia de la inscripción de la licencia (o de los demás negocios transmisivos), para su oponibilidad frente a terceros de buena fe, opera ante todo en los casos en que el titular del derecho realiza actos incompatibles (como la concesión de dos licencias exclusivas), de modo que se da preferencia a la primera inscripción en el Registro. Pero ha habido más discusión a la hora de determinar si el licenciatario (o el cesionario) de un derecho pueden demandar a terceros infractores cuando la cesión o la licencia no han sido inscritas en el correspondiente Registro de la Propiedad Industrial. 2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español 2.1. En este punto, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido exigiendo la inscripción de la licencia como condición para que el licenciatario pueda entablar las acciones. Según dicha jurisprudencia, el licenciatario o el adquirente de un derecho de propiedad industrial no podrá ejercitar acciones contra terceros sobre la base de su derecho hasta que no haya quedado válidamente inscrito. Así, por ejemplo, en relación con la licencia de patente, la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 893/1995, de 18 octubre de 1995 (RJ 1995\7545), mantiene que «[n]adie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos inter partes; por eso, el licenciatario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia». Esta doctrina fue reiterada por el Tribunal Supremo en su Sentencia n.º 158/1996, de 7 de marzo de 1996 (RJ 1996\1882), y en la n.º 26/2001, de 17 de enero del 2001 (RJ 2001\4), y ha sido matizada únicamente para admitir la legitimación activa del licenciatario no inscrito para el ejercicio de las acciones por infracción cuando actúa como codemandante con el titular del derecho. Así lo ha reconocido, en un caso de patentes, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 11 de julio del La referida jurisprudencia del Tribunal Supremo ha encontrado la oposición de un destacado sector de la doctrina, así como de algunos pronunciamientos de la llamada jurisprudencia menor (incluso posteriores al establecimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo), que consideran que el principio de no oponibilidad de los actos no inscritos no debe llevar a negar la legitimación activa al titular no inscrito de un derecho de propiedad industrial que demanda a terceros por infracción del derecho. Según esta interpretación, el principio de no oponibilidad pretende únicamente proteger a quienes actuaron confiados en la información que figura en el Registro, pero no a los infractores de los derechos. En este sentido, es muy relevante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta) de 19 de julio de 1999 (AC 2000\292), en la que se destac a q u e e l l l a m a d o e f e c t o n e g a t i v o d e l a p u b l i c i d a d r e g i s t r a l «n o s i g n i fi c a q u e e l t i t u l a r 2

3 extrarregistral no pueda accionar frente a terceros no amparados por el registro, sino que quienes actuaron fiados en el Registro no han de verse perjudicados por los actos no inscritos realizados por el titular». Además, según esta sentencia, negar al titular no inscrito de un derecho de propiedad industrial la legitimación activa para demandar, implicaría un vacío y la imposibilidad de que nadie defendiese el derecho, pues el anterior titular, que aún figura en el Registro, tampoco podría hacerlo al carecer de interés legítimo. La doctrina sentada por esta sentencia ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), como la Sentencia de 12 de junio del 2001 (AC 2002\ 235) o la de 30 de enero del 2004 (AC 2004\506) Así las cosas, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) núm. 748/2013 de 10 diciembre (RJ 2013\8403) podría parecer que vino a cambiar la jurisprudencia del alto tribunal español. Esta sentencia interpretó la noción del tercero protegido por la no inscripción de un contrato de licencia en el Registro y, aunque lo hizo al hilo de la disposición de la Ley de Marcas, su análisis es extrapolable a los demás derechos de propiedad industrial. Así, según esta sentencia del Tribunal Supremo, «para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero desconocedor o ignorante que es clave para determinar el sentido del precepto se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquel que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito. Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba». Ahora bien, tampoco puede desconocerse que en realidad esta sentencia no afronta el problema al hilo del ejercicio de las acciones en defensa del derecho de propiedad industrial, sino en relación con el posible efecto enervante de la infracción de una marca comunitaria que tiene la autorización del titular de una marca española prioritaria e idéntica a la comunitaria, como consecuencia de no constar registrado el negocio jurídico por el que aquélla fue concedida a la demandada. Y, por lo tanto, no puede sostenerse que en esta sentencia el Tribunal Supremo haya modificado su jurisprudencia. De hecho, con posterioridad a dicha sentencia, las Audiencias Provinciales han continuado exigiendo la inscripción de la licencia. Es muy relevante, a este respecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésima Octava) núm. 231/2014, d e 1 8 d e j u l i o ( J U R \ \ ), s e g ú n l a c u a l «[e] l a r t í c u l o 7 9 d e l a L e y 1 1 / d e P a - tentes (LP) exige en su número 2 que las licencias que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas deban ser inscritas en el Registro correspondiente (en este caso el de la OEPM) y sólo entonces surtirán efectos frente a terceros de buena fe. Asimismo, en el núm. 3 del citado precepto legal se dispone que no podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos. Se trata de previsiones legales de contenido terminant e e i n d u d a b l e c a r á c t e r i m p e r a t i v o. D e a h í q u e l a j u r i s p r u d e n c i a e s p a ñ o l a h a y a s e ñ a l a d o 3

4 con rotundidad (sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 18 de octubre de 1995 y 17 de enero de 2001), que la licencia no inscrita sólo produce efectos inter partes, por lo que el licenciatario en exclusiva no inscrito no podría actuar por sí mismo frente a tercero, fundándose en ella, sino que debería instar al titular de la patente para que fuera éste el que actuase contra aquél». 3. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 3.1. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha dictado últimamente dos sentencias en las que analiza directamente si es precisa o no la inscripción de la licencia para que el licenciatario de una marca o de un diseño de la Unión Europea pueda entablar las acciones por infracción del derecho. Recuérdese que el artículo 23.1 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE) dispone que la licencia (regulada en el art. 19 RMUE), la cesión (art. 17) y la constitución de derechos reales sobre la marca de la Unión Europea (art. 22) «sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro». Y se añade que «sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos». Por su parte, y de manera paralela, el Reglamento 6/2002 dispone en su artículo 33.2 que, por lo que respecta a los dibujos y modelos comunitarios registrados, los actos jurídicos de cesión, constitución de derechos reales, embargos y concesión de licencias (indicados en los artículos 28, 29 y 32 del reglamento) «sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro. Antes de su inscripción, dichos actos surtirán efectos frente a terceros que hubieran adquirido derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado antes de la fecha de realización del acto pero que conocieran su existencia en la fecha en que adquirieron tales derechos» Pues bien, el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 4 de febrero del 2016, en el asunto C 163/15, Youssef Hassan y Breiding Vertriebsgesellschaft mbh (ECLI:EU:C:2016:71), al resolver la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) e interpretar el precepto del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea que se refiere a la inscripción de la licencia, ha sentado una jurisprudencia según la cual dicha inscripción no es precisa para el ejercicio de las acciones en defensa de la marca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que, leída aisladamente, la primera frase del apartado 1 del artículo 23 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea podría interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede hacer valer los derechos conferidos por la marca frente a terceros, incluido quien falsifique ésta, si la licencia no se ha inscrito en el Registro. Pero el tribunal entiende que el precepto debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercer acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia, aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro. Porque la norma tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener d e r e c h o s s o b r e u n a m a r c a d e l a U n i ó n E u r o p e a e n c u a n t o o b j e t o d e p r o p i e d a d, y p o r q u e 4

5 el mencionado reglamento no contiene, en relación con la licencia, una disposición análoga a la de su artículo 17.6, según el cual «mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria». De este modo, el Tribunal de Justicia sigue una interpretación que ya había sido sostenida en España por alguna resolución de los juzgados y tribunales de Marcas de la Unión Europea [como es el caso, por ejemplo, de las sentencias del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, de 15 de julio del 2005 y de 26 de julio del 2006, en las que se entendió que el artículo 23.1 del reglamento, cuando alude al tercero, no se refiere al tercero que infringe la marca comunitaria, sino a aquel tercero que, después de otorgarse el contrato de licencia, adquiere del titular de la marca derechos sobre la marca (sucesivos adquirentes o posteriores licenciatarios] Posteriormente, el Tribunal de Justicia ha efectuado esta misma interpretación a propósito de los diseños industriales de la Unión Europea declarando que el artículo 33.2 del Reglamento núm. 6/2002, sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercer acciones por infracción de los derechos sobre el dibujo o modelo registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro de Dibujos y Modelos Comunitarios. Así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 22 de junio del 2016 (as. C 419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG y Grüne Welle Vertriebs GmbH, ECLI:EU:C:2016:468). 4. Sobre el eventual impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la jurisprudencia española Esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia puede suponer un nuevo impulso para los defensores de la tesis contraria a la que tradicionalmente viene siguiendo el Tribunal Supremo. De hecho, ha provocado que ya se haya presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que se le plantea al alto tribunal español la cuestión de si su jurisprudencia queda afectada por la del Tribunal de Justicia. No obstante, el Tribunal Supremo, en su Auto de 16 de noviembre del 2016 (EDJ 2016/208787) dictado en materia de marcas, no ha entrado a analizar la cuestión, por entender que carecía de interés casacional al no tener consecuencias prácticas, dado que en el caso se habían interpuesto acciones por competencia desleal, no acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. La jurisprudencia del Tribunal Justicia es vinculante para los tribunales españoles, que deberán seguirla cuando conozcan de asuntos relativos a marcas o diseños industriales de la Unión Europea. Pero, al estar dictada en interpretación de los reglamentos de marcas y diseños de la Unión Europea, y no en interpretación de una directiva, no es vinculante a la hora de interpretar la legislación nacional reguladora de los derechos de propiedad industrial. [No en vano, la necesidad de inscripción de la licencia no está armonizada en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre del 2015, relativa a l a a p r o x i m a c i ó n d e l a s l e g i s l a c i o n e s d e l o s E s t a d o s m i e m b r o s e n m a t e r i a d e m a r c a s, n i e n la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Y, aunque la Directiva 2004/48/CE del Parlamento 5

6 Europeo y del Consejo, de 29 de abril del 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, dispone en su artículo 4 que los Estados miembros reconocerán legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos a los licenciatarios, matiza que lo harán «en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella»]. Así las cosas, es muy dudoso que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia vaya a comportar un cambio de orientación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con los derechos de propiedad industrial nacionales. Ello es así como consecuencia de la entrada en vigor de la L e y d e P a t e n t e s d e l e l p r ó x i m o 1 d e a b r i l d e e s t e m i s m o a ñ o P o r q u e, e n e f e c t o, la Ley de Patentes del 2015 ha venido a consagrar esta interpretación jurisdiccional al disponer el artículo de la Ley de Patentes que están legitimados para el ejercicio de las acc i o n e s «l o s t i t u l a r e s d e l o s d e r e c h o s i n s c r i t o s e n e l R e g i s t r o d e P a t e n t e s». Y e n l a r e f e r e n c i a a l o s «t i t u l a r e s d e l o s d e r e c h o s» c a b e e n t e n d e r e n g l o b a d o s t a n t o e l t i t u l a r d e l a p a t e n t e c o m o l o s l i c e n c i a t a r i o s, p u e s e l p r o p i o a r t í c u l o d e l a L e y d e P a t e n t e s s e r e f i e r e a e l l o s como «titulares de una licencia», por lo tanto, titulares de un derecho de licencia. Y el artículo 117 de la Ley de Patentes del 2015 también es aplicable a otros derechos de propiedad industrial nacionales: a las marcas y nombres comerciales (en virtud de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas), al diseño industrial (disposición adicional primera de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial) y a las obtenciones vegetales (disposición final de la Ley 3/2000). Todo ello, sin perjuicio de que la Ley de Patentes del 2015 haya introducido alguna modulación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, de conformidad con la línea jurisprudencial que ha venido exigiendo la inscripción registral, ésta tiene que haberse producido al tiempo de entablar la demanda, ya que en virtud de la perpetuatio iurisdictionis la ausencia de legitimación activa no es subsanable. [Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), núm. 836/2006, de 4 de septiembre del 2006 (RJ 2006\8547)]. De hecho, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 octubre de 1995 [Sentencia núm. 893/1995 (Sala de lo Civil) (RJ 1995\7545)] destaca que es indiferente que en el momento de dictarse sentencia ya esté inscrita la cesión o la licencia de patente, pues lo determinante para comprobar la legitimación activa es el momento en que se entabla la demanda. Sin embargo, el artículo de la Ley de Patentes del 2015 preceptúa ahora que también estarán legitimados para el ejercicio de las acciones quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en el Registro de Patentes del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida. Para más información consulte nuestra web o diríjase al siguiente de contacto: info@gomezacebo-pombo.com. Barcelona Bilbao Madrid Valencia Vigo Bruselas Lisboa Londres Nueva York 6