SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXIV Número 2932 Lima, 6 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 399-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1036/2014. Referencia: Signos: G (mixto) y GG (mixto)... 2 PROCESO 455-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos mixtos TERPEL PROCESO 494-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos mixtos NUESTRO DIARIO Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre del 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: 399-IP-2015 Interpretación Prejudicial Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. 1036/2014 Signos: G (mixto) y GG (mixto) Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 114/2015, recibido el 18 de agosto de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1036/2014; y, El Auto del 4 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: GUCCIO GUCCI S.P.A. Demandada: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI). ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Ll ó

3 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de Hechos Relevantes 2.1. El 17 de septiembre del 2012, GUESS?, INC. solicitó ante la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) el registro como marca del signo "G" (mixto) 1 para proteger productos de la Clase 18 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) El 15 de enero del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó oposición a la mencionada solicitud de registro de marca, argumentando que es titular de la marca GG (mixta) 3, destinada para proteger productos de la Clase 18 4 de la Clasificación Internacional de Niza El 28 de mayo del 2013, mediante Resolución 278/2013 la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró infundada la oposición presentada por GUCCIO GUCCI S.P.A. y se concedió el registro de la marca "G" (mixta) a favor de GUESS?, INC El 22 de agosto del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presentó Recurso de Revocatoria contra la Resolución 278/2013, el mismo que fue resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI el 19 de septiembre de 2013 mediante Resolución DPI/OP/REV-N º 268/ 2013 por la cual rechazó el Recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 278/ El 4 de octubre del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presentó Recurso Jerárquico contra de la Resolución DPI/OP/REV- N º 268/ Expediente: SM Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de cuero como son: bolsos, carteras, maletas, estuches para llaves, estuches para tarjetas de visita, cubierta de pasaportes, monederos, agendas, mochilas, maletines y portafolios. 3 Certificado C. 4 Clase 18: Productos de cuero e imitación de cuero, abures y bolsas de viaje, paraguas y sombrillas talabartería, bolsas y bolsas para el hombro, manteles, portafolios, neceseres, carteras, billeteras. 2 ' V

4 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de El 10 de febrero del 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución DGE/OPO/J- 049/2014, resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma GUCCIO GUCCI S.P.A. y, en consecuencia, confirmó de forma total la Resolución DPI/OP/REV- 268/ El 24 de octubre del 2014, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó Demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución DGE/OPO/J-N º 49/ El 13 de febrero de 2015, la Directora General Ejecutiva y Representante Legal del SENAPI dio respuesta a la demanda contenciosa administrativa Mediante Resolución de 1 O de abril del 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda GUCCIO GUCCI S.P.A. en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) GUCC/0 GUCCI S.P.A. es propietaria en Bolivia del registro de marca No C desde fecha 13 de noviembre de 1997 para proteger productos de ta Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza cuyos productos han obtenido a lo largo de los años de fabricación un reconocimiento internacional que ha valido obtener un meritorio prestigio internacional logrando su marca obtener la declaración de notoriedad en varios países y comunidades de comercio" "(...) el hecho de no ser válida una declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del Convenio de París con /as pruebas presentadas que versan sobre resoluciones de la Comisión Europea con representación en España No ; ; ; que declaran que la marca de mi representada es notoria deducib/emente resulta ser totalmente desfavorable el no reconocerlo por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en /as Resoluciones DPI/OPIREV y DGE!OPO/J- 049/2014" "La marca "GG" (logotipo) registro No C es una de /as marcas más importantes de GUCC/0 GUCCI S.P.A. marca que se encuentra en muchos países del mundo protegida y que es ambicionada para ser copiada o imitada, motivo por el cual presentamos oposición contra la solicitud de la marca G (mixta) BAJO PUBLICACIÓN hecha a nombre de GUE SS? INC., pues a partir de la concesión del registro se 3

5 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 otorgaría derechos de exclusiva Jo cual derivaría en el riesgo injusto para mis mandantes". 4. Argumentos de Contestación a la Demanda El SENAPI, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(...) el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (SIC), estableció que una marca será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier país miembro, es decir Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia; siendo que, para que la misma sea conocida como tal convergen diversos factores como el de difusión y el uso intensivo de los productos de la marca, así como su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los mismos" La prueba documental presentada por GUCCIO GUCCI S. P.A. "debe ser entregada conforme exigen las normas legales vigentes en el país" en consecuencia, GUCCI no demostró mediante prueba idónea, ni en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país miembro de la Comunidad Andina. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) 5 del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretará por ser procedentes. De oficio, se interpreta el literal d) del Artículo 134 por cuanto los signos en conflicto están constituidos por letras; de la misma forma los Artículos 224, 228, y 229 de la Decisión 486 6, en virtud de que la controversia Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean /os productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario Artículo 134. (...) Podrán constituir marcas, entre otros, /os siguientes signos: d) las letras y los números; Artículo Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido "Artículo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, /os siguientes factores. 4

6 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 versa sobre la confundibilidad de una marca respecto de la cual se alega una supuesta notoriedad. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre signos mixtos. 4. Marcas conformadas por letras. 5. La marca notoriamente conocida su protección y su prueba. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1.1 En su escrito de demanda, GUCCIO GUCCI S.P.A. manifestó que se habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo, g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o. k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". "Artículo No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero." 5

7 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de El SENAPI, por su parte, afirma que no se tomó en cuenta material probatorio presentado por la demandante por cuanto se habría incumplido con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Decisión 486, al presentar documentos probatorios en idioma inglés y debido a que no habría sido posible determinar la notoriedad alegada, de conformidad con los parámetros establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto. 1.3 El principio fundamental del Derecho comunitario andino es el principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino" y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 1.4 Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero Asimismo, la doctrina especializada se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6, y Proceso 30-IP-2014 de 1 O de septiembre de 2014, p Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5, citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-At-2001 de 27 de junio de 2002, p i f;

8 Proceso 399-1P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva-por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo 1º. 1.8 Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los Países Miembros. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1.9 En virtud del Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.1 O Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 11 (antes Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una obligación de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario, contenido en el Artículo 1 del Tratado; y, la otra obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento y que deriva, a su vez, 9 Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-A/-2001, p. 36, y 34-Al-01, p Ibídem. 11 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. "Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar /as medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación." 7

9 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la.comun.idad, Ar:idina--en.,ámbitos específicos Goma -el. de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario De igual forma, se debe tener en cuenta que la norma comunitaria deja en responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella. En aplicación del principio de Complemento Indispensable, les corresponde a los países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho Comunitario o restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados en la norma comunitaria En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países 13. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos 12 Procesos 1-A/-2001, p. 38, y 34-A/-01, p. 48. I ; 13 Ibídem. 8

10 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de Se abordará el tema, en virtud de que en el Proceso Interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca G (mixta), solicitada por GUESS?, INC, y la marca GG (logotipo), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 9

11 Proceso 399-1P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 14 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común_ 1s Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 14 Proceso 512-IP de 15 de julio de Caso. "LOCKHEED MARTIN". 15 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de Caso. "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 10

12 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. (' \ 2.9. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios 11 r o

13 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo G (mixta) y GG (mixta). 3. Comparación entre signos mixtos 3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo G (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como de la marca opositora GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 16 ; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 17 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en 16 Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de pp

14 Proceso 399-1P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 1s. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1 9 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas G (mixta), solicitada por GUESS?, INC., y GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S. P.A. 4. Marcas conformadas por letras 18 Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7, y, 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p

15 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de un signo mixto constituido por ocho (8) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software deve/opment kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor 21. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p Véase, a título referencial e ilustrativo, /as directrices de la lntellectual Property Office of New Zea/and (IPONZ}, "Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capítulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: 002e-letters-and-numerals7. 22 Ibídem. 14

16 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial. 5. La marca notoriamente conocida su protección y su prueba. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extra comunitario 5.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a El artículo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido" De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son 23 : Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o 23 Artículo Se considerarán como sectores perlinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: L f a) /os consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, b) las personas que parlicipan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 15 '

17 Proceso 399-1P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 servicios a los que se aplique Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros En relación con el principio registra!: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero 25 ; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté 24 Artículo Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 25 Artículo No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que. a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; 16

18 Proceso 399-1P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 26. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica En relación con el Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido En relación con el Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con 26 Artículo No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que. b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o senicios. o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro \ \ 27 Sobre este tipo de riesgo pueden verse. MONTEAGUOO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA" Ed. Civitas, Madrid España, Pág

19 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 la calidad y características de los productos o serv1c1os que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba 5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: r a) el grado de su conocimiento entre /os miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de /os productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promover/o, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique; e) /as cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; O, 18

20 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 5.1 O. La notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido 2a _ De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias: 2 9 a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero 3o _ ( 28 Véase, en ese sentido, por ejemplo, tas interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP de 5 de septiembre de 2013, pp , et Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp , y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p Ibídem. 30 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo No se negará ta calidad de notorio a un signo por el so/o hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extran1ero, 19 f.. e.

21 Proceso 399-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión ; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículos 137, 172 y 225 de la Decisión En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca GG (mixta) era notoriamente conocida al momento de la presentación de la solicitud del signo G (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si existe riesgo de confusión y/o asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 1036/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. t Q.J./ /111 / - -- Cecilia Ltñsa AyTÍón Quinteros MAGISTRADA Marth AGISTRADA \. 11 (... )" 31 Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss., y el Proceso 87-IP-2013, pp 33 y ss, ya citados 20

22 Proceso 399-1P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de ; -- Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21

23 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: 455-IP-2015 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos mixtos TERPEL Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2228, recibido el 7 de septiembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º ; y El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO TERPEL S.A. El objeto de interpretación fue fijado mediante auto del 11 de agosto de

24 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 Demandados: Tercero Interesado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1. BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO (en adelante BORIS MIGUEL) es titular del nombre comercial mixto TERPEL, para proteger actividades relacionadas con los servicios de tercerización de personal e intermediación laboral (Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza}. Fue registrado mediante Resolución de 12 de noviembre de 2007, ante la solicitud presentada el 27 de julio de 2006) El 18 de agosto de 2005, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A (en adelante ORGANIZACIÓN TERPEL), solicitó el registro de la marca mixta TERPEL, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: "servicios de comercialización de productos o servicios". (Expediente administrativo ) Una vez publicada no se presentaron oposiciones El 27 de abril del 2007, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), mediante Resolución concedió el registro solicitado El 9 de junio de 2008, BORIS MIGUEL y TERPEL S.A. (en adelante TERPEL), interpusieron un recurso extraordinario de revisión contra el anterior acto administrativo El 11 de mayo de 2010, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI mediante Resolución S/N, resolvió el recurso extraordinario de revisión confirmando el acto administrativo impugnado. Se argumentó que la ORGANIZACIÓN TERPEL tiene varias marcas registradas con el elemento TERPEL; dentro de estás tiene registrada la marca mixta TERPEL el 16 de abril de 2002, para proteger productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas TERPEL, registradas para amparar servicios de las Clases 35, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. pero fue declarada infundada. 2

25 GACETA OFICIAL 06/03/ de BORIS MIGUEL presentó demanda en el marco de recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el IEPI, cuya pretensión principal es la nulidad del anterior acto administrativo El 7 de septiembre de 2015, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de República del Ecuador mediante Oficio 2228, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda presentados por BORJS MIGUEL y TERPEL: 3.1. Manifestó que BORIS MIGUEL es titular del nombre comercial TERPEL, ya que lo usó a partir del año Indica que ORGANIZACIÓ N TERPEL no tiene derecho sobre la marca TERPEL desde La supuesta cesión por parte de TERPEL DE LA SABANA S.A., se presentó el 27 de septiembre de 2005 sin cumplir con los requisitos normativos. En el título se puede verificar que TERPEL DE LA SABANA S.A. era titular de la marca mixta TERPEL, el cual fue emitido el 28 de septiembre de Argumentos de la Contestación presentados por el IEPI: 4.1. En resumen indicó en su contestación: "El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión Andina 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual". 5. Participación del Tercero Interesado ORGANIZACI Ó N TERPEL: 5.1. Adujo que tiene derecho prioritario sobre la denominación TERPEL, ya que es titular de una marca concedida en el 2002 y que con la transferencia de la marca los derechos se retrotraen hasta Expresó que el acto administrativo en donde consta el supuesto derecho sobre el nombre comercial TERPEL, reconoce la titularidad a BORIS MIGUEL, pero no a TERPEL. No puede haber dos titulares de un nombre comercial Manifestó que no es cierto que BORIS MIGUEL sea titular del nombre comercial desde Sostuvo que la marca mixta TERPEL de ORGANIZACI Ó N TERPEL es notoria hace muchos años en la Comunidad Andina. Esto lo debe tener en cuenta el juez al resolver el asunto. /;' I 3

26 GACETA OFICIAL 06/03/ de Participación de la Procuraduría General del Estado: 6.1. Sostuvo lo siguiente: "La Resolución es absolutamente legal... toda vez que la marca ha sido registrada por Organización TERPEL S.A. en el año 2002, mientras que la demandante de esta causa, tiene registrado como nombre comercial "TERPEL S.A.n desde el año 2003, es decir, que tiene menos tiempo de uso del nombre y no como registro de marca. sino como nombre comercial". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se procederá interpretar por ser procedentes los artículos 136 literal b), 191 y 192 de la mencionada normativa; no se interpretarán los artículos 1, 138 y 172 puesto que no se está discutiendo sobre la aplicación del principio de nación más favorecida; no se está debatiendo problemas de la solicitud de registros; y no se alega la causal de mala fe. De oficio se interpretarán el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, porque establece las condiciones y requisitos para formular la interpretación prejudicial; y los artículos 161 de la Decisión 486, puesto que regula la transferencia de una marca y 190 y 195 de la misma norma, ya que trata de la importancia del registro de un nombre comercial3. t 3 Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. Articulo 125 (... ) condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener. a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c} La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación: y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. (.. ) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (. ) Articulo 161. Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferído por acto entre vivos o por vra sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante. la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión. (... ) Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando: (... ) 4

27 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 C. CUESTION PREVIA 1. La interpretación prejudicial. Requisitos formales para su solicitud 1.1. Teniendo en cuenta que la solicitud de Interpretación Prejudicial no contiene todos los requisitos formales 4, y con el ánimo de generar un verdadero sentido de cooperación judicial, el Tribunal dará las pautas para las futuras consultas que formule Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República de Ecuador De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial No. 694, del 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos: Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio. (J_.. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseria, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación". (... ) Artículo 190 se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir". Artículo 191 "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establec1m1ento que lo usa. Articulo 192 "El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un darlo económico o comercial 1n1usto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, y 158 en cuanto corresponda. (... ) Articulo 195 "Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. los Palses Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utílizadas para las marcas. (... )". Falta el informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. 5

28 GACETA OFICIAL 06/03/ de Debe contener: El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante La identificación de la causa que origine la solicitud El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección del nombre comercial. 2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 3. Comparación entre signos mixtos. 4. El signo solicitado perteneciente a una familia de marcas donde el elemento distintivo es una marca notoriamente conocida. 5. La transferencia de las marcas. Requisitos. Efectos. 6. La conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección del nombre comercial 1.1. Como en el caso particular se discute la irregistrabilidad de la marca mixta TERPEL por la supuesta confusión con el nombre comercial mixto TERPEL. {) 6 I

29 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 se abordará el tema planteado reiterando la linea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado en este tema s. 1.2 El articulo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el titulo X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial El articulo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado ª Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el registro del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercíal puede 5 6 Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones PreJudiciales: de 6 de febrero de 2013, expedida en el proceso 156-IP-2012; 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-IP-2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-IP-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-IP-2014; 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-IP-2014; y 27 de octubre de 2015, expedida en el proceso 35-IP Si bien la norma hace rererencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la ensei'la comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión (

30 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. A diferencia de Jo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales y constante que su uso sea permanente 7. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 8

31 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables De conformidad con todo lo plasmado en este acápite, se deberá determinar si el uso del nombre comercial mixto TERPEL fue real, sustancial y constantemente usado antes de la solicitud de registro de la marca mixta TERPEL, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad de conformidad con las reglas plasmadas anteriormente. 2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos TERPEL son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ª, del siguiente tenor literal: "Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en e/ comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser e/ caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 2.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcaría, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 8 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de

32 GACETA OFICIAL 06/03/ de De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico 9 o semejante 10 a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor. aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero compa en rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrlan pasar desaperc1b1das a los ojos de un consumidor. I 10

33 GACETA OFICIAL 06/03/ de Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11 : La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP I

34 GACETA OFICIAL 06/03/ de Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos TERPEL, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 3.2. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas 12 de comparación: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 13 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de I

35 GACETA OFICIAL 06/03/ de Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor. pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos TERPEL, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificas que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 4. El signo solicitado perteneciente a una familia de marcas donde el elemento distintivo es una marca notoriamente conocida 4.1. Como en el proceso interno se alega que la marca solicitada forma parte de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la marca notoria TERPEL, se abordará el tema planteado, siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal en este tipo de marcas Una familia de marcas corresponde a un conjunto de éstas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el p 14 Dentro de la línea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013; 32-IP-2014 del 21 de mayo de 2014 y 485-IP-2015 de 18 de agosto de I

36 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una palabra o partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos y por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo En cambio, la familia de marcas opera de manera diferente, pues su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común Ahora bien, como el caso particular se refiere a que el signo solicitado para registro supuestamente proviene de una familia de marcas cuyo distintivo principal es una marca notoriamente conocida, se deberá tener en cuenta lo siguiente: El hecho de que la marca solicitada a registro provenga de una familia de marcas, no le otorga un derecho indefectible al registro. Esto quiere decir que se deberán analizar los diferentes aspectos que podrían incidir en la distintividad del signo, dentro de los cuales se encuentran la existencia de otros signos registrados posiblemente confundibles, o la incidencia que tienen los elementos que acompañan al distintivo principal. No obstante lo anterior, que el signo solicitado pertenezca a una familia de marcas puede tomarse como un indicio de distintividad. bajo el entendido de que igualmente se debe hacer un análisis de registrabilidad de oficio, integral, autónomo y motivado Si el distintivo principal de la familia de marcas es una marca notoria, se deberá analizar su grado de incidencia en el signo que se pretende registrar, es decir, si efectivamente inyecta distintividad en el conjunto marcario, teniendo en cuenta el papel que juegan los restantes elementos. Para esto se deberá analizar la posición de la marca notoria y de los otros elementos, su tamaño, visibilidad, etc. Si el elemento notorio es el que le imprime distintividad al conjunto marcario, el público consumidor efectivamente relacionaría la marca solicitada y la notoria y, como efecto, aunque la marca opositora pudiese ser similar no habría riesgo de confusión o asociación. 14

37 GACETA OFICIAL 06/03/ de La transferencia de las marcas. Requisitos. Efectos 5.1. Como en el proceso interno se discute sobre los efectos de la transferencia de la marca TERPEL en el tiempo, lo que podría afectar el análisis de registrabilidad de la marca mixta TERPEL, se abordará el tema planteado reiterando la jurisprudencia pertinente 1s De conformidad con el articulo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 16, el titular de una marca concedida puede. mediante contrato escrito transferir o ceder el derecho sobre un registro de marcas. El acto de transferencia debe cumplir con los siguientes requisitos básicos: Debe constar por escrito Debe registrarse ante la oficina nacional competente, so pena de ser inoponible frente terceros No puede acarrear riesgo de confusión en el público consumidor Debe ajustarse a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia (artículo 163 de la Decisión 486). En relación con los dos últimos requisitos, la oficina competente deber hacer un análisis muy prolijo de las cláusulas contractuales Como la normativa comunitaria no regula todos los aspectos del contrato de trasferencia o cesión, la normativa nacional, en virtud del principio de complemento indispensable, podrá entrar a regularlo, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente No obstante lo anterior, y de conformidad con la naturaleza del contrato de transferencia, el Tribunal advierte que el cesionario adquiere la marca con toda su carga registra! y de mercado. Esto quiere decir que, para lograr su protección en cualquier tipo de escenario, la fecha de concesión de la marca Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 71-IP-2009 de 1 de julio de 2009; 219-IP de 12 de febrero de 2014; y 471 de 2015 de 7 de julio de "Artículo 161. Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vla sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. la falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confus1ón w 15

38 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 es la que genera la prioridad del derecho y no la fecha de la cesión o transferencia. 6. La conexión competitiva 6.1. Como el signo TERPEL (mixto) se solicitó para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial TERPEL (mixto) tiene relación con los servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema 11, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos1a Si estamos en frente de productos y/o serv1c1os registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan lo signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del articulo 151 de la Decisión ) Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a fas previamente registradas. para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la Interpretación PreJudicial del 19 de octubre de 2005, en el Proceso 148-IP Articulo 151 "(... ) Las clases de la Clasificación Internacional refenda en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 16

39 GACETA OFICIAL 06/03/ de Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En este sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. & I 17

40 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilídad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 2º. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en 20 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robtn Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". (Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona. 2007, p. 247). en el sentido de que: El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https.//books.qooqle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247 &dg = microeconom1a+efecto +sustitucion&h1-es&sa=x&ved=oahukewjqmbyuus3mahxihr4khrxzaxcq6aeijtac#v=onepage& q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 18 f

41 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva21. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 21 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de Junio de l

42 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 455-IP

43 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: Asunto: 494-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos mixtos NUESTRO DIARIO Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3148 de 25 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N º ; y, El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: MUL TITECH S.A. LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

44 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 Tercero Interesado: EL PAÍS S.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 26 de noviembre de 2003, EL PAÍS S.A. (en adelante, EL PAÍS), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo NUESTRO DIARIO (mixto) para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: "periódicos, revistas, suplementos y toda clase de artículos de papel, cartón, papelería, toda clase de artículos impresos, fotografias; adhesivos para papelería; y material de instrucción o de enseñanza" (Expediente administrativo ). ºNUESTRO iarie> 2.2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y dentro del término legal CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. (en adelante EL TIEMPO), presentó oposición argumentando que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina El 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 27345, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado EL TIEMPO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución de 29 de octubre de El 11 de febrero de 2005, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución , resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (... ) "Articulo No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los setvicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas,... r a esos productos o setvicios; 2

45 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de El 18 de octubre de 2006, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 26892, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado El 11 de mayo de 2006, EL PAÍS solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro del signo NUESTRO DIARIO (mixto), para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional Niza: "telecomunicaciones" (Expediente administrativo ). ºNUESTRO 1ar La referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se presentaran oposiciones El 11 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución , concedió el registro solicitado. 2.1 O. MUL TITECH S.A. (en adelante, MUL TITECH), presentó demanda de nulidad contra los cuatro actos administrativos determinados anteriormente El 5 de octubre de 2009, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda de nulidad y dispuso notificar a la SIC y a EL PAfS, como tercero interesado El 19 de julio de 201 O, la SIC y EL PAfS contestaron la demanda. 3. Argumentos de la Demanda presentados por MUL TITECH: 3.1. MUL TITECH sostuvo que edita en Guatemala el periódico denominado NUESTRO DIARIO, que fue expedido por primera vez en enero de b f 3.2. De igual manera manifestó que MUL TITECH es titular de la marca y el nombre comercial NUESTRO DIARIO en diversos Países Miembros de la Convención General lnteramericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington de 1929 (en adelante, Convención de Washington), entre los cuales se encuentran Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y México. La marca y el nombre comercial mencionados identifican productos y servicios de las Clases 16 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 3

46 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de Arguyó que los actos administrativos acusados vulneran el artículo 8 de la Convención de Washington, pues el signo solicitado reproduce en su totalidad su marca NUESTRO DIARIO Expresó que los signos en conflicto son confundibles; utilizan los mismos elementos como el tipo de letra, ubicación, disposición de las expresiones dentro de la gráfica, tamaño o volumen de la parte denominativa, y las dimensiones de las letras, particularmente la letra non Agregó que en Guatemala NUESTRO DIARIO es el periódico de mayor circulación y goza de alto reconocimiento Adujo que la solicitud de registro se presentó de mala fe. El PAÍS conocía perfectamente la existencia internacional del periódico NUESTRO DIARIO. Esto se demuestra porque: (i) asistió a conferencias y seminarios; (ii) la fuerte publicidad que se ha desplegado, entre la que se encuentra la plasmada en internet a través del sitio y (iii) los contactos directos entre MULTITECH y EL PAÍS S.A. 4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 4.1. Sostuvo que la demandante no presentó oposición a la solicitud de registro del signo NUESTRO DIARIO. Por lo tanto, no acreditó su interés real en el mercado, de conformidad con los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Expresó que la demandante no propuso los respectivos recursos en la vía gubernativa y que no demostró el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Convención de Washington Manifestó que la marca mixta NUESTRO DIARIO cumple con los requisitos del articulo 134 de Decisión 486 y, por tanto, es registrable. No está incursa en causales de irregistrabilidad Además, agregó que los derechos de propiedad industrial se regulan por el principio de territorialidad. 5. Participación del Tercero Interesado EL PAÍS: 5.1. Sostuvo que MUL TITECH no aportó pruebas pertinentes que demuestren el uso de un nombre comercial en los países que manifiesta en la demanda. 4

47 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de Indicó que no se probó la notoriedad de la marca mixta NUESTRO DIARIO Manifestó que en la República de Colombia no se han comercializado o prestado productos o servicios de las Clases 16, 35 y 38, identificados con la marca NUESTRO DIARIO de la sociedad MULTITECH S.A Adujo que no se actuó de mala fe, ya que el signo solicitado proviene de un anterior lema comercial: "el diario de nuestra gente" Expresó que no tuvo conocimiento previo de la marca NUESTRO DIARIO. El hecho de que se haya participado en congresos no es un hecho concluyente de mala fe El derecho de cada marca se circunscribe al territorio de cada país. 6. Solicitud de interpretación 6.1. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, cuya Corporación conoce del proceso de nulidad promovido en el presente asunto, decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 22 de septiembre de 2014, la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 25 de septiembre de B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. Sin embargo, el Tribunal se referirá expresamente a su párrafo segundo y, de oficio, se interpretarán los artículos 136 literal h) pues se está resolviendo una causal de nulidad relativa, 224, 228 y 229 de la misma normativa 2 cuyas normas regulan la protección de la marca notoriamente conocida. ó f 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aqueflos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o (... ) parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 5

48 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Articulo 172 MLa autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artlculos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (... ) Artículo 224 se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (... ) Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier c) País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; 6

49 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. Los signos notorios en países extracomunitarios. 3. Interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 de. la Comisión de la Comunidad Andina especialmente su párrafo segundo. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino 1.1. Como en el proceso interno se controvierte la aplicación de la Convención de Washington, se abordará el tema planteado Respecto de las materias transferidas para la regulación de la Comunidad Andina, la normativa subregional goza de prevalencia en relación con los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y las normas de derecho internacional. En consecuencia, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Paises Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que, en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren abordados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de esta última. De conformidad con lo anterior, la normativa prevalente en temas de propiedad industrial es la comunitaria andina. Esto quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la primera La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. Los signos notorios en países extracomunitarios Como en el proceso interno se argumenta que la marca y el nombre comercial NUESTRO DIARIO gozan de alto reconocimiento en Guatemala, cuya situación se aduce conocida y aprovechada de mala fe por EL PAIS al registrar la marca mixta NUESTRO DIARIO en Colombia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia 3 3 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP Sobre la marca notoria en palses extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de

50 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 Definición 2.2. la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: use entíende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido" De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. \ En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra) y uso real y efectivo 2.5. la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 8

51 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486) En relación con el principio registra): La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar 9

52 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 2.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión Esto implica que para que un signo notorio sea protegido, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos En relación con el riesgo de asociac1on: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se 4 5 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, Pág

53 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 6. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 2.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; () 6 Ibídem. Pág (! 11

54 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de reg stro del signo distintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero'." 2.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. La marca notoria en países extracomunitarios De una lectura armónica de los artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias: En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que establece: "Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que 12

55 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Paf s Miembro." El articulo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena. Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables 7 que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena En concordancia con todo lo expuesto, se deberá determinar si la marca mixta NUESTRO DIARIO era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto NUESTRO DIARIO, para posteriormente establecer si se configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia Si los signos no eran notorios en la Comunidad Andina, se deberá establecer si lo eran en paf ses extracomunitarios, para poder determinar si eran protegibles de conformidad con lo establecido en los puntos y siguientes de la presente providencia. 3. Interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especialmente su párrafo segundo 3.1. Establece la citada norma: "Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 7 Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por via de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. f _ 13

56 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y pe uicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca n Regula esta disposición la nulidad del registro de marcas, la cual puede ser absoluta o relativa según la clase de prohibición que se hubiere trasgredido al concederse un registro de marca, cuya competencia para declararla le corresponde al Juez Nacional de acuerdo con las competencias atribuidas a las autoridades judiciales de cada País para conocer de esta clase de procesos de nulidad, y desde luego con base en las pruebas que permitan demostrar la irregularidad constitutiva de una u otra clase de nulidad la nulidad absoluta se puede configurar por haberse concedido el registro en contravención de alguna de las prohibiciones taxativamente determinadas en el artículo 135 de la misma Decisión 486 de 2000 o por haberse concedido con desconocimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 134 ibídem, como así lo establece la norma en análisis Por su parte, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la misma disposición, la nulidad relativa puede configurarse frente a la contravención de alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 136 ibídem, al concederse el registro de una marca. Igualmente esta clase de nulidad puede configurarse cuando el registro de una marca se hubiere obtenido o producido como consecuencia de algún acto de mala fe del solicitante, en cuyo caso deben obrar en el proceso al menos indicios razonables de los cuales el Juez pueda inferir válidamente que el registro se obtuvo de mala fe. ' En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. (4 ' 14

57 Proceso 494-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/ de 57 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estat to del Tribunal. ' o Cecilia L on Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramirór"nl"1fR 'A MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. -.. Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 494-IP