Nº de Recurso: 3495/2008. ROJ: STS 201/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona

Transcripción

1 Nº de Recurso: 3495/2008. ROJ: STS 201/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona SENTENCIA En la villa de Madrid, a tres de febrero de dos mil diez. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3495/2008, interpuesto por la entidad "AGEN GENÉRICOS FARMACÉUTICOS, S.L.", representada por la Procuradora Dª. Lucía Agulla Lanza, contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso- administrativo número 877/2004; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "AMGEN, INC.", representada por la Procuradora Dª. Mª Isabel Campillo García. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el recurso contenciosoadministrativo número 877/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de junio de 2004 que, al anular en alzada el de 20 de enero anterior, denegó la inscripción de la marca número , "Agen" con gráfico, para medicamentos genéricos en la clase 5, para servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación, dirección de negocios comerciales relacionados con la venta al detalle de medicamentos genéricos en clase 35 y servicios de distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos en clase 39 del Nomenclátor internacional. Segundo.- En su escrito de demanda, de 8 de marzo de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que estimando íntegramente el recurso, se anule, revoque y deje sin efecto la resolución impugnada, por no estar ajustada a Derecho, concediendo a mi mandante la marca solicitada, de tipo mixto, con el distintivo "Agen", y todo ello con expresa imposición de costas a las partes demandadas". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba. Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de diciembre de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia con "desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, y la confirmación del acto administrativo impugnado". Cuarto.- "Amgen, Inc." contestó a la demanda el 11 de enero de 2007 y suplicó sentencia confirmando la denegación de la marca y se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba. Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 16 de enero de 2007 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia con fecha 30 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Agen Asturiana de Genéricos, S.L. (sic) contra resolución de 22/6/2004 del Ministerio de Ciencia y Tecnología dictada en el expte /04, que estima el recurso realzada interpuesto por Amgen, Inc., contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20/01/2004, que acuerda la inscripción registral de la marca 'Agen' (Mixta) a favor de la actora del proceso. Sin costas." 1

2 Sexto.- Con fecha 31 de julio de 2008 "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3495/2008 contra la citada sentencia formulando tres motivos, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo desarrolla". Séptimo.- El Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó su desestimación con costas. Octavo.- "Amgen, Inc." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente. Noveno.- Por providencia de 1 de diciembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 27 de enero 2010, en que ha tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias con fecha 30 de mayo de 2008, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada que denegó la inscripción de la marca número , "Agen", para productos de las clases 5 ("medicamentos genéricos") y servicios de las clases 35 ("publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación, dirección de negocios comerciales relacionados con la venta al detalle de medicamentos genéricos") y 39 ("servicios de distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos") del Nomenclátor internacional. A la inscripción de la marca número , "Agen", solicitada por "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.", se había opuesto "Amgen Inc." en cuanto titular de la marca comunitaria número (0), que ampara productos de las clases 5 ("fármacos prescritos para personas así como otros productos farmacéuticos; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas") y 10 ("aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura"). Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados: 'Amgen' marca registrada y 'Agen' marca solicitada, una evidente similitud fonética, así como una manifiesta relación entre las áreas en las cuales despliegan sus efectos. Las circunstancias anteriormente mencionadas impiden que el público consumidor pueda diferenciar las marcas enfrentadas sin incurrir para ello en riesgo de confusión." Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes: "[...] En el presente caso, tal como señala la Administración demandada, concurren las circunstancias determinantes de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados 'Amgen' marca registrada y 'Agen' marca solicitada una evidente similitud fonética, así como relación entre las áreas comerciales (productos farmacéuticos) en cuyo ámbito despliegan sus efectos, surgiendo la posibilidad de confusión en el mercado, que constituye el presupuesto finalístico de la prohibición. Procede, en razón de todo lo expuesto, desestimar el recurso contencioso-administrativo, pues la resolución se ajusta a Derecho." 2

3 Cuarto.- Con esta misma fecha estimamos el recurso de casación número 345 de 2009, interpuesto frente a otra sentencia de la misma Sala territorial (de 27 de noviembre de 2008, recaída en el recurso 878/2004) en la que, a la inversa de lo que sucede en la ahora impugnada, había declarado la compatibilidad de las marcas "Amgen" y "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.", esta última solicitada entonces para los mismos productos y servicios que ahora pretende proteger "Agen". Los fundamentos jurídicos en cuya virtud anulamos aquella sentencia de instancia y declaramos, por el contrario, la incompatibilidad de las referidas marcas serán igualmente aplicables, en lo que proceda, a la solución del presente litigio. Son los siguientes: "[...] Consideramos que la Sala de instancia no acierta al efectuar el contraste de ambas denominaciones y al negar la semejanza o la diferenciación de los productos protegidos por una y otra marca. En cuanto a lo primero, es claro que los dos signos se aproximan notablemente en el elemento fonético más determinante: 'Agen' se pronuncia de forma muy similar a 'Amgen'. El componente diferenciador que parece admitir la Sala (esto es, el añadido por los vocablos 'Genéricos Farmacéuticos, S.L.') no contribuye a dotar al conjunto de capacidad distintiva propia pues estos dos términos son meramente descriptivos de los productos genéricos farmacéuticos que la nueva marca trataba precisamente de identificar, debiendo ambos vocablos quedar relegados en el análisis comparativo. Tampoco tienen capacidad distintiva las siglas 'S.L.', expresivas de un determinado tipo o figura societaria. Existe, pues, frente a lo admitido por el tribunal de instancia, una acusada semejanza denominativa entre las marcas. También la hay en cuanto a los productos protegidos por una y otra. El tribunal incurre en un doble y patente error al no advertirlo así. A) De un lado, la Sala detiene su análisis en la mera comparación de las clases, sin descender al análisis singular de los productos o servicios en liza. Repetidamente hemos dicho que la referencia a las clases es un factor más, pero no el único, con el que se ha de proceder al contraste de los ámbitos aplicativos. Puede, en efecto, darse el caso de que medie semejanza entre determinados productos y servicios que, sin embargo, correspondan a distintas clases del Nomenclátor. B) De otro lado, es claro que las marcas enfrentadas en este caso coincidían en la protección de los mismos productos de la clase 5. La marca aspirante pretendía precisamente identificar medicamentos genéricos en dicha clase (así como diversos servicios relacionados con la venta al detalle, distribución, transporte y almacenaje de los medicamentos genéricos, en las clases 35 y 39 del Nomenclátor internacional). La marca prioritaria en el tiempo, por su parte, identificaba también productos farmacéuticos de la clase 5. Es obvia, pues, la coincidencia aplicativa de las dos marcas. Su no apreciación por el tribunal de instancia, ligada al error cometido asimismo al omitir el carácter descriptivo de los términos ('Genéricos Farmacéuticos, S.L.') que considera relevantes, determinarán la casación de la sentencia. [...] Estimado el motivo de casación, debemos resolver lo que proceda dentro de los términos en los que el debate ha quedado planteado en la instancia. Partiremos, como premisa, de las ya expuestas: la marca aspirante 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.' no sólo coincide con la marca oponente 'Amgen' en los productos farmacéuticos que ambas tratan de identificar, sino que también se asemeja en su denominación a esta última. El hipotético elemento diferenciador (los vocablos 'Genéricos Farmacéuticos, S.L.') no puede ser determinante en el análisis comparativo, dado que dichos términos describen precisamente la naturaleza de los productos genéricos farmacéuticos que la marca aspirante pretende proteger. 3

4 Es cierto que la nueva marca incorpora un gráfico (de muy escaso relieve tipográfico en el conjunto) mientras que la prioritaria es meramente denominativa. Ello no es suficiente, sin embargo, para deshacer la acusada similitud de los dos signos, cuyo riesgo de confusión deriva del modo en que habitualmente se solicitan los productos farmacéuticos. El público consumidor difícilmente diferenciará, al solicitar los correspondientes medicamentos, las dos marcas enfrentadas sin incurrir en riesgo de confusión. La coincidencia sustancial en los productos de la clase 5 no queda desvirtuada por el hecho de que la nueva marca haya sido solicitada para determinados servicios. Desde el momento en que todos ellos se refieren a la venta y distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos, se trata de servicios muy estrechamente relacionados con los productos farmacéuticos protegidos por la marca prioritaria. [...] Las consideraciones precedentes -que determinarán la conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas contraria al registro de la marca 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.' y, por lo tanto, la desestimación del recurso contenciosoadministrativo- se corresponden con las particularidades del caso. Afirmación que hacemos a la vista de nuestra propia sentencia de 25 de noviembre de 2008 en la que admitimos la compatibilidad de los registros 'Augen' y 'Amgen' también para productos farmacéuticos (recuso de casación número 4800/2006). A diferencia del presente supuesto, en aquél subrayamos que la presencia de la vocal 'u' permitía apreciar mayores diferencias que semejanzas entre 'Augen' y 'Amgen', tratándose de denominaciones de fantasía cuya propia expresión fonética en castellano las hacía más difícilmente confundibles. Sentada su recíproca diferenciación, añadíamos en nuestra sentencia de 25 de noviembre de 2008 como factores adicionales y complementarios para rechazar el riesgo de confusión alegado, y para confirmar el registro de la nueva marca, que 'Amgen' no había desvirtuado de modo suficiente las alegaciones de 'Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L.' sobre el modo de prescripción de sus propios fármacos y que no se había opuesto al registro de la marca comunitaria 'Augen' número En el supuesto de autos, por el contrario, predomina la acusada semejanza entre 'Agen' y 'Amgen', según ya hemos expuesto, y apreciamos, al igual que la Oficina Española de Patentes y Marcas, que son incompatibles dentro del mismo ámbito aplicativo". Quinto.- En los tres motivos de casación planteados, todos ellos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del mismo precepto, esto es, del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, así como de la jurisprudencia que lo desarrolla. A) En el primero de ellos la recurrente censura que el tribunal de instancia haya apreciado que entre los signos enfrentados existe similitud fonética. A su juicio, los dos distintivos difieren fonéticamente y su falta de semejanza viene acentuada por el gráfico que acompaña a "Agen". Para desestimar el motivo basta remitirnos a lo que ya hemos expuesto en la sentencia correspondiente al recurso de casación número 345/2009. Una vez descartado el valor identificativo, para los productos y servicios en liza, de la adición "Genéricos Farmacéuticos, S.L.", afirmamos en ella que entre "Agen" y "Amgen" existe la semejanza que en este caso aprecia correctamente el tribunal sentenciador. B) En el segundo motivo de casación la crítica a la sentencia lo es por haber apreciado el tribunal de instancia la relación entre las áreas comerciales (productos farmacéuticos) en cuyo ámbito despliegan sus efectos las marcas enfrentadas como factor que, junto a la semejanza denominativa, determina la prohibición de registro. Sostiene "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." que no hay "identidad" entre ellos. De nuevo basta con que nos remitamos a las consideraciones que en cuanto al ámbito aplicativo de ambos signos hacemos en la sentencia correspondiente al recurso de casación número 345/2009. De ellas se deduce, tal como en ésta correctamente estima la Sala de instancia, la indudable conexión aplicativa de los productos y servicios, no necesariamente limitada en la Ley 17/2001 a la mera concurrencia de la "identidad". 4

5 Las alegaciones adicionales sobre la dedicación de "Amgen Inc." al mercado hospitalario y a la biotecnología no son suficientes, en este caso, para enervar la aplicación de la prohibición de registro, como igualmente exponemos en aquella sentencia. C) Finalmente, en el tercer motivo de casación afirma la recurrente que el tribunal de instancia vulnera el artículo 6.1 de la Ley 17/2001 "[...] al no tener en cuenta la doctrina jurisprudencial sobre la forma de efectuar la comparación cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos". Como también afirmamos en la sentencia de 25 de noviembre de 2008 al resolver el recuso de casación número 4800/2006, la jurisprudencia de esta Sala sobre marcas identificadoras de productos farmacéuticos ha puesto el acento en ocasiones sobre el hecho de que, precisamente por ir dirigidos a profesionales con elevados conocimientos técnicos, una relativa cercanía de las denominaciones no determinará de suyo y necesariamente el riesgo de confusión en el público. En otras ocasiones, sin embargo, y dependiendo de las circunstancias de cada caso, hemos subrayado que cuando se trata de marcas que amparan medicamentos no sujetos a prescripción facultativa, el mero hecho de que su suministro al público se lleve a cabo por los canales de distribución farmacéutica no excluye de modo absoluto la posibilidad de confusión. En el supuesto de autos puede reputarse aceptable la valoración que realiza la sentencia impugnada al considerar coincidentes ambas marcas en el sector de los productos farmacéuticos, sean genéricos o no lo sean, sin flexibilizar su juicio comparativo por esta circunstancia. No todos los medicamentos farmacéuticos utilizados en hospitales quedan limitados a este ámbito y existen tratamientos que, iniciados en un hospital, pueden ser continuados en el domicilio con los mismos fármacos. Cabe, pues, que coincidan en un mismo ámbito doméstico, extrahospitalario, determinados productos farmacéuticos y que ello aconseje evitar la posibilidad de errores derivados de denominaciones muy próximas, como en este supuesto ocurre. Sexto.- Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de casación. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley reguladora de esta jurisdicción, procede asimismo imponer las costas del presente recurso a la parte que lo ha interpuesto. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS No ha lugar al recurso de casación número 3495/2008, interpuesto "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 30 de mayo de 2008, en el recurso número 877 de Imponemos a la recurrente las costas de su recurso. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez- Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico. Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 5