A U T O ANTECEDENTES DE HECHO

Transcripción

1 Nº de Recurso: 1554/2015 ROJ: ATS 10876/2017 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Juez Ponente: Pedro José Vela Torres A U T O Excmos. Sres.: D. Francisco Marin Castan D. Antonio Salas Carceller D. Pedro Jose Vela Torres En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil diecisiete. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La representación procesal de la entidad Medprive Healthcare, S.L. presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha de 23 de marzo de 2015 por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª), en el rollo de apelación núm. 834/2014, dimanante del juicio ordinario núm. 545/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia. SEGUNDO.- Mediante Diligencia de Ordenación se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante este Tribunal por término de treinta días. TERCERO. - Por la procuradora Sra. Rodríguez Chacón en nombre y representación de la entidad mercantil Medprive Healthcare S.L., se presentó escrito con fecha de 22 de mayo de 2015 personándose ante esta Sala en calidad de parte recurrente. Por la procuradora Sra. De la Peña Gutiérrez, en nombre y representación de D. Leopoldo, se presentó escrito con fecha de 21 de mayo de 2015 personándose ante esta Sala en calidad de parte recurrida. CUARTO.- Por providencia de fecha de 13 de septiembre de 2017 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas. QUINTO.- Mediante escrito presentado por la representación de la parte recurrente se evacuó el traslado del proveído, interesando la admisión del recurso interpuesto, por considerar que cumpliría con los requisitos para su admisión. Por la representación de la parte recurrida se presentó escrito interesando la inadmisión del recurso. SEXTO.- Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª LOPJ. Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Pedro Jose Vela Torres, a los solos efectos de este trámite. 1

2 FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Por la parte recurrente se formaliza recurso de casación al amparo art , 3º LEC, invocando la existencia de interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de diversas audiencias provinciales. La sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio sobre marcas tramitado por razón de la materia, por lo que el cauce casacional adecuado es el previsto en del art , 3º LEC, lo que exige al recurrente la debida justificación del interés casacional, en los términos dispuestos en el "Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal", adoptado por esta Sala con fecha de 27 de enero de Utilizado en el escrito el cauce del interés casacional, dicha vía casacional es la adecuada habida cuenta que el procedimiento se sustanció por razón de la materia. Brevemente los antecedentes son los siguientes: la actora, apelante y recurrente en casación, presentó demanda contra el demandado, en ejercicio de acción reivindicatoria de la marca española M MEDPRIVEE y subsidiaria de nulidad de la misma, a la que se opuso el demandado, dictándose sentencia por la que se desestimaba la reivindicatoria por entender que no se acreditaba la notoriedad de la marca a fecha de solicitud de su registro, 26 de abril de 2012, porque todos los actos que reflejan su uso en el mercado y sobre todo, la comercialización de sus productos, se producen con fecha posterior, en concreto desde julio de Afirma que si bien el dominio medprive.com fue registrado por Jesús Ángel el 9 de febrero de 2011, este no se incorpora a la demandante sino hasta el 19 de octubre de 2012, quedando acreditado en las actuaciones que el portal web comienza a funcionar y prestar servicios efectivos el mes de julio de 2012, refiriéndose el juzgador a referencias de prensa y comentarios de lectores, todos ellos datados a partir de julio de 2012, por lo que concluye, no se puede hablar de notoriedad de la marca a fecha de solicitud de su registro, pues todos los actos de uso y comercialización se producen a fecha posterior a julio de En cuanto a la nulidad por mala fe, acción subsidiaria, no hay pruebas que la acrediten, porque el dominio de la actora, no era notorio cuando lo solicitó, por lo que no tenía por qué conocerlo el demandado, porque el dominio medprive.com pertenece a Jesús Ángel y no pasa a la actora hasta octubre de 2012 y además el uso efectivo el dominio es posterior a la solicitud del registro. Recurrida en apelación la sentencia, la audiencia desestima el recurso. Declara que: i) Que no es controvertido ni el registro de los dominios ni que lo fueran para uso del demandante; ii) Que al tiempo en que el demandado inscribió la controvertida marca, no consta sino el inicio de actividad por parte de la demandante en anuncios de google adwords, sistema que, como resulta de la propia definición que proporciona el buscador citado, muestra un anuncio que plasma qué productos o servicios se ofrecen a los usuarios, a partir de unos términos de búsqueda predeterminados, que hacen que el anuncio aparezca en los resultados Google, pero no propiamente inicio de actividad comercial, ni desde luego, la pretendida introducción en el mercado de forma notable y destacada que se pretende indicar en la demanda; iii) La marca que solicitó la actora el 30 de octubre de 2012, lo fue cuando ya desde abril de 2012, el demandado había solicitado la que se le concedió, MEDPRIVEE y que justificó por la referencia abreviada a servicio médico y la relación con la mayor página de venta privada (vente privée), 2

3 términos en cualquier caso, obvios, dadas las características de los servicios prestados por ambas litigantes; iv) Sobre la actividad prestada por la actora previa al registro de marca por el demandado, declara que cierto es que aporta factura mensual de Google de febrero de 2012 y marzo de 2013, abril 2012, mayo 2012, junio 2012 y sucesivos, pero en cualquier caso no ha traído sistema alguno de medición de las entradas o volumen de negocio generado por la página, anterior al registro por el demandado, que pudiera llevar a considerar un posicionamiento de la actora y ganado en ese momento en el mercado. Declara que también es cierto que se aporta un pantallazo de Google al respecto, pero que es posterior, pues está fechado en abril de 2013; v) Que el registro de la marca por el demandado es anterior, no posterior, a la constitución de la sociedad propia y posterior a la del demandante, pero en ese momento concreto (abril de 2012) el actor no ha probado el inicio de su actividad en Valencia ni la implantación nacional, pues de hecho, el primer anuncio concreto que afecta a esta área geográfica, como se reconoció en el acto del juicio por su parte, fue en julio de Sobre la base de lo anterior concluye, con apoyo en la STS de 14 de junio de 2013, que: «[...] En los escasos meses transcurridos entre el registro de los dominios del demandante y el de la marca del demandado, la actora no ha acreditado sino el inicio de alguna actividad promocional en internet, pero no la existencia de actividad misma en el entorno analizado, sin que tampoco exista relación entre las partes previa (dependencia, laboral o de otro tipo) que lleve a considerar que la actuación del demandado se incardina en la falta de respecto a una exigible fidelidad o haber conculcado determinados límites éticos. Nada de esto, consta aquí, y aunque ciertamente, es hecho conocido (al que también se aludió en el procedimiento) que al registrar un dominio aparecen los relacionados que están libres y sus titulares, tampoco esto determina, por sí solo, la concurrencia que de mala fe, pues si están libres puede procederse a su registro, sin perjuicio de valorar, en su caso, si con tal actuación se han conculcado derechos preferentes. Aquí el derecho marcario preferente lo ostenta el demandado y el actor pretende, con un escaso y endeble bagaje probatorio, que prospere la acción reivindicatoria planteada o en su caso, se anule la marca inscrita por mala fe. La testifical del Sr. Camilo, cuyo conocimiento en el ámbito examinado no se cuestiona, es igualmente imprecisa, pues lo cierto es que el primer artículo sobre la actora lo desarrolla en julio indicando que ha oído hablar de ellos anteriormente- a su legal representante- pero que aborda el tema entonces, cuando comienzan a posicionarse en el mercado. Pese a referir la existencia de múltiple actividad en internet(a que también alude la demandante) en ningún caso se cuantificó la misma ni se han ofrecido al órgano judicial datos que puedan ser determinantes en tal aspecto, más allá de valoraciones vagas y genéricas. Por su parte el Sr. Eulogio, que también depuso en los autos, explicó el fundamento del registro de los dominios e incidió en su relevancia (que es obvia) pero adveró la importancia de registrar al mismo tiempo, la marca, lo que la actora intentó efectuar posteriormente al demandado, sin que tampoco existiera un relevante lapso temporal entre la solicitud (por la actora, a la que se opuso el demandado) y el inicio propiamente de sus actividades negociales plenas (más allá de labores de preparación y/ o captación del público potencial con los anuncios en google adwords ya analizados. Compartimos, en este aspecto, las conclusiones de la sentencia recurrida, sin apreciar errónea valoración de la prueba... al 3

4 presumirse, como principio general la buena fe, siendo razonable la coincidencia por la utilización de términos usuales en estos ámbitos de venta u oferta por internet( nos referimos a título meramente ejemplificativo, a "venté privée" o "voyage prové", entre otros muchos), por lo que la adición de Med- en ambos casos, tratándose de una especie de "groupon" médico o de ofertas médicas a socios (en el otro caso) resulta bastante previsible. Si la mala fe no se presume, sino que ha de acreditarse, al contrario que la buena fe, nuestra conclusión no puede diferir de la alcanzada por el juzgado procediendo la confirmación de la resolución recurrida[...]». SEGUNDO.- El recurso de casación se estructura como un escrito de alegaciones, sic, en la primera y segunda alegación, refiere los hechos y conclusiones de las sentencias de primera y segunda instancia, y en la segunda, desarrolla el interés casacional, y sin cita alguna de precepto infringido, expone que frente a la sentencia del TS de 14 de junio de 2013, citada en la sentencia de la audiencia provincial, que considera el recurrente no aplicable al caso, existen otras muchas que resuelven en sentido contrario, por lo que en esa contradicción sustenta el interés casacional. Así y en cuanto: i) a la no exigencia de notoriedad o de una posición o reputación de la que no se aprovecharía el infractor, cita como infringida la doctrina contenida en la STS 22/2012 de 7 de febrero de 2012, la 399/2005, de 30 de mayo, y ello por cuanto la sentencia recurrida y la de instancia recogían como requisito fundamental para que prospere la acción reivindicatoria y de nulidad, por equipararse a la mala fe, que la actora ostente una marca notoria o renombrada en el mercado o una posición de la que se aprovecharía el infractor, y considera que ello no es así, (el recurrente lo califica como invención), pues para la jurisprudencia vale el mero conocimiento, como resulta de la primera sentencia citada; y según la segunda, para el ejercicio de la acción reivindicatoria no obliga al usuario a demostrar la notoriedad de su marca, sino que bastaría probar la mala fe del solicitante. En definitiva no se exige la notoriedad. Respecto del requisito de ii) Uso previo, alega que la sentencia recurrida declara que la actora no lo ha acreditado, por lo esgrime infracción del art. 39 Ley de Marcas, y cita la sentencia 61/2009 de 9 de febrero de 2006 de la Audiencia Provincial de Barcelona, conforme a la cual el uso previo puede consistir en actos publicitarios consistentes e inmediatamente previos a la comercialización. Así estima que durante los meses de noviembre de 2011 a abril de 2012, la actora invirtió miles de euros en promocionar productos y servicios comercializados por la recurrente y el sitio web estaba operativo y generando ventas efectivas en el mercado, como se declaró por el representante legal de la actora y recurrente. En consecuencia, mantiene que la declaración de que los actos llevados a cabo por la recurrente previos a la fecha del registro del signo por la demandada no acreditan la existencia de actividad anterior, son contrarios a la ley y jurisprudencia. Respecto del requisito de la mala fe iii) Se exige que el solicitante de la marca actúe de mala fe, siendo que la jurisprudencia mantiene un criterio amplio de la mala fe, bastando el conocimiento por parte del demandado de que su comportamiento se aparta de las normas de la buena fe, tal y como lo declara las sentencias 153/2013 de la Audiencia Provincial de Valencia de 15 de mayo de 2013 y la 37/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, así como STS 760/2010 de 23 de noviembre de Igualmente destaca la contundencia del TJCE que no solo incluye el supuesto de que el competidor conociese el signo idéntico, sino también admite como requisito 4

5 que debiera haberlo conocido, y así refiere, que en palabras del testigo perito que declaró en el juicio, Sr. Eulogio, el demandado conocía y en cualquier caso, debía haber conocido la existencia de MEDPRIVE en el momento de llevar a cabo el registro. Concluye el recurrente que no siendo notorio el signo distintivo, no por eso deja de ser conocido y menos para un competidor directo y licenciado en derecho, como es el caso. Insiste en que ese conocimiento previo de que el actor utilizaba ese nombre en el tráfico antes de la solicitud del demandado un elemento básico para apreciar su mala fe, habrá que estar a la prueba practicada y no al carácter notorio de la marca o dominio, sino al especifico conocimiento que el demandado tuviera de la utilización en el tráfico. TERCERO.- Expuesto lo anterior, el motivo del recurso de casación interpuesto incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento al no atender a la base fáctica de la sentencia recurrida y su ratio decidendi ( art , 4º LEC ). En efecto, y al margen de la defectuosa formulación, como es de ver, en el fundamento anterior, la parte recurrente elude que la resolución impugnada, tras examinar la prueba practicada y confirmando las determinaciones del juzgador de primera instancia, concluye que «[...] En los escasos meses transcurridos entre el registro de los dominios del demandante y el de la marca del demandado, la actora no ha acreditado sino el inicio de alguna actividad promocional en internet, pero no la existencia de actividad misma en el entorno analizado, sin que tampoco exista relación entre las partes previa( dependencia, laboral o de otro tipo) que lleve a considerar que la actuación del demandado se incardina en la falta de respecto a una exigible fidelidad o haber conculcado determinados límites éticos. Nada de esto, consta aquí, y aunque ciertamente, es hecho conocido (al que también se aludió en el procedimiento) que al registrar un dominio aparecen los relacionados que están libres y sus titulares, tampoco esto determina, por sí solo, la concurrencia que de mala fe, pues si están libres puede procederse a su registro, sin perjuicio de valorar, en su caso, si con tal actuación se han conculcado derechos preferentes. Aquí el derecho marcario preferente lo ostenta el demandado y el actor pretende, con un escaso y endeble bagaje probatorio, que prospere la acción reivindicatoria planteada o en su caso, se anule la marca inscrita por mala fe...[...]». En consecuencia, la sentencia recurrida no se opone a la jurisprudencia citada como infringida, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina jurisprudencial invocada (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos y eludiendo, en definitiva, que el criterio aplicable para la resolución de la cuestión jurídica planteada depende de las circunstancias fácticas de cada caso. 5

6 CUARTO.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art LEC, dejando sentado el art que contra este Auto no cabe recurso alguno. QUINTO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada procede imponer las costas a la parte recurrente. SEXTO.- La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido al amparo de la DA 15.ª LOPJ. PARTE DISPOSITIVA En virtud de lo expuesto, LA SALA ACUERDA : 1º) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil entidad Medprive Healthcare, S.L. contra la sentencia dictada con fecha de 23 de marzo de 2015 por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª), en el rollo de apelación núm. 834/2014, dimanante del juicio ordinario núm. 545/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia. 2º) Declarar firme dicha Sentencia. 3º) Imponer las costas a la parte recurrente, quién perderá el depósito constituido. 4º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala. Contra la presente resolución no cabe recurso alguno. Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como secretario, certifico 6