Resolución: /CSD-INDECOPI Comisión de Signos Distintivos Presidenta de la CSD: Patricia Victoria Gamboa Vilela

Transcripción

1 Resolución: /CSD-INDECOPI Comisión de Signos Distintivos Presidenta de la CSD: Patricia Victoria Gamboa Vilela Lima, 26 de febrero de 2014 EXPEDIENTE : ACCIONANTE EMPLAZADO MATERIA : R&R APPAREL COMPANY, LLC : NOVOA LARRAGAN, CARLOS FELIPE : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO 1. ANTECEDENTES Con fecha 04 de junio de 2013, R&R APPAREL COMPANY, LLC, de Estados Unidos de América, solicita la nulidad del registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras R & J escritas en forma estilizada y entrelazadas; conforme al modelo adjunto: que distingue prendas de vestir en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita a favor de NOVOA LARRAGAN, CARLOS FELIPE, de Perú, con certificado Nº R APPAREL COMPANY, LLC, manifiesta lo siguiente: - Su empresa es titular de los derechos de autor sobre diferentes obras registradas ante la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos de América, las cuales son de propiedad de Rock & Republic Enterprises, Inc. y fueron cedidas a R&R Apparel Company, LLC por contrato de fecha 30 de marzo de La marca objeto de nulidad es casi una imitación del monograma que conforma sus derechos de autor. - La obra autoral R&R de su empresa, goza de fama y prestigio mundial. 1

2 - La marca objeto de nulidad reproduce el derecho de autor de su empresa, ya que vistos en su conjunto y en forma sucesiva, evidentemente son confundibles entre sí a nivel gráfico, fonético y conceptual, por cuando son casi idénticos. - De ninguna manera podría atribuirse a la simple casualidad que el signo solicitado se encuentre conformado casi exactamente por los mismos elementos gráficos y fonéticos que conforman sus prestigiosas marcas y derechos de autor, los cuales no sólo están debidamente registrados a favor de su empresa, sino que también son activamente publicitados y comercializados en la Comunidad Andina, Estados Unidos de América y a nivel internacional, en relación a productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. - La marca objeto de nulidad reproduce, inobjetablemente, los mismos elementos constitutivos de la obra autoral de su empresa, por lo que será asociada por el consumidor o usuario como una variación de su obra, afectando así los interese de su empresa. - La pretensión del emplazado de apropiarse a nivel marcario de obras autorales ajenas, para aprovecharse de su reputación, a través del registro de la marca objeto de nulidad, se aparta de las normas y reglas jurídicas que prescriben una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo para incursionar con este en el mercado. Por ello, estamos ante una típica conducta de mala fe, que la Comisión deberá evaluar al momento de resolver. - El emplazado conocía perfectamente al tiempo de solicitar y obtener el registro de su marca, de la existencia de los derechos de autor conformados fundamentalmente por el mismo diseño que conforma los signos de propiedad de su empresa. - Es evidente que el emplazado registró a su favor copia de los derechos autorales de su empresa, ya que la sustancial semejanza de los signos no puede atribuirse a una simple casualidad, si tenemos en cuenta que la marca a anularse se encuentra únicamente conformada por el elemento característico y muy peculiar diseño artístico que conforma los derechos de autor de su empresa. - Considerando que el elemento central de las obras autorales de su empresa ha sido copiado de forma casi exacta por el emplazado, es evidente que este tuvo pleno conocimiento de dichos derechos de autor de su empresa, más aún si se tiene en cuenta que se desempeña en el mismo sector del mercado que su empresa. - La Comisión podrá advertir que la conducta del emplazado se encuentra incursa dentro de los supuestos de mala fe, en particular el de total imitación de una marca prestigiosa de propiedad de un tercero y de derechos autorales, muy difundidos a nivel internacional, con la deliberada intención de aprovecharse de la reputación obtenida por aquéllos, y el de impedimento de la competencia extranjera, así como en la comisión de actos de competencia desleal. - Invoca la aplicación de los artículos 136 inciso f) y 172 de la Decisión 486. Asimismo, adjunta medios probatorios y cita jurisprudencia que considera aplicable al presente caso. Mediante escrito de fecha 04 de noviembre de 2013, la accionante invoca la aplicación de criterios contenidos en una resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos. NOVOA LARRAGAN, CARLOS FELIPE, al absolver el traslado de la nulidad manifiesta lo siguiente: - La marca registrada y los derechos de autor de la accionante no resultan similares. - En el expediente N la Oficina de Derechos de Autor emitió el Informe N /DDA de fecha 09 de diciembre de 2009, donde estableció que el signo R&R no cumple con requisito de originalidad, dado que el tipo de letra que utiliza es muy similar al denominado Bononi MT, el hecho de ponerlas en dirección contraria y 2

3 sobreponerles el símbolo & no le otorga un grado suficiente de originalidad, por lo que no puede ser considerado como obra y por lo tanto, no es objeto de protección por el Derecho de Autor. Además, en el referido expediente se demostró que las letras RR son de uso común en la clase y que existe un registro con la presentación R&R en forma distinta a las del presente caso. - La accionante no ha cumplido con presentar la documentación que acredite que su obra autoral goce de fama y prestigio internacional. - Las letras RR son de uso común en la clase 25 y existe un registro que contiene las letra R&R con diferente presentación. Además, la Oficina de Derecho de Autor ha sustentado que la denominación R&R carece de originalidad por lo que no puede gozar de protección como derechos de autor. - Respecto a la supuesta imitación que aduce la otra parte, esta es refutada con el hecho que dicha marca se encuentra registrada en Estados Unidos de América en diversas clases, incluida la clase 25, a favor de Helen L. Winslow. - Si la Oficina de Derechos de Autor ha manifestado que el signo R&R carece de originalidad para gozar de protección por esta vía, si R&R se encuentra registrada en los Estados Unidos de América país de procedencia de la accionante y si en nuestro país existen registros conteniendo las letras RR, por lo que es de uso común, como es que la accionante puede hablar de exclusividad e irrogarse la exclusividad de uso de dicho signo, lo cual evidentemente carece de fundamento, concluyendo que terceros pueden conformar una marca con el uso de R&R, debiendo para ello consignar una presentación especial o diferente a las registradas. - La accionante no ha demostrado que su marca ha sido obtenida de mala fe. Mediante escrito de fecha 09 de enero de 2014, la accionante reitera los argumentos de su acción. 2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto R & J y logotipo, inscrita con certificado Nº , se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momento. 3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 3.1. Cuestiones previas - Del prestigio alegado por la accionante La accionante manifiesta que su marca R&R goza de fama y prestigio internacional. En lo que a este argumento se refiere, esta Comisión precisa que nuestra legislación únicamente reconoce como categoría jurídica, a las marcas notoriamente conocidas, para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, si bien en el presente caso, la accionante argumenta que su marca R&R goza de fama y prestigio internacional, se advierte que en el presente caso la calidad de 3

4 notoriamente conocido de dicho signo no ha sido invocada, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto. - Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de nulidad Los supuestos de competencia desleal no constituyen causales de nulidad del registro de una marca, las cuales se encuentran debidamente establecidas por el artículo 172 de la Decisión 486. Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal del emplazado corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante Informe de antecedentes Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que NOVOA LARRAGAN, CARLOS FELIPE, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras R & J escritas en forma estilizada y entrelazadas; conforme al modelo adjunto: que distingue prendas de vestir en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº , vigente hasta el 03 de junio de El presente registro fue solicitado el 03 de marzo de 2008 y otorgado por mandato de la Resolución Nº /OSD-INDECOPI, de fecha 03 de junio de Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley. 1 Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro. En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en 1 BOTANA AGRA, Manuel. Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas, en Revista ADI Nº 13, , p

5 dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución. En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita (concedido en virtud a la Resolución Nº /OSD-INDECOPI, de fecha 03 de junio de 2008), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo Nº 823 y la Decisión 486 (ésta última actualmente vigente), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones. En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo Nº y siempre que no la contravenga Análisis de las causales de nulidad El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que la presente acción de nulidad se sustenta en que el registro de la marca R & J y logotipo, inscrita con certificado Nº , habría sido otorgado en contravención del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 y que el mismo fue obtenido mediando mala fe. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resultan atendibles los argumentos de la accionante Aplicación del supuesto previsto en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 La accionante manifiesta que su empresa es titular de los derechos de autor sobre diferentes obras registradas ante la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos de América, las cuales son de propiedad de Rock & Republic Enterprises, Inc. y fueron cedidas a R&R Apparel Company, LLC por contrato de fecha 30 de marzo de Asimismo, señala que la marca objeto de nulidad es casi una imitación del monograma que conforma sus derechos de autor. Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Atendiendo a lo expuesto, en el presente caso, corresponde analizar si al momento de otorgarse el registro de la marca objeto de nulidad, se contravino lo dispuesto en la norma citada previamente. 2 De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº

6 Así, mediante Memorándum Nº /DSD-Mco, se solicitó a la Dirección de Derechos de Autor la emisión de un informe en el cual se detalle si los signos (cuadro Nº 1, N 2, N 3, N 4 y N 5) gozan de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor, y si estos se encuentran registrados en el Perú a favor de R&R APPAREL COMPANY LLC, de Estados Unidos de América, o de otra persona natural o jurídica, toda vez que en el expediente Nº , R&R APPAREL COMPANY LLC, ha iniciado la acción de nulidad contra el registro de la marca conformada por el logotipo conformado por las letras R & J escritas en forma estilizada y entrelazadas; conforme al modelo adjunto (cuadro Nº 6), sustentando la misma en el alegado derecho de autor. De ser el caso que goce de la protección referida, indicar desde cuando goza de la misma. CUADRO Nº 1 CUADRO Nº 2 CUADRO Nº 3 Página 6 de 12

7 CUADRO Nº 4 CUADRO Nº 5 CUADRO Nº 6 Signo materia de la acción de nulidad Al respecto, mediante Memorándum N /DDA, la Dirección de Derecho de Autor concluyó lo siguiente: - Los dibujos reproducidos en los cuadros N 1, 2, 3, 4 y 5 son objeto de protección por el Derecho de Autor. Sin embargo, no se encuentran registrados ante esta Dirección a favor de la empresa R & R APPAREL COMPANY LLC. o de algún tercero al 03 de marzo de Al respecto debe tenerse presente que la inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos a cargo de esta Dirección no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, siendo que el derecho de autor surge con la sola creación de la obra. Página 7 de 12

8 - El dibujo reproducido en el cuadro N 6 no afecta el derecho de autor del titular de los dibujos reproducidos en los cuadros N 1, 2, 3, 4 y 5, sin perjuicio de la protección que pueden obtener por la vía de la Propiedad Industrial. Finalmente, el emplazado argumenta que en el expediente N la Oficina de Derechos de Autor (debió decir Dirección de Derechos de Autor), emitió el Informe N /DDA de fecha 09 de diciembre de 2009, donde estableció que el signo R&R no cumple con el requisito de originalidad. Al respecto, cabe indicar que dicho informe no resulta vinculante para el presente caso, dado que el mismo se solicitó en un procedimiento distinto al que es materia de autos y estuvo referido a un signo que difiere de las obras que constituyen parte de los argumentos de la presente acción. Por lo expuesto se determina que la marca R & J y logotipo, inscrita con certificado N , al momento en que se solicitó su registro no se encontraba incursa en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundado este extremo de la nulidad formulada por R&R APPAREL COMPANY, LLC Mala fe La empresa accionante manifiesta que el registro de la marca R&R y logotipo, inscrita con certificado N , fue obtenido de mala fe. Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial. La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: (...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos ( ). [2] La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo. En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. [2] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, Pág.336. Página 8 de 12

9 Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico. De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la Autoridad Administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto. Al respecto, nuestra legislación establece una presunción iuris tantum de la buena fe de quienes solicitan un registro de marcas u otros elementos de la propiedad industrial. Así, el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que la prelación a favor del primer solicitante, supone su buena fe, por lo que no se reconocerá tal prelación, cuando quede demostrado lo contrario. De este modo, quien alegue que un solicitante ha actuado de mala fe, deberá acreditarlo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo 3 La accionante, a fin de acreditar lo que alega, ha presentado los medios probatorios que se detalla a continuación: 1. Impresiones de páginas web. 2. Copias de los certificados N VA , N VA , N , N , N , correspondiente al registro ante la Oficina de Derechos de los Estados Unidos de América, correspondiente a las siguientes obras: VA

10 VA VA VA VA Página 10 de 12

11 Del análisis de los medios probatorios presentados por la accionante, tenemos lo siguiente: - Las impresiones tienen como fecha de impresión 03 de diciembre de 2012, esto es, una fecha posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, por tal motivo, no resultan relevantes para acreditar la mala fe alegada, en tanto se trata de documentos que presentan una fecha posterior a la solicitud del registro de marca cuestionado. - De los certificados N , N , N emitidos por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de América, se advierte que los mismos presentan en su conformación la representación estilizada del término R&R, donde el símbolo & se encuentra sobrepuesto a las letras R-R. Además, dichas obras se encuentran registradas con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad. Asimismo, se advierte que el término R&R antes referido, resulta semejante a la marca objeto de nulidad, siendo la única diferencia entre tal marca y el referido término (R&R) la presencia de la letra J invertida en lugar de la segunda letra R, lo cual no impide que ambos elementos generen una impresión visual semejante. Conforme a lo señalado, se concluye que la semejanza anteriormente referida no puede atribuirse a una simple coincidencia, sino al deliberado propósito de apropiarse de un elemento que ya era utilizado por un tercero, por lo que razonablemente se puede concluir que NOVOA LARRAGAN, CARLOS FELIPE conocía la existencia de tal elemento con anterioridad a la presentación de su solicitud de registro en nuestro país. De lo expuesto, esta Comisión considera que existen elementos suficientes para determinar que el registro de la marca R & J y logotipo fue solicitado por NOVOA LARRAGAN, CARLOS FELIPE de mala fe Aplicación de la jurisprudencia invocada - Jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual y de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi En el presente caso, la accionante invoca la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) y de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...). Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de 11

12 observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la accionante Conclusión En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto R & J y logotipo, inscrita con certificado Nº , se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haber sido solicitado de mala fe, razón por la cual corresponde declarar fundada la presente nulidad. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN Declarar FUNDADA la acción de nulidad formulada por R&R APPAREL COMPANY, LLC, de Estados Unidos de América; y en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras R & J escritas en forma estilizada y entrelazadas; conforme al modelo adjunto, que distingue prendas de vestir en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº , a favor de NOVOA LARRAGAN, CARLOS FELIPE, de Perú. Con la intervención de los miembros de Comisión: Patricia Victoria Gamboa Vilela, Hugo Fernando González Coda, Fausto Vienrich Enriquez y Gonzalo Ferrero Diez Canseco. Regístrese y comuníquese. PATRICIA VICTORIA GAMBOA VILELA Presidenta de la Comisión de Signos Distintivos Directora de Signos Distintivos 12