Marcas "La Lotería". Signo genérico y habitual. SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a veintisiete de Febrero de dos mil tres.

Transcripción

1 N de Resolución: /2003 Fecha de Resolución: 27/02/2003 N de Recurso: 8419/1997 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: D. Manuel Campos Sánchez- Bordona Marcas "La Lotería". Signo genérico y habitual. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintisiete de Febrero de dos mil tres. Visto por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8419/1997 interpuesto por la entidad LOTERÍA NACIONAL del ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, representada por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, contra la sentencia dictada con fecha 16 de mayo de 1997 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los recursos acumulados números 1885/1994 y 729/1995, sobre marcas; es parte recurrida la GENERALIDAD DE CATALUÑA, representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- El Letrado de la Generalidad de Cataluña, en representación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los recursos contencioso- administrativos números 1885/1994 y 729/1995 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas: a) De 18 de julio de 1994, que confirmó en reposición el dictado el día 2 de septiembre de 1993 por el que se inscribieron a favor del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado las marcas "La Lotería" números , y ; b) de fecha 6 de febrero de 1995 que, al estimar los recursos de reposición frente a la previa denegatoria, concedió igualmente al citado Organismo Nacional las marcas "La Lotería" números y Segundo.- Por auto de 14 de junio de 1995 se acordó la acumulación de ambos recursos. Tercero.- En su escrito de demanda, de 13 de octubre de 1995, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se revoquen los citados acuerdos y se ordene, en consecuencia, la denegación de las expresadas marcas". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba. Cuarto.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 13 de mayo de 1996, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que desestime el presente recurso contencioso-administrativo". Quinto.- El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado contestó a la demanda con fecha 20 de junio de 1996 y suplicó dicte en su día sentencia "desestimando totalmente la demanda interpuesta por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña, manteniendo la concesión de las marcas nº , nº , nº , nº y nº 'La Lotería' y gráfico". Sexto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera, del dictó sentencia con fecha 16 de mayo de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue:

2 "FALLAMOS: En atención a lo expuesto la Sala ha decidido estimar la demanda interpuesta por L'Entitat Autónoma de Jocs y Apuestas de la Generalitat y declarar la nulidad por no ser conformes a Derecho de las resoluciones de la O.E.P.M. de (tres), de 18 de julio 94 (tres) y de 6 de febrero de 1995 (dos) que concedieron las marcas nº y 719 'La Lotería', que se deniegan por tratarse de un signo genérico cuyo acceso al registro está prohibido por la Ley. Sin costas". Séptimo.- Con fecha 12 de noviembre de 1997 la entidad Lotería Nacional del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8419/1997 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo º de la Ley Jurisdiccional: Único: Inaplicabilidad del artículo 11.a), b) y c) de la Ley 32/1988 a las marcas objeto de recurso. Octavo.- La Generalidad de Cataluña presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición de las costas al Organismo recurrente. Noveno.- Por providencia de 20 de noviembre de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de febrero de 2003, en que ha tenido lugar. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 16 de mayo de 1997, estimó los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad y anuló los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñados que habían accedido a inscribir, a favor del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, cinco marcas mixtas (denominativas con gráfico). En concreto, la Sala reputó contraria al artículo 11 de la Ley 32/1988, de 19 de noviembre, de Marcas, la inscripción registral de las siguientes marcas: - Marca nº "La Lotería" y gráfico que consiste en la denominación objeto de la marca grafiada en cursiva con un trazo inferior para productos de la clase 16, "Décimos de lotería, boletos de quinielas, billetes, tíkets impresos, folletos, pólizas, contratos, tarjetas, carteles, fotografías y publicaciones". - Marca nº "La Lotería" y gráfico idéntico al anterior, para productos de la clase 28, concretamente "Juegos, especialmente juegos de lotería". - Marca nº "La Lotería" y gráfico, para productos de la clase 35, concretamente "Servicios de publicidad y negocios". - Marca nº "La Lotería" y gráfico, para productos de la clase 36, concretamente "Servicios de organización de loterías". - Marca nº "La Lotería" y gráfico, para productos de la clase 41, concretamente "Servicios de organización y realización de concursos y juegos, esparcimiento". Segundo.- La sentencia de instancia basó su decisión, favorable a la tesis de la entidad autonómica catalana y contraria, por lo tanto, a las decisiones administrativas impugnadas, en el siguiente razonamiento: "[...] La actora es titular de diversas marcas para las mismas clases con el signo 'Lotería Catalana' y recurre las nuevas marcas concedidas por considerar que incurren en la prohibición absoluta del art de la Ley de Marcas 32/88 en su apartados a, b y c, al tratarse de signos genéricos para los servicios que se pretende distinguir y usualmente utilizados para designarlos en el comercio, ya que los productos amparados

3 son relativos a juegos, fundamentalmente loterías. [...] Efectivamente, el término 'lotería' bien se entienda como juego público en que se premian con diversas cantidades varios billetes sacados a la suerte o bien como lugar en que se venden billetes de lotería, es el utilizado socialmente para referirse a una diversidad de juegos de azar existentes en el mercado (entre ellos lotería primitiva, lotería nacional, lotería combinada...) y a sus lugares de venta, de manera que en sí mismo carece de toda fuerza singularizante para designar un producto concreto, y no la obtiene tampoco por la mera anteposición del artículo determinado 'la' ya que en conjunto no consiguen la especificación y particularización precisas para dejar de ser apreciados como genéricos. [...] No es óbice para la anterior consideración el hecho de que en su día se concediese una marca de grafismo idéntico, 'La Lotería' y diseño, a la entidad coadyuvante, bajo el nº , ya que en esta materia el precedente administrativo no vincula, ni el mero hecho de haberse registrado anteriormente, acaso indebidamente, es título bastante para fundamentar una pretensión monopolística de utilización de un término genérico". Tercero.- Disconforme con la sentencia, la entidad "Lotería Nacional", del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, la recurre en casación alegando en su motivo único, al amparo del artículo º de la Ley Jurisdiccional, que en ella se ha aplicado indebidamente a las marcas objeto de recurso el artículo 11, apartado primero, letras a), b) y c), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. En el desarrollo del motivo la parte recurrente trata de rebatir la tesis del sobre la genericidad de las marcas objeto de litigio. Añade, además, que la Sala de instancia "no reconoce la genericidad de las marcas de la recurrente 'Lotería Catalana', que aunque no son objeto de discusión, sí fueron alegadas como base de impugnación" del recurso, y vuelve a citar en su apoyo diversos precedentes administrativos constituidos por diferentes marcas que incluyen el vocablo "Lotería" y que han sido registradas por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Cuarto.- El motivo debe ser rechazado pues la Sala de instancia ha aplicado debidamente el precepto legal (artículo 11, apartado primero, de la Ley 32/1988) que prohibe en términos absolutos registrar como marcas aquellas que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir (letra a) o de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (letra b). En efecto, no puede negarse que, sea cual sea la participación que el Organismo Nacional de Loterías haya tenido en su génesis, y gestione o no él mismo una gran parte de las loterías que se juegan en España, lo cierto es que el vocablo "lotería", en cuanto tal (sin adjetivos que lo califiquen o especifiquen) resulta ser, y en todo caso así se ha incorporado al lenguaje usual, precisamente aquel que designa, en términos generales, un conjunto de juegos en que se premia a los poseedores de ciertos billetes sorteados, juegos que admiten diversas variantes. El vocablo, por lo tanto, no es susceptible de ser monopolizado por ninguna empresa o entidad para distinguir sus propios productos o servicios, relacionados con el campo de aplicación del término, respecto de los productos o servicios ofrecidos al mercado por otras personas. Ya se trate de genericidad estricta o genericidad sobrevenida por el uso, el resultado es idéntico en este caso: los usuarios emplean el término genérico de "lotería" en relación con toda la gama de juegos posibles bajo tal rúbrica, de modo que dicho vocablo, en cuanto tal, no puede ser apropiado por nadie y no debe, en consecuencia, consentirse su utilización exclusiva, por parte de una empresa o persona determinada, como marca

4 identificativa de productos o servicios relacionados con su campo de aplicación. La Sala de instancia acierta, pues, al negar a aquella denominación uninominal "toda fuerza singularizante para designar un producto concreto", insuficiencia que, añade, no queda desvirtuada "por la mera anteposición del artículo determinado 'la' ya que en conjunto no consiguen la especificación y particularización precisas para dejar de ser apreciados como genéricos". Afirmaciones correctas a las que cabría añadir que, dada las características del gráfico en cuestión (se limita a la propia denominación objeto de la marca, sólo que grafiada de una determinada manera, con caracteres tipográficos en cursiva y con un trazo subyacente), tampoco resulta suficiente el conjunto mixto gráfico-denominativo para singularizar al distintivo en relación con los productos y servicios que trata de amparar. Respecto de dichos productos o servicios, la mera lectura de los que el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado pretendía proteger con las marcas finalmente denegadas (los hemos consignado en el fundamento jurídico primero, in fine, de esta sentencia) revela que, en los casos de las marcas , , y se trata de productos o servicios directa y nominalmente relacionados con este tipo de juegos. Y por lo que se refiere a la marca número , para proteger productos de la clase 35, todo induce a considerar que se trata asimismo de servicios de publicidad o negocios relacionados con la lotería, que son aquellos que corresponden precisamente al objeto propio del Organismo ahora recurrente. Quinto.- Si, como el propio organismo recurrente reconoce, no era objeto de litigio la mayor o menor genericidad del signo "Lotería Catalana" registrado a nombre de la entidad hoy recurrida, carece de sentido argumentar sobre éste en el seno del presente recurso de casación. Por último, respecto de los precedentes administrativos invocados, diremos que en la mayoría de ellos (los que se refieren al término "lotería" acompañado de otros adjetivos calificativos) sus diferencias con el distintivo ahora enjuiciado son patentes, lo que invalida el argumento. Sólo tendría fuerza éste en cuanto referido a la marca 'La Lotería' registrada bajo el nº para productos de la clase 38. Pero, como acertadamente señala el tribunal sentenciador, el hecho de que en su día fuera registrada tal marca ("acaso indebidamente", añade) no vincula a los órganos jurisdiccionales cuando se trata de apreciar el carácter genérico del término en relación con el tan citado artículo 11.1, letras a) y b), de la Ley de Marcas de Sexto.- Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo de la precedente Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS No ha lugar al recurso de casación número 8419 de 1997, interpuesto por la entidad Lotería Nacional del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Secció n Tercera) del de 16 de mayo de 1997, recaída en los recursos acumulados números 1885/1994 y 729/1995. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de

5 lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.