Impedimentos a la declaración como denominaciones de origen en el Decreto Legislativo 1075 sobre propiedad industrial

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1 From the SelectedWorks of Gustavo M. Rodríguez García March, 2009 Impedimentos a la declaración como denominaciones de origen en el Decreto Legislativo 1075 sobre propiedad industrial Gustavo M. Rodríguez García Available at:

2 EL NUEVO RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ EL NUEVO RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ Impedimentos a la declaración como denominaciones de origen en el Decreto Legislativo N 1075 sobre propiedad industrial Gustavo M. RODRÍGUEZ GARCÍA (*) MARCO NORMATIVO: Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (adoptado el 31 de octubre de 1958, suscrito por el Perú a través del Decreto Supremo N RE). Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (01/12/2000): arts. 135 incs. j) y k); 136 inc. h) y Título XII. Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N 1075 (28/06/2008): arts. 45, 47, 49, 89 y 90. Las denominaciones de origen son, esencialmente, signos que se encuentran comprendidos en una categoría más amplia: la de las indicaciones geográficas. La Decisión 486 que regula el Régimen de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina y que en el Perú ha sido complementada con las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N 1075 establece que se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos (1). De forma similar, el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (del cual el Perú es parte contratante) establece que se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o TEMA RELEVANTE esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Sobre las denominaciones de origen, se ha señalado que su peculiaridad ( ) frente a los demás signos distintivos está dada por el hecho que i) se trata de un signo distintivo que incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico, y ii) que se aplica a aquellos productos que tienen características especiales, debidas precisamente al hecho de haber sido extraídos o producidos en ese lugar geográfico (2). Así, en las denominaciones de origen se aprecia una vinculación innegable entre el producto distinguido y el lugar geográfico de su extracción o producción, sin que ello signifique que las denominaciones de origen cumplan un rol de certificación o referencia al carácter oriundo de un producto con respecto a un lugar o país determinado. El Decreto Legislativo N 1075, vigente desde el 1 de febrero de este año, incorporó en nuestro Régimen de Propiedad Industrial dos nuevos supuestos de prohibiciones o impedimentos para la declaración de una denominación de origen: i) que el signo sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe o registrada con anterioridad; y, ii) que el signo sea una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de una marca notoriamente conocida. En el presente artículo el autor analiza en detalle estos dos nuevos impedimentos, explicando particularmente sus alcances y principales efectos. Pues bien, en la normativa comunitaria andina, ya se habían establecido ciertos impedimentos para la declaración de una denominación de origen, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes: (i) que el signo no se ajuste a la definición establecida por la normativa y que hemos citado previamente; (ii) que se trate de una indicación común o genérica para distinguir el producto de que se trate; (iii) que se trate de un signo contrario a las buenas costumbres o al orden público; y, (iv) que pueda inducir a error al público con respecto la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, calidad, reputación u otras características del producto (3). No obstante ello, el Decreto Legislativo N 1075 (en adelante, LCPI), en vigor desde el 1 de febrero de este año, adiciona dos supuestos adicionales a las prohibiciones que hemos citado (*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de posgrado en Derecho de las Concesiones y de la Infraestructura y en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, cuenta con estudios en Economía y Derecho del Consumo, impartidos en el Perú, por la Universidad de Castilla - La Mancha. Actualmente, sigue estudios de Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Austral (Argentina). (1) Definición establecida en el artículo 201 de la Decisión 486. (2) GAMBOA VILELA, Patricia. Signos conformados por el nombre de un lugar geográfico: Marcas y denominaciones de origen. En: Derecho Virtual, N 5, setiembre - diciembre, 2007, p. 11. (3) Puede revisarse el artículo 202 de la Decisión 486. A CTUALIDAD JURÍDICA Nº

3 E SPECIAL en el párrafo anterior y que merecen un comentario en esta oportunidad. En efecto, el artículo 89 de la LCPI, establece como impedimentos adicionales a efectos de la declaración como denominación de origen: (i) que el signo sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe o registrada con anterioridad de buena fe (4) ; y, (ii) que el signo sea una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero cuando pueda producirse confusión, asociación (ya sea con ese tercero o con sus productos o servicios) o un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. El tema de las denominaciones de origen ha suscitado una atención no muy extendida por la doctrina en nuestro país. Sin embargo, es un tema que frecuentemente es aludido por el público en general y por los medios de comunicación, en particular, como consecuencia directa de la problemática con respecto a la denominación de origen Pisco. Un caso particularmente interesante y que se refería, por el contrario, a la imposibilidad de registro de marcas que afectaran denominaciones de origen es el denominado caso Tequilas el cual ameritó una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (5). Esta interpretación prejudicial es importante porque dejó establecido que se debe dar preferencia, en el marco de la normativa comunitaria andina, a las denominaciones de origen andinas con respecto a las denominaciones de origen extracomunitario. Ello tiene importancia ya que, sin perjuicio de la controversia con respecto al Pisco, si el país Chile (ajeno a la comunidad andina) solicitara el reconocimiento como denominación de origen Pisco en Colombia, este país miembro de la Comunidad Andina debería notificar a Perú a fin de que pueda ejercer el legítimo derecho de oponerse (debiendo preferirse a la denominación de origen comunitaria). Sobre las denominaciones de origen, en general, se ha apuntado que ( ) condensan un conjunto de valores comerciales, de calidad y de tradiciones culturales. La unicidad que distingue el lugar geográfico con el producto que denomina, le otorga a la denominación un valor toponímico que permanece en el tiempo y, en la medida de su uso y renombre, llega a identificar a todo el país (6). Es así, que las denominaciones de origen pueden representar un importante instrumento DENOMINACIÓN DE ORIGEN CARACTERÍSTICAS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Características para la promoción de la oferta exportable de un país. Desgraciadamente, en nuestro país, la normativa no genera incentivos para que los productores impulsen las declaraciones de denominaciones de origen en virtud de que la titularidad de estos signos distintivos se encuentra reservada al Estado. Promover las denominaciones de origen reviste una especial importancia a partir del importante bagaje agrícola y las especiales características climáticas y culturales de diversas zonas de nuestro país, lo cual se traduce en una necesidad de orientar los esfuerzos en la línea del análisis y reconocimiento de nuevas denominaciones de origen. Esto no quiere decir como erróneamente lo ha entendido algún autor (7) que quienes sostenemos esta particular riqueza y vinculación entre denominación de origen/megadiversidad, pretendamos afirmar que debe existir una suerte de paralelismo entre la magnitud de la megadiversidad nacional y la cantidad de las denominaciones de origen reconocidas en el país. En fin, ya en la materia que nos ocupa, resulta una innovación saltante que se haya previsto expresamente como impedimento para el reconocimiento de una denominación de origen, en primer término, la posibilidad de que se produzca un riesgo de i) Es un signo distintivo. confusión con una marca registrada o solicitada a registro previamente de buena fe. Ese riesgo de confusión deberá ser evaluado a la luz del análisis que la autoridad realiza también en los casos de confundibilidad entre marcas, esto es, considerando la conexión competitiva que pueda existir entre los productos/servicios distinguidos y las similitudes existentes entre los signos contrastados. La primera parte del análisis de confundibilidad el análisis de conexión competitiva resulta importante ya que, a diferencia de lo que ocurre con las marcas, las denominaciones de origen únicamente distinguen productos. Ello se desprende indubitablemente del texto expreso de la normativa comunitaria. Así, podría uno preguntarse si la confundibilidad a la que se refiere la LCPI únicamente puede producirse entre denominaciones de origen (que ya sabemos que solo pueden distinguir productos) y marcas de producto, o si, además, es posible que pueda producirse confusión entre denominaciones de origen y marcas de servicio. Nosotros consideramos que la autoridad deberá hacer el análisis de confundibilidad identificando si existe conexión competitiva o no entre el producto distinguido por la denominación de origen y los productos o servicios distinguidos por la marca o marcas (4) Aunque no nos explayaremos en el tema de la buena fe en esta oportunidad, sí vale la pena que señalemos, en la medida que la normativa expresamente establece que el impedimento será tal siempre que la marca haya sido registrada o solicitada de buena fe (con lo cual se entiende que la buena fe es un requisito ineludible para que el impedimento sea aplicable), que, tal y como la autoridad lo ha recordado en reiterada jurisprudencia, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no solo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Esto ha sido señalado, por ejemplo, en la Resolución N /TPI- INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2009; recaída en el Expediente N (5) Proceso 76-IP-2007 de fecha 15 de julio de (6) ARANA COURREJOLLES, María del Carmen. Las denominaciones de origen: Una métodología para su reconocimiento. En: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi, N 1, año 1, Lima, 2005, p (7) Para una aproximación a una lectura en nuestra opinión, tergiversada de los diversos apuntes que sendos autores hemos hecho sobre la materia, puede revisarse el trabajo de SÁNCHEZ DEL SOLAR, Miguel Ángel. Denominaciones de Origen en el Perú: Desafíos y oportunidades. En: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi, año 4, N 6, Lima, 2008, pp ii) Incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico. iii) Se aplica a aquellos productos que tienen características especiales, debidas precisamente al hecho de haber sido extraídos o producidos en ese lugar geográfico. 32

4 EL NUEVO RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ con las que se deba realizar el contraste. De esta forma, será posible que una denominación de origen referida a una bebida alcohólica genere riesgo de confusión al ser contrastado con una marca que distingue servicios de bar de la Clase 43 de la Clasificación Internacional. A efectos de determinar la existencia o no de conexión competitiva, podrán seguirse los criterios recogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tales como atender a los canales de comercialización, a los medios de publicidad, al uso conjunto o complementario de los productos o servicios distinguidos por los signos, a la finalidad de los productos o servicios y a la intercambiabilidad entre los productos cuando el contraste se haga entre una denominación de origen y una marca de producto (8). Una vez realizada dicha etapa del examen correspondiente, se deberá proceder con el examen comparativo que, tratándose de denominaciones de origen, deberá implicar el empleo de los criterios establecidos entre los artículos 45 y 49 de la LCPI (obviando lo dispuesto en el artículo 47 ya que las denominaciones de origen no podrían estar dadas por signos figurativos o puramente gráficos), dependiendo de si la marca tiene un carácter denominativo, figurativo o mixto. Así, se deberá tener mayor énfasis en las semejanzas y se deberá apreciar los signos sucesivamente, entre otros criterios recogidos en los artículos previamente citados. Ahora bien, las disposiciones de la LCPI no recogen la posibilidad de plantear una oposición a la solicitud de reconocimiento de una denominación de origen. En efecto, la normativa prescribe en su artículo 90 que la declaración de protección deberá ser publicada por una sola vez en el diario oficial El Peruano. Pero es la declaración de protección y no la solicitud de reconocimiento de la denominación de origen la que debe publicarse. Así, no se trata de una publicación a efectos de que una persona interesada por ejemplo, el titular de una marca con la que podría generarse riesgo de confusión pueda formular oposición fundamentada a la solicitud de reconocimiento de una denominación de origen. Adicionalmente, la normativa no contempla la posibilidad de oponerse ni contiene un artículo que haga aplicables las disposiciones relativas a la oposición en el régimen de marcas (aunque sí establece que podrían aplicarse otras disposiciones como las relativas al examen de forma o la nulidad de las marcas, entre otras). En ese sentido, entendemos que el análisis de confundibilidad deberá ser realizado de oficio con todas aquellas marcas registradas o solicitadas a registro de forma previa y de buena fe. De ser el caso, la autoridad deberá rechazar la declaración solicitada por encontrarse incursa en alguno de los impedimentos ya sea los establecidos en el artículo 202 de la Decisión 486 o los recientemente incorporados en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la LCPI, dentro de los cuales se encuentra establecido el supuesto de riesgo de confusión que venimos comentando. Hubiera sido deseable que, a la luz del desarrollo planteado en el Caso Tequila que ya hemos comentado, la LCPI recoja expresamente la posibilidad de que los países miembros deban notificar a los otros países miembros a efectos de que ejerzan su derecho a oponerse cuando se presente una solicitud de reconocimiento de una denominación de origen extranjero ajeno a alguno de los países miembros. No obstante ello, reconocemos también que quizás ello no hubiera sido propio de una normativa nacional complementaria a la normativa andina (la cual no recoge expresamente ese supuesto desarrollado por el Tribunal en el caso aludido). En todo caso, nuestro comentario se sustenta en los términos expresados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando señala enfáticamente que el reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país incompatible con una denominación de origen andina no reconocida, debería ceder su prioridad a esta última bajo riesgo de incurrirse en un incumplimiento de la normativa comunitaria. Es más, en general, consideramos que hubiera sido deseable que se contemple expresamente la posibilidad de plantear oposiciones a las solicitudes de reconocimiento de denominación de origen a efectos de que los titulares de marcas o solicitantes de marcas puedan sustentar, a su modo y en sus términos, la oposición que convenga a su derecho. Para ello, se podría haber establecido plazos análogos a los que corresponden al procedimiento marcario. Por otro lado, como ya habíamos señalado, la LCPI contempla como impedimento a la declaración como denominación de origen de un signo, que este consista en una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero cuando pueda producirse confusión, asociación (ya sea con ese tercero o con sus productos o servicios) o un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Dicha disposición recoge la misma prohibición establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 referida al registro de marcas, solo que la hace extensiva a la denominación de origen. En ese orden de ideas, resulta pertinente que recordemos los significados de cada uno de los supuestos establecidos en dicho impedimento de acuerdo con lo señalado por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi en reiterada jurisprudencia. Así, la reproducción se produce cuando un signo determinado es idéntico o exactamente igual a otro. Un signo será la imitación de otro cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del consumidor. Por otro lado, un signo será la traducción de otro cuando uno de ellos sea la expresión en otro idioma o lenguaje del otro. Finalmente, la transcripción se producirá cuando la denominación de origen adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida mientras que la transliteración se producirá, por ejemplo, si la denominación de origen contiene una expresión mediante la cual se refiere al significado de caracteres chinos que son parte de una marca notoria (9). Como puede apreciarse, así como existen prohibiciones al registro de marcas referidas a las denominaciones de origen, ahora la normativa establece prohibiciones a la declaración de denominaciones de origen referidas a las marcas. En efecto, debemos recordar que la Decisión 486, en los literales j) y k) de su artículo 135, ha establecido dos prohibiciones absolutas de registro de marcas referidas a denominaciones de origen. La primera de ellas se refiere a la imposibilidad de registrar como marca, un signo que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión (8) Proceso 127-IP-2007 de fecha 17 de octubre de (9) Ver, por ejemplo, las definiciones recogidas en la Resolución N /TPI-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2009; recaída en el Expediente N A CTUALIDAD JURÍDICA Nº

5 E SPECIAL o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (se refiere a la notoriedad de la denominación de origen). El segundo supuesto se refiere a la imposibilidad de registrar como marca, un signo que contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. El supuesto establecido en el literal k) del artículo 135 es más estricto aunque se encuentra reservado únicamente a los casos que impliquen denominaciones de origen para vinos y bebidas espirituosas como ocurre con el Pisco mientras que el literal j) resulta de aplicación para cualquier denominación de origen siempre que exista riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen. Apreciado dicho supuesto, resulta coherente que la normativa prevea el escenario opuesto, esto es, que la confusión se produzca ante la pretensión de declaración de una denominación de origen que genere riesgo de confusión, por ejemplo, con una marca registrada. En ambos casos (que se pretenda registrar una marca que genere confusión en virtud de la denominación de origen ya declarada y viceversa) el riesgo de confusión se derivaría de la coexistencia que la normativa impide. Un ejemplo del supuesto más estricto se produjo con respecto a la solicitud de registro del signo The Pisco Train para distinguir, entre otros, servicios de transporte y organización de viajes. La primera instancia denegó el signo invocando de forma incorrecta el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486. La Sala de Propiedad Intelectual, conociendo la apelación formulada, confirmó la denegatoria pero invocando, adecuadamente, la protección ampliada contenida en el literal k) del artículo 135 de la normativa comunitaria andina (10). En este artículo, hemos aludido a los dos nuevos impedimentos a la declaración de una denominación de origen contemplados en la LCPI. Las nuevas disposiciones sobre denominaciones de origen pasan a complementar lo establecido en el Título XII, Capítulo I de la Decisión 486 referido a las denominaciones de origen. Resulta importante comentar, eso sí, que discrepamos de la mención de la normativa comunitaria a las indicaciones de procedencia dentro del referido Título XII otro tipo de indicaciones DECLARACIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN IMPEDIMENTOS PARA LA DECLARACIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Impedimentos geográficas ya que, en estricto, consideramos que estas no tienen la condición de signos distintivos y, en consecuencia, no merecen una tutela por parte de la normativa de propiedad industrial sino, cuando corresponda, implicarán la aplicación de la normativa sobre represión de la competencia desleal (11). En cualquier escenario, consideramos positiva la incorporación de los impedimentos antes referidos en el régimen correspondiente a las denominaciones de origen. Consideramos pertinente, también, incidir en la necesidad de impulsar el reconocimiento de Decisión 486 (art. 202) Decreto Legislativo N 1075 (art. 89) i) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 201. ii) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general. iii) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público. iv) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos. i) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe. ii) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. las denominaciones de origen nacionales. Si bien es cierto, no podemos pretender que el solo reconocimiento de la denominación de origen genere un beneficio económico directo o, al menos, inmediato a favor de los productores, sí debemos ser conscientes que representa un paso ineludible en el marco de una política de promoción del país. Asimismo, cualquier reconocimiento a una denominación de origen deberá hacerse de forma que no vulnere, afecte o incida negativamente en los derechos debidamente reconocidos a los titulares de marcas o a quienes las hayan solicitado de forma previa de buena fe. (10) Resolución N /TPI-INDECOPI de fecha 6 de mayo de 2008; recaída en el Expediente N (11) Doctrinariamente, se distingue entre dos sistemas de protección de las indicaciones geográficas dentro de las que están comprendidas las denominaciones de origen. Estos sistemas son: (i) el sistema simple; y, (ii) El sistema mixto. El sistema simple confiere protección a las indicaciones geográficas, de forma exclusiva, al amparo de la normativa de competencia desleal. En virtud al sistema mixto, además de prohibirse el engaño sobre la base de la normativa de competencia desleal, se reconoce un derecho de exclusiva que tiene la calidad de derecho de propiedad industrial y que merece tutela sobre la base de dicha normativa, pudiendo plantearse acciones por infracción en contra de quienes empleen la indicación geográfica concretamente, las denominaciones de origen de forma indebida. Puede revisarse sobre este particular; GAGLIUFFI PIERCECHI, Ivo. Competencia desleal e indicaciones geográficas: El acto prohibido respecto a la procedencia geográfica. Análisis sobre su regulación y aplicación en el Perú. En: Advocatus, N 7, Lima, 2002, pp