Nº de Recurso: 4259/2008. ROJ: STS 205/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona

Transcripción

1 Nº de Recurso: 4259/2008. ROJ: STS 205/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona SENTENCIA En la villa de Madrid, a tres de febrero de dos mil diez. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4259/2008 interpuesto por "SERVIHABITAT XXI, S.A. Sociedad Unipersonal", representada por la Procuradora Dª. Alicia Casado Deleito, contra la sentencia dictada con fecha 17 de junio de 2008 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribuna Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 145/2005, sobre concesión de la marca número , "Servihabitat", con gráfico y reivindicación de colores; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "SERAC, S.A. DE SERVICIOS", representada por la Procuradora Dª. Rosa Sorribes Calle. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- "Servihabitat XXI, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 145/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de enero de 2005 que, al estimar el recurso de alzada formulado por "Serac, S.A. de Servicios", finalmente denegó la concesión de la marca nacional número ,"Servihabitat" (mixta), para distinguir servicios de las clases 36 y 38 del Nomenclátor Internacional. Segundo.- En su escrito de demanda, de 13 de julio de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando el presente recurso y declarando no ser conforme a derecho la resolución recurrida de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de enero de 2005, por la que estimando el recurso de alzada formulado por Serac, S.A. de Servicios, revocó la inicial concesión de la marca española número 'Servihabitat' clases 36 y 38." Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 26 de septiembre de 2005 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dicte sentencia "por la que se desestime el recurso interpuesto." Cuarto.- "Serac, S.A. de Servicios", contestó a la demanda por escrito de 22 de diciembre de 2005 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dicte sentencia "por la que desestimando el recurso interpuesto, se confirme el acuerdo denegatorio recurrido por ser ajustado a derecho, con todos los demás pronunciamientos a que hubiere lugar". Quinto.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta dictó sentencia con fecha 17 de junio de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: 1º.- Desestimar el presente recurso contencioso- administrativo. 2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas." Sexto.- "Servihabitat XXI, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4259/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas. Segundo: Infracción de la Jurisprudencia. 1

2 Séptimo.- El Abogado del Estado presentó escrito con fecha 8 de mayo de 2009 solicitando la desestimación del recurso y con costas. Octavo.- "Serac, S.A. de Servicios" presentó escrito de oposición y solicitó a la Sala que dicte sentencia desestimando el recurso, y que "confirme la sentencia recurrida y la denegación de la marca española Servihabitat por ser ajustada a derecho, imponiendo en consecuencia las costas al recurrente, con todos los demás pronunciamientos que procedan." Noveno.- Por providencia de 2 de diciembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 26 de enero de 2010, en que ha tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, con fecha 17 de junio de 2008, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Servihabitat XXI, S.A. Sociedad Unipersonal" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue finalmente denegada la inscripción de la marca número , "Servihabitat", con gráfico, para distinguir "seguros, servicios financieros, negocios monetarios; negocios inmobiliarios" en la clase 36 del Nomenclátor Internacional y "servicios de telecomunicaciones, comunicaciones por terminales de ordenador, mensajería electrónica, transmisión de mensajes e imágenes asistidas por ordenador" en la clase 38 del citado Nomenclátor. A la inscripción de la marca número , solicitada por "Servihabitat XXI, S.A. Sociedad Unipersonal", se había opuesto "Serac, S.A. de Servicios" en cuanto titular de las marcas números y "H Habitat", para las clases 36 ("los servicios de administración de inmuebles") y 38 ("servicios de telecomunicaciones y comunicaciones, incluidas las comunicaciones por terminales de ordenador y las comunicaciones digitales, y a través de redes informáticas mundiales"), respectivamente, y del rótulo número , "Habitat" ("su establecimiento destinado a las actividades propias de una organización inmobiliaria"). Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Servihabitat y las marcas anteriores H Habitat, una evidente similitud fonética, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, lo que impide la pacífica convivencia de ambos signos en el mercado, toda vez que la marca recurrida incorpora a su conjunto dos palabras, una de las cuales es idéntica a las marcas prioritarias y la otra, no sólo carece de la fuerza distintiva suficiente como para alegar el riesgo de confusión entre las marcas, sino que por el contrario lo aumento, al tratarse de la palabra servicio en catalán, que no hace sino llevar al consumidor a asociar el origen empresarial de dichos signos. En cuanto a la alegación del titular de la marca basada en el precedente de la marca cabe decir que como reiterada jurisprudencia tiene establecida la actividad de la Administración no es arbitraria sino reglada y sometida únicamente al principio de legalidad. Así la sentencia de 23 de julio de 1988 [...]". Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes: "[...] Para apreciar la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, es necesario la concurrencia de dos requisitos; en primer lugar, la identidad o semejanza entre las marcas comparadas; en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión el público. 2

3 En cuanto al primero de los requisitos, semejanza o parecido entre los distintivos enfrentados, [...] puede afirmarse, sin ningún genero de dudas, que se aprecia una similitud o identidad fonética y gramatical entre ellas inequívoca al coincidir en su elemento más característico como es el vocablo Habitat, careciendo Servi de valor significativo alguno, pues Servihabitat no es más que el resultado de añadir una palabra indicativa, Servi, a un distintivo acreditado en el mercado inmobiliario, Habitat. Resulta además significativo que las marcas comparadas amparan servicios en áreas comerciales similares lo que impide la coexistencia pacífica en el mercado al inducir a confusión a los destinatarios, esto es, el consumidor medio [...] Ello nos conduce a determinar que en el presente caso se evidencia una similitud que produce la aplicación de la prohibición del artículo 6 de la Ley de Marcas, ya que no cabe apreciar suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas que eviten la posibilidad de confusión entre ellas y también el riesgo de confusión entre los consumidores a los que van destinados los servicios que amparan. [...] Por otra parte, resulta irrelevante la invocación de determinados precedentes administrativos que realiza la actora en su escrito de demanda, toda vez que, según una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la confrontación entre las marcas enfrentadas debe resolverse en función de las circunstancias que concurren en cada caso, y a la luz de lo dispuesto en las normas legales aplicables". Cuarto.- La Sala de instancia, además, citó como precedentes de la ahora impugnada dos sentencias anteriores, ya firmes, en las que había analizado cuestiones análogas sobre marcas más o menos próximas. En la primera de dichas sentencias dictadas por la propia Sala territorial, la de 5 de mayo de 2005, había confirmado la denegación de la marca número /1, "Servihabitat.com", para determinados servicios, por su incompatibilidad con el nombre comercial "H Habitat". En la dictada en 19 de septiembre de 2007 había asimismo apreciado la incompatibilidad entre la marca , "Class Habitat", para servicios de las clases 36 y 38, con las marcas , "H Habitat", , "H. Habitat Grupo Inmobiliario", , "H Habitat", denominativas, clases 36 y 38, "administración de inmuebles, actividades inmobiliarias" y "servicios de telecomunicaciones", y rótulo , "Habitat". Quinto.- "Servihabitat XXI, S.A." alega en su primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas. A su juicio, la sentencia de instancia "[...] realiza una aplicación parcial de dicho precepto legal, ya que omite toda referencia a que la ley exige identidad o similitud y que exista riesgo de confusión, no únicamente identidad como se indica en la sentencia en cuanto a un vocablo que, además, es totalmente descriptivo en las clases en debate". Alega, en este mismo sentido, que existen diferencias gráficas, fonéticas y denominativas entre los signos enfrentados, lo que debería llevar a la aceptación de la nueva solicitud de marca. Sostiene que el vocablo "Habitat" es descriptivo y existen varias sociedades legalmente inscritas que incorporan este término en sus denominaciones sociales. Y expone que el examen de las marcas se ha efectuado valorando dicho vocablo de modo parcial, sin atender al grafismo de la letra "h", con olvido de que el examen comparativo entre signos distintivos ha de hacerse en su integridad, no descomponiendo sus elementos. Sexto.- El motivo será desestimado. La Sala ha apreciado la semejanza existente entre la marca aspirante y los signos opuestos (derivada de la coincidencia en la palabra "Habitat", presente en una y otros) en términos que no pueden reputarse arbitrarios, irracionales o claramente erróneos. Su valoración ha tenido en cuenta la mayor relevancia del elemento común (Habitat) en una y otras marcas, así como la menor fuerza distintiva del prefijo "servi" para identificar servicios, apreciación que puede ser defendible pues, en efecto, la coincidencia en el término "Habitat", 3

4 ligada a la menor capacidad identifica del prefijo, aproxima significativamente la marca aspirante a las ya registradas, para servicios análogos. La Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta, pues, de modo correcto el artículo 6.1 de la Ley 17/2001 y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existe el riesgo de confusión o asociación. No cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la sentencia de instancia. Las apreciaciones de hecho en los litigios sobre marcas no son revisables en casación salvo que se trate de errores manifiestos o el tribunal incurra en vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no sucede en el presente supuesto. Las afirmaciones de la recurrente sobre el carácter descriptivo del término "Habitat", que liga a la existencia de diversas marcas ya registradas, en nada desvirtúan la anterior conclusión. El carácter descriptivo se predica de una marca cuando el signo describe el producto o el servicio que pretende distinguir, lo que no sucede en este caso. "Habitat" no describe características o cualidades de los servicios financieros o de telecomunicaciones reivindicados para el nuevo signo. Podría, todo lo más, evocar o sugerir una lejana relación con servicios inmobiliarios, pero ni siquiera es realmente descriptivo de éstos, en términos legales. Acierta, pues, el tribunal de instancia al valorarlo como un término más que debe ser analizado en el conjunto de las marcas. Tampoco puede acogerse la alegación de la recurrente cuando imputa a la Sala de instancia no apreciar debidamente el riesgo de confusión. La incompatibilidad registral requiere la existencia de una coincidencia o similitud relevante entre los signos, siempre que sean concurrentes los ámbitos en que desenvuelven sus efectos. En el caso de autos no hay duda de la coincidencia aplicativa pues las marcas oponentes se refieren a servicios análogos a los que trata de proteger la aspirante. Y, por lo que se refiere a las denominaciones en sí mismas consideradas, ya hemos expuesto cómo debe ser respetado el juicio de instancia. No es cierto, por lo demás, que la Sala sentenciadora haya prescindido de la noción de similitud y haya centrado el riesgo de confusión en la identidad de marcas. Por el contrario, a lo largo de toda la sentencia se refiere continuamente, al binomio identidad/semejanza y lo que realmente advierte entre los distintivos enfrentados es una semejanza denominativa suficiente. Séptimo.- En su segundo motivo de casación "Servihabitat XXI, S.A." denuncia la infracción de la jurisprudencia. Invoca como tal las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1991, 14 de enero de 2005 y 26 de enero de 2005 que considera "aplicables a la resolución de las cuestiones en objeto de debate". Y cita asimismo en su apoyo la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de diciembre de El motivo tampoco puede ser acogido. Venimos afirmado reiteradamente que para juzgar sobre la existencia o no de semejanzas entre los distintivos enfrentados el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, dado el casuismo imperante. Y hemos afirmado asimismo que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas tiene poca utilidad invocar declaraciones generales que pudieran resultar aplicables de modo indiscriminado a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias singulares en él concurrentes. Cabe, pues, afirmar que ninguno de los criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto. Las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente avalan cómo el juicio del tribunal de instancia ha respondido a la utilización correcta de los criterios supuestamente infringidos, de modo que la mera cita de las sentencias en que aquéllos se plasman no puede servir de base para casar la ahora impugnada. Ninguna de las marcas examinadas en las tres citadas sentencias de esta Sala tienen relación con las que ahora son objeto de análisis. En cuanto a la cita de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de diciembre de 2002, en la que admitió la compatibilidad de las marcas "Lux Habitat" con los distintivos "H-Habitat", baste decir que no constituye jurisprudencia. En todo caso, la sentencia ahora impugnada expone cómo, con posterioridad al año 2002, otras sentencias ulteriores del mismo tribunal territorial habían llegado a la conclusión que ahora se alcanza. Lo cual debilita, como es lógico, la eventual fuerza del precedente sentado en 2002 que, por lo demás, se refería a una marca aspirante distinta de la que aquí fue denegada. 4

5 En la sentencia de 18 de diciembre de 2002, finalmente, las afirmaciones del tribunal sobre la falta de distintividad del vocablo "Habitat" no eran sino complementarias a la verdadera ratio decidendi del fallo. Octavo.- Procede pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS No ha lugar al recurso de casación interpuesto por "Servihabitat XXI, S.A. Sociedad Unipersonal" contra la sentencia dictada el 17 de junio de 2008 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo número 145 de Con imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez- Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico. Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 5