SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. (TRIBUNAL SUPREMO DE 28 DE MARZO DE 2003) PROPIEDAD INDUSTRIAL:

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1 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. (TRIBUNAL SUPREMO DE 28 DE MARZO DE 2003) PROPIEDAD INDUSTRIAL: NOMBRE COMERCIAL: CONCEPTO; CARACTERÍSTICAS; DIFERENCIA DE RÉGIMEN JURÍDICO CON LA MARCA. REGISTRO EN NOMBRE PROPIO PERO ACTUANDO DE HECHO PARA SOCIEDAD EN FORMACIÓN: TITULARIDAD EXCLUSIVA DE LA SOCIEDAD. D. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil tres. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Sexta, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Oviedo; cuyo recurso fue interpuesto por D. Gonzalo, representado por el Procurador D. Isacio Calleja García; siendo parte recurrida D. Marcelino y "CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA, S.L.", representados por el Procurador D. José Ignacio de Noriega Arquer. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO La Procurador Dª. Josefina Alonso Argüelles, en nombre y representación de D. Gonzalo, interpuso demanda de juicio de menor cua ntía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Oviedo, siendo parte demandada D. Marcelino y la entidad Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L., alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia declarando, respecto de D. Marcelino, la nulidad absoluta del registro de su Marca Nº NUM000. Y respecto de la entidad mercantil Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L., se solicita: 1.- La cesación del uso de la rubrica CETS, en el tráfico económico. 2.- Retirada del mercado de cualquier documento, cartel publicitario, placas identificativas del signo objeto de registro de la actora. 3.- Indemnización de daños y perjuicios, consistente tanto en el lucro cesante como en el daño emergente, tomándose al efecto del primero la ganancia obtenida por la demandada a raíz de la violación. Se citan, al efecto, expresamente los libros de comercio de los últimos cinco años de sendas partes actora y aquí demandada. 4.- Publicación de la Sentencia en periódicos de audiencia nacional y local. 5.- Según preceptua el art. 533 de la Ley Rituaria de esta Jurisdicción, la expresa condena en costas, por partes iguales, a sendos demandados.". 2.- El Procurador D. Jesús Vázquez Telenti, en nombre y representación de D. Marcelino y la entidad mercantil "Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que con desestimación de la demanda absuelva a los demandados de sus pedimentos, con imposición de costas.".

2 3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Tres de Oviedo, dictó sentencia con fecha 10 de octubre de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda formulada por D. Gonzalo contra D. Marcelino y Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería S.L. debo declarar y declaro la nulidad absoluta del registro de la marca num NUM000 condenando, en consecuencia a dichos demandados a retirar del mercado los documentos, carteles publicitarios y placas identificativas conteniendo el anagrama C.E.T.S. Y sin expresa imposición de las costas causadas.". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de D. Marcelino y Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L., al que se adhirió D. Gonzalo, la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Sexta, dictó sentencia con fecha 23 de mayo de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Se estima el recurso de apelación interpuesto por Don Marcelino, contra la sentencia dictada en autos de juicio civil de Menor Cuantía, que con el nº 83/96 se siguieron ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de los de Oviedo, la que REVOCA. En su lugar, debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por DON Gonzalo, dirigida contra DON Marcelino, así como contra la entidad CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA, S.L., a los que absolvemos de las pretensiones contenidas en la demanda. Con imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandante. Y sin hacer especial mención de las de esta alzada, respecto al recurso de apelación. Por contra, las de adhesión se imponen a la parte adherida.". TERCERO El Procurador D. Isacio Calleja García, en nombre y representación de D. Gonzalo, interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Sexta, de fecha 23 de mayo de 1.997, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO: Al amparo del nº 4º del art de la LEC de 1.881, se alega infracción de la Disposición Derogatoria 1ª de la Ley de Marcas 32/1.988, en relación con su art. 3, apartado 1. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 20 en relación con los arts. 81, 77, 78 y 3.1 de la Ley de Marcas 32/ TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 12, 48 y 81 de la Ley de Marcas 32/ CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 42, 43 y 44 de la Ley de Marcas 32/1.988 y art. 37 de su Reglamento. QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 53 de la Ley de Marcas 32/ SEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 30, 31, 35, 36, 37, 38, 78.1 y 81 de la Ley de Marcas 32/ SEPTIMO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la Jurisprudencia aplicable a las cuestiones objeto del debate, y en concreto, quebrantamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de diciembre de Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. José Ignacio de Noriega Arquer, en representación de D. Marcelino y "Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L.", presentó escrito de oposición al mismo.

3 3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 14 de marzo de 2.003, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Por Dn. Gonzalo se dedujo demanda contra Dn. Marcelino y la entidad CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA, S.L. en la que solicita respecto del primer demandado se declare la nulidad absoluta del registro de su Marca Nº NUM000 y respecto de la entidad mercantil se acuerde: 1. La cesación del uso de la rúbrica CETS, en el tráfico económico; 2. La retirada del mercado de cualquier documento, cartel publicitario, placas identificativas del signo objeto de registro de la actora; 3. Indemnización de daños y perjuicios, consistente tanto en el lucro cesante como el daño emergente, tomándose al efecto del primero la ganancia obtenida por la demandada a raíz de la violación (citándose, al efecto, expresamente los libros de comercio de los últimos cinco años de sendas partes actora y aquí demandada), 4. Publicación de la Sentencia en periódicos de audiencia nacional y local; y, 5. Según preceptúa el art. 533 [se refiere al 523] LEC la expresa condena en costas, por partes iguales, a sendos demandados. La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Oviedo de 10 de octubre de 1.996, recaida en los autos de juicio de menor cuantía 83 de 1.996, estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad absoluta del registro de la marca nº NUM000, condenando, en consecuencia a dichos demandados a retirar del mercado los documentos, carteles publicitarios y placas identificativas conteniendo el anagrama C.E.T.S. La Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de la mencionada Capital de 23 de mayo de 1.997, Rollo 790/96, estima el recurso de apelación de Dn. Marcelino y desestima la demanda, con absolución de los demandados. Por Dn. Gonzalo se interpuso recurso de casación articulado en siete motivos en cuyos enunciados respectivamente se denuncia infracción: de la disposición derogatoria primera de la Ley de Marcas 32/1.988 en relación con el art. 3, apartado 1 (primero), del art. 20 en relación con los arts. 81, 77, 78 y 3.1 de dicha Ley (segundo); de los arts. 12, 48 y 81 de la misma Ley (tercero); de los arts. 42, 43 y 44 de la Ley 32/88 y 37 de su Reglamento (cuarto); art. 53 de la Ley 32/88 (quinto); de los arts. 30, 31, 35, 36, 37, 38 y 78.1 y 81 de la Ley 32/88 (sexto); y de la Sentencia de la AP de Madrid de 19 de diciembre de 1.994, RJA 185/94 (motivo séptimo). Antes de iniciar el examen del recurso procede decretar la desestimación del motivo séptimo por denunciar la infracción de jurisprudencia mediante la cita de una sola Sentencia, cuando son precisas dos, y de una Audiencia Provincial, en lugar de esta Sala, que son las únicas que integran jurisprudencia civil a los efectos del art número 4º LEC. SEGUNDO.- Para la adecuada decisión del recurso procede hacer una breve referencia a los datos fácticos más significativos: 1º. El actor Dn. Gonzalo solicito el 24 de abril de el registro del nombre comercial nº NUM001 bajo la denominación C.E.T.S. -Centro de

4 Estudios Técnicos Superiores- a fin de distinguir bajo dicha modalidad registral un negocio dedicado a la enseñanza de matemáticas y otras ciencias, resolviéndose la concesión por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 3 de mayo de º. El demandado Dn. Marcelino solicitó el 23 de abril de el registro de la marca nº NUM000 denominada CETS, Centro de Estudios Técnicos Superiores a fin de distinguir los servicios comprendidos en la clase 41ª del nomenclátor internacional y concernientes a educación y formación, obteniéndose la concesión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 5 de enero de Los mencionados Srs. Gonzalo y Marcelino, en unión de otros dos socios, constituyen en Gijón por escritura pública de 11 de junio de la Compañía denominada "Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L.", en la que atribuyen a cada uno de los constituyentes 125 participaciones y designan administradores solidarios al Sr. Gonzalo y a otro de los socios. La sociedad se inscribió en el Registro Mercantil (t , f. 209). 4. El 19 de agosto de Dn. Gonzalo transmite sus participaciones sociales a los otros consocios; y, 5. El 22 de septiembre de el Sr. Gonzalo requirió por conducto notarial a Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L. (C.E.T.I.S.L.) que no continuaran usando la denominación de "CETS" de su titularidad sin su autorización. La demanda con fundamento con base, entre otros, en los arts. 12.1,B y 20 (por remisión del 81) de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, sostiene que le asiste el derecho de prioridad, y pide la nulidad de la marca posterior nº NUM000, además de las restantes consecuencias jurídicas ya expresadas. La Sentencia de la Audiencia entiende que el verdadero titular del nombre comercial nº NUM001 es la entidad Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería, S.L., porque si bien el solicitante registral fue el demandante Sr. Gonzalo, sin embargo "actuaba de hecho en nombre de dicha sociedad", sin que pudiera hacerse en nombre de ésta, en cuanto Academia para la enseñanza, porque todavía no había adquirido personalidad jurídica al hallarse en fase de preformación. En apoyo de tal conclusión se exponen por la resolución de instancia diversos argumentos, y entre ellos el de que, desde su inicio, la sociedad recurrente vino haciendo uso de la denominación litigiosa de forma pacífica, regular e ininterrumpida. Frente a lo argumentado por la Sentencia recurrida no pueden prevalecer las alegaciones del motivo primero del recurso, en el que se denuncia como infringida la disposición derogatoria primera en relación con el art. 3.1 de la Ley de Marcas 32/1.988, porque, con independencia de planteamientos relativos a si debe prevalecer una situación registral o una realidad extrarregistral, lo que la Sentencia resuelve, -con total acierto- es que el nombre comercial C.E.T.S. pertenece a la sociedad demandada, por lo que no hay un conflicto de preferencia entre registro de nombre y de marca, ni entre registro y uso, sino simplemente de titularidad que se decide en los términos expresados. TERCERO.- La misma suerte desestimatoria del motivo anterior debe seguir el motivo segundo en el que se acusa la infracción del art. 20 en relación con los arts. 81, 77, 78 y 3.1 de la Ley de Marcas 31/1.988.

5 No hay nada que objetar a la remisión del art. 81 -aplicación a los nombres comerciales de las disposiciones relativas a las marcas, en la medida que no sean incompatibles con su propia naturaleza-, sin embargo el art. 20 no es aplicable porque, como ya se dijo, no se trata de un problema de prioridad de derecho. Las referencias a los arts. 77 y 78 son irrelevantes porque no afectan a la "ratio decidendi" del pleito -ya expresada-, con independencia de que debe mantenerse en cualquier caso la apreciación fáctica de la instancia de que no existió uso real y efectivo del nombre comercial por parte del Sr. Gonzalo desde el contrato de transmisión de participaciones sociales de 19 de agosto de La apreciación aludida resulta incólume y vinculante para este Tribunal al tratarse de una "questio facti" no combatida adecuadamente -denuncia de error en la valoración de la prueba con cita de precepto probatorio idóneo para sustentar tal error-. CUARTO.- En el motivo tercero se denuncia como normas infringidas los arts. 12, 48 y 81 LM 32/88. Se afirma en el motivo que, por aplicación del art. 77 en la Sentencia objeto de recurso, se hace imperativo la infracción del contenido de los arts. 48 y 81. Se dice que, en el momento en que por Dn. Marcelino se pretende inscribir el registro de la marca nº NUM000, la propia Oficina Española de Patentes y Marcas debería haber aplicado con todo rigor el art. 12.1, letra B... y que con arreglo al art. 48, que ha sido vulnerado por aplicación inadecuada del 77, el registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante Sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los arts. 12, 13 y 14 de la LM. Y concluye que la acción ejercitada en la demanda es la del art. 48 y no la del 77. El motivo se desestima El art. 81 de la Ley de Marcas 32/88 (aplicable por razones de derecho intertemporal) declara aplicables al nombre comercial las disposiciones relativas a las marcas en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, lo que obviamente supone la prevalencia de las disposiciones específicas. El art define el nombre comercial como signo distintivo (de una persona) "en el ejercicio de una actividad", cuyo objeto puede incidir en la denominación elegida (art. 76.2, c). Esta actividad deberá especificarse en la solicitud (art. 78.2) de registro del nombre comercial (si potestativamente se solicita, art. 78.1), y, por otro lado, la vinculación entre el nombre y la actividad adquiere su máximo rigor en el art. 79 que dispone que "el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa". Ciertamente el registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial confiera a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico (art. 78.1), sin embargo la Ley (art. 77) reconoce la protección al preuso o uso anticipado. La Sentencia recurrida declara probado, por un lado, que el nombre comercial CETS pertenece a la entidad demandada, siendo registrado a nombre del Sr. Gonzalo porque todavía la sociedad demandada estaba en formación, actuación de hecho "en nombre de dicha sociedad", y, por otro lado, que el nombre comercial aludido fue siempre utilizado por Centro de Estudios Técnicos de Ingeniería S.L., y que no consta que el

6 demandante lo haya usado, ni haya probado haberlo usado. Aplicando la normativa jurídica expuesta a la situación fáctica sentada en la instancia (incólume en casación, y, por consiguiente, vinculante para este Tribunal) deviene incuestionable la inconsistencia del motivo y la sinrazón de la demanda formulada por Dn. Gonzalo. QUINTO.- En el motivo cuarto, en el que se denuncian como infringidos los arts. 42, 43 y 44 de la Ley de Marcas 32/88 y 37 de su Reglamento, se alega que "la Sentencia recurrida afirma que el uso ha sido siempre dado por los demandados y no por el actor lo que no resulta sino desajustado a la realidad de hecho y derecho... porque quién inició tal uso fue la parte actora... el hecho de haberse constituido la mercantil demandada no quiere decir que haya cedido derecho alguno sobre la legítima titularidad registral... y que no existe autorización legal.". El motivo decae porque incurre en petición de principio ya que contradice la apreciación probatoria de la Sentencia de la Audiencia sin invocar ningún precepto de prueba, pues obviamente no tienen tal carácter los expresados en el enunciado. Además, habida cuenta la pluralidad y consistencia de los argumentos de la resolución recurrida, su conclusión resulta infinitamente más razonable y coherente que la derivada de la mera afirmación apodíctica del recurrente, que no tiene más argumento que el de la literalidad registral, y no dio ninguna versión dialéctica que pudiera generar duda acerca de la expresada por el juzgador de instancia. Y la misma suerte desestimatoria deben correr los motivos quinto y sexto. El motivo quinto carece de consistencia porque se denuncia como infringido el art. 53 de la Ley de Marcas, el cual no tiene nada que ver con el asunto litigioso, pues se refiere a la cancelación, sobre cuyo tema no se ha planteado ninguna cuestión en el proceso, ni se resuelve en la Sentencia. Y el motivo sexto porque, además de ser casacionalmente incorrecto, pues no cabe una cita conjunta de preceptos infringidos como se hace en el mismo (arts. 30, 31, 35, 36, 37, 38 y 78.1 y 81 Ley 32/88), en cualquier caso, el recurrente carece de la titularidad exclusiva que aduce, por lo que decae el derecho pretendido y la indemnización postulada. SEXTO.- La desestimación de todos los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación y la imposición de las costa causadas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el art LEC. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dn. Gonzalo contra la Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo el 23 de mayo de en el Rollo de apelación nº 790 de 1.996, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía 83 de del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de la propia Capital, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los

7 autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- CLEMENTE AUGER LIÑAN.- TEOFILO ORTEGA TORRES. - JESUS CORBAL FERNANDEZ.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.