: NULIDAD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN N /CSD INDECOPI EXPEDIENTE : ACCIONANTE EMPLAZADA MATERIA : MIALU INVERSIONES E.I.R.L. : BECERRA PASTOR, PATRICIA : NULIDAD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL Lima, 18 de febrero de ANTECEDENTES Con fecha 03 de junio de 2014, MIALU INVERSIONES E.I.R.L., de Perú, solicitó la nulidad del registro del nombre comercial constituido por la denominación EL PERICO, que distingue actividades económicas relacionadas con la prestación del servicio de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Clasificación Internacional, inscrita a favor de BECERRA PASTOR, PATRICIA, de Perú, con certificado Nº MIALU INVERSIONES E.I.R.L., manifestó lo siguiente: Su pedido de nulidad se encuentra dirigido a la inscripción del nombre comercial y la marca, ya que la misma se realizó de forma irregular y contraviniendo un acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2008, referido a una Separación de Patrimonios y en el cual se precisa lo siguiente: ( ) cebichería El Perico estará a cargo de PATRICIA BECERRA PASTOR por un plazo de 60 días calendarios, al termino de los cuales, procederá a hacer devolución de la denominación comercial mencionada y de la documentación pertinente. Se hace presente que la denominación social (El Perico) será usada por la señora PATRICIA BECERRA PASTOR por un plazo de un año. Los bienes muebles y enseres y mercaderías de la cebichería quedarán en propiedad personal de PATRICIA BECERRA PASTOR. La cebichería funcionará en otro local que el señor Chavez Bernard vea conveniente. Conforme al principio de interpretación literal y legalidad en el referido documento no se consigna que la señora PATRICIA BECERRA PASTOR podrá hacerse dueña o registrar el nombre comercial EL PERICO, bajo ninguna situación, mas solo se le dio el uso temporal del mismo y que al fenecimiento del mismo Página 1 de 8

2 regresaría a la empresa de propiedad del señor MIGUEL ANTOINE CHÁVEZ BERNARD. El acuerdo referido posee la calidad de instrumento público, el mismo que fue emitido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Al no existir otro documento que contravenga de forma fehaciente y fidedigna el acuerdo celebrado con fecha 29 de diciembre de 2008, se debe declarar nulo el registro del nombre comercial y de marca. Se cursó a la emplazada cartas notariales con la finalidad que se abstenga de continuar utilizando el nombre comercial de su empresa. Se ha procedido de mala fe al registrar el nombre comercial y marca de su empresa, brindándose información y documentación falsa con el fin de perjudicar a su empresa. Invocó la aplicación de los artículos 8 y 11 inciso 1) de la Ley N Asimismo, adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo que alega. Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2014, BECERRA PASTOR, PATRICIA absolvió el traslado de la nulidad, manifestando lo siguiente: La accionante presenta una solicitud de nulidad de registro de marca, conforme a la sumilla del escrito, sin embargo, en su petitorio solicita la nulidad de registro de marca y nombre comercial. Es así que no se aprecia con claridad que es lo que solicita la accionante. La accionante no interviene como parte en el acuerdo de fecha 29 de diciembre de La empresa accionante carece de interés para obrar en el presente procedimiento, puesto que se encuentra acreditado del propio documento de separación de patrimonios, que la referida empresa no ha participado de dicho documento, por lo que su alegación carece de sustento. La accionante no tiene ningún medio probatorio que acredite tener algún tipo de derecho sobre el nombre comercial El Perico. El documento de separación de patrimonios no hace referencia alguna a la empresa accionante y se refiere específicamente a una denominación social no a un nombre comercial. En ninguna parte del documento se menciona que la denominación social regresará a MIALU INVERSIONES E.I.R.L. Se debe tomar en cuenta que de los documentos presentados por la accionante no se aprecia que su persona haya entregado o transferido el nombre comercial El Perico, puesto que dicho nombre comercial le pertenece desde el 22 de abril de 2001, conforme se acreditó al momento de efectuar su registro. El nombre comercial tiene una naturaleza diferente a la denominación social. Es titular y propietaria del nombre comercial El Perico, desde el año 2001, negocio con el cual viene subsistiendo a la fecha, por lo que no es factible ni racional que otorgue su nombre comercial a otra persona. Además, si la alegación de la accionante fuera cierta debería existir un contrato de transferencia del nombre comercial, lo cual no existe. Página 2 de 8

3 La empresa accionante carece de interés para obrar en el presente procedimiento, puesto que dicha empresa no es parte en el documento de separación de patrimonios como la propietaria de alguna marca o denominación social. 2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro del nombre comercial objeto de nulidad, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes al momento de su otorgamiento. 3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 3.1. Cuestión previa Fundamentos de la nulidad La emplazada señaló que la accionante presenta una solicitud de nulidad de registro de marca, conforme a la sumilla del escrito, sin embargo en su petitorio solicita la nulidad de registro de marca y nombre comercial, por lo que no se aprecia con claridad que es lo que solicita la accionante. Al respecto, cabe precisar que de los argumentos de la accionante es posible determinar que el objeto de la presente acción es solicitar la nulidad del registro del nombre comercial EL PERICO (certificado N 5384) Informe de antecedentes Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que BECERRA PASTOR, PATRICIA, de Perú, es titular del nombre comercial constituido por la denominación EL PERICO, que distingue actividades económicas relacionadas con la prestación del servicio de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado Nº 5384, vigente hasta 15 de mayo de Siendo la fecha de primer uso del nombre comercial 22 de abril de El citado registro fue solicitado el 20 de septiembre de 2013 y otorgado por mandato de la Resolución Nº /DSD INDECOPI, de fecha 15 de mayo de Determinación de la norma aplicable Página 3 de 8

4 La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de un signo nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han 1 tenido los efectos previstos por ley. Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro. En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución. El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución Nº /DSD INDECOPI, de fecha 15 de mayo de 2014, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo N 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del referido registro, debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones. En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 2 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo Nº 1075 y siempre que no la contravenga Análisis de la causal de nulidad El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Dentro de las Disposiciones Complementarias de la Decisión 486, el artículo 276 establece que los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. Al respecto, el artículo 87 del Decreto Legislativo N 1075, correspondiente al Título IX Disposiciones Relativas al Nombre Comercial, señala que: Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas del presente Decreto Legislativo y de la Decisión 486. Teniendo en cuenta lo señalado, corresponde emitir un pronunciamiento respecto a la nulidad del registro de un nombre comercial. 1 BOTANA AGRA, Manuel. Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas, en Revista ADI Nº 13, , p De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº Página 4 de 8

5 De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que la presente acción de nulidad se sustenta en que el registro del nombre comercial EL PERICO (certificado N 5384), habría sido obtenido mediando mala fe. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resultan atendibles los argumentos de la accionante. Mala fe La accionante manifestó que BECERRA PASTOR, PATRICIA ha registrado el nombre comercial EL PERICO (certificado N 5384) mediando mala fe. Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial. La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: (...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos 3 ( ). [2] La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo. En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico. 3 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, Pág.336. Página 5 de 8

6 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario 4 debe probarlo. La accionante, a fin de acreditar lo que alega, presentó los medios probatorios que se detalla a continuación: 1. Escritura Pública de Separación de Patrimonios, de fecha 29 de diciembre de 2008, otorgada por Miguel Antoine Chavez Bernard y Patricia Becerra Pastor (fojas 7 y 8). 2. Impresiones de vistas de páginas web, consignando como fecha 28 de mayo de 2014 (fojas 9 a 13). 3. Cartas notariales enviadas a la emplazada con fechas 28 de octubre y 26 de diciembre de 2013 (fojas 14 y 15). Previamente al análisis de los medios probatorios, cabe precisar que las impresiones de páginas web, así como, las cartas notariales son documentos de fecha posterior a la solicitud de registro del nombre comercial objeto de la presente nulidad, por tal motivo, no serán tomadas en cuenta a efectos de acreditar que el mismo fue solicitado de mala fe. Del análisis de la Escritura Pública de Separación de Patrimonios otorgada por Miguel Antoine Chavez Bernard y Patricia Becerra Pastor se puede advertir lo siguiente: a) Miguel Antoine Chavez Bernard y Patricia Becerra Pastor contrajeron matrimonio civil el 04 de agosto de 1997, bajo el régimen patrimonial de sociedad de gananciales. b) A la fecha de la separación de patrimonios, el matrimonio contaba entre sus bienes sociales con la empresa MIALU E.I.R.L., la cual venía operando un negocio restaurante denominado EL PERICO. c) Los otorgantes decidieron liquidar el patrimonio adquirido durante la vigencia de la sociedad de gananciales, acordando, entre otras cosas, que Miguel Antoine Chavez Bernard asume la propiedad exclusiva de MIALU E.I.R.L. d) El negocio denominado EL PERICO estará a cargo de Patricia Becerra Pastor por un plazo de 60 días calendarios, al término de los cuales, procederá a hacer devolución de la denominación social mencionada y de la documentación pertinente. e) La denominación social EL PERICO será usada por Patricia Becerra por el plazo de un año. 4 Interpretación prejudicial Nº 3 IP 99. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Página 6 de 8

7 Del análisis en conjunto de las pruebas indicadas anteriormente, se concluye que la emplazada Patricia Becerra Pastor tenía conocimiento que MIALU E.I.R.L. operaba un negocio de restaurante denominado EL PERICO. Asimismo, la emplazada suscribió un acuerdo (Separación de Patrimonios) por el cual aceptó que la propiedad exclusiva de MIALU E.I.R.L., que operaba el restaurante EL PERICO, será asumida por Miguel Antoine Chavez Bernard, quien a su vez es titular gerente de MIALU E.I.R.L.; todo esto con anterioridad a la fecha de solicitud de registro del nombre comercial objeto de nulidad. Si bien por medio del acuerdo (Separación de Patrimonios) se estableció que Patricia Becerra Pastor estará a cargo del restaurant EL PERICO, este hecho se efectuaría solo por un plazo de 60 días calendarios, luego de lo cual se procedería a la devolución de la denominación comercial. Igualmente, no obstante se verifica que en el acuerdo se estableció que Patricia Becerra Pastor podrá usar la denominación social EL PERICO, este hecho también se efectuaría por un plazo, en este caso de un año. En ese sentido, esta Comisión determina que se encuentra acreditado que PATRICIA BECERRA PASTOR, al momento de solicitar el registro del nombre comercial objeto de nulidad, tenía conocimiento que el negocio (restaurante) denominado EL PERICO le pertenecía a un tercero, actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar. Ello en opinión de la Comisión desvirtúa la presunción de buena fe que ampara a la emplazada, a la que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº Finalmente, cabe precisar que la emplazada manifestó que la empresa accionante carece de interés para obrar en el presente procedimiento, puesto que dicha empresa no es parte en el documento de separación de patrimonios como la propietaria de alguna marca o 5 denominación social. En atención a ello y sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, cabe precisar que de la documentación adjuntada por la accionante, se advierte que si bien MIALU E.I.R.L. no es parte del acuerdo de Separación de Patrimonios, Patricia Becerra Pastor aceptó que la propiedad exclusiva de MIALU E.I.R.L., que operaba el restaurante EL PERICO, será asumida por Miguel Antoine Chavez Bernard, quien es la otra parte en el referido acuerdo y a su vez, titular gerente de MIALU E.I.R.L.; en ese sentido, es evidente que existe una relación entre Miguel Antoine Chavez Bernard y la empresa accionante MIALU E.I.R.L. Conforme a lo anterior, no corresponde atender lo señalado por la emplazada respecto a la falta de interés para obrar de la accionante Conclusión 5 Al respecto, debemos tener en cuenta que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. (el resaltado es nuestro). En ese sentido, resulta pertinente precisar que esta Comisión viene interpretando que la ley, al establecer que una acción de nulidad puede ser solicitada por cualquier persona, no exige acreditar legítimo interés como requisito para su procedencia. Página 7 de 8

8 En virtud a las consideraciones expuestas, el registro del nombre comercial EL PERICO, inscrita con certificado Nº 5384, se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haber sido solicitado de mala fe, razón por la cual corresponde declarar fundada la presente nulidad. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN Declarar FUNDADA la Acción de Nulidad formulada por MIALU INVERSIONES E.I.R.L., de Perú; y en consecuencia, NULO el registro del nombre comercial constituido por la denominación EL PERICO, que distingue actividades económicas relacionadas con la prestación del servicio de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado Nº 5384, a favor de BECERRA PASTOR, PATRICIA, de Perú. Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Teresa Stella Mera Gómez. Regístrese y comuníquese. RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos Página 8 de 8