OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 27/11/2013.

Transcripción

1 OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SERVICIO DE DIBUJOS Y MODELOS RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 27/11/2013 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD 9063 DIBUJO O MODELO COMUNITARIO LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, Modena ITALIA REPRESENTADO POR GABRIELLA DIANA MODIANO Via Meravigli, Milano ITALIA TITULAR CARLOS MARTÍNEZ ZARAGOZA c/ Almansa nº 17 Polígono de Carrus Elche (Alicante) ESPAÑA REPRESENTADO POR MARIA DEL CARMEN RUÍZ VÁZQUEZ c/ Espinosa y Cárcel, 33-bajo Sevilla ESPAÑA Avenida de Europa, 4 E Alicante España Tel Fax Internet:

2 La división de anulación, compuesta por Ingeborg Mendieta Vetter (ponente), Martin Schlötelburg (miembro) y Sven Stürmann (miembro), ha tomado la siguiente resolución el 27/11/2013: 1. Declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº Condenar al titular al pago de las costas del procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo comunitario nº (en adelante el DMC ) está registrado a nombre del titular, con fecha de presentación de 05/03/2010, y publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios. La indicación de producto que consta en el registro es "calzado. El DMC está representado por las imágenes que se reproducen a continuación: ( ) (2) El 20/03/2013, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad en contra del DMC (en adelante la solicitud ). El pago de las tasas se ha efectuado mediante cuenta corriente con la Oficina. 2

3 (3) El solicitante ha basado su solicitud en la causa de nulidad prevista en el artículo 25, apartado 1, letra c) a g) del RDC 1, en concreto el apartado e). (4) En apoyo de sus alegaciones, el solicitante aporta como prueba entre otros la siguiente documentación: - Copia del certificado de la marca comunitaria figurativa en color nº presentada el 07/08/2007 y publicada en el boletín de la OAMI el 10/06/2008 (en adelante marca anterior D1 ) para los productos incluidos en las clases 12, 25 y 28 de la Clasificación de Niza y representada por la siguiente perspectiva: - Copia del certificado de la marca internacional figurativa en color nº con fecha de registro del 02/07/2007, concedida bajo el Protocolo de Madrid para la Unión Europea y con efectos equivalentes a la marca comunitaria el 31/08/2009, (en adelante marca anterior D2 ) para los productos incluidos en las clases 12, 16, 18, 25, 28, 37 y 41 de la Clasificación de Niza, representada a continuación: - Copia de la resolución nº 01172/11 de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas del 20/09/2011. (5) El solicitante alega que el DMC impugnado debe ser declarado nulo puesto que incorpora un signo distintivo cuyo uso puede ser prohibido por la solicitante en virtud de sus derechos exclusivos marcarios. En concreto, expone que es titular de la marca comunitaria figurativa anterior para los productos entre otros de la clase 25 calzados, y la marca internacional anterior para los productos de la clase 25 zapatos, botas. El solicitante defiende que en el DMC se utiliza un signo que es conceptualmente similar a dicha marca anterior, lo que implica un elevado riesgo de confusión por parte del consumidor al no tener un carácter distintivo particular. Por consiguiente, el solicitante alega que en virtud de la legislación de la Unión europea tiene derecho a declarar nulo el DMC. 1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 3

4 (6) Además, el solicitante puntualiza que la marca anterior tiene una reputación notoria conocida en el territorio de la Unión Europea, por lo que merece una protección reforzada debido al elevado riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo y el renombre de las marcas prioritarias y de un perjuicio a los mismos. (7) El titular del DMC no presenta observaciones en respuesta a la solicitud de nulidad. (8) Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos del solicitante, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (9) La solicitud de declaración de nulidad presentada por el solicitante constituye una declaración de los motivos en los que se basa la solicitud, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso i) del REDC 2. Además, la solicitud cumple los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), al incluir una indicación de los hechos, pruebas y alegaciones que se presentan en apoyo de la solicitud. (10) De conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iii) del REDC, en lo referente al motivo previsto en el artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC, la solicitud contiene una representación y datos que permiten identificar el signo distintivo en que se basa la solicitud y que demuestran que el solicitante es el titular del derecho anterior, con arreglo al apartado 3 del artículo 25 del RDC. La solicitud también cumple las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC, por lo que procede declarar su admisibilidad. B. Sobre el fondo B.1 Prueba (11) La marca anterior D1 se publicó el 10/06/2008 en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios y, por ende, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del DMC. La marca anterior D2 se publicó el 02/07/2007 en el Boletín ROMARIN de WIPO y, por ende, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del DMC. Por consiguiente, los modelos anteriores han sido divulgados al público en una fecha anterior a la fecha de presentación del DMC de conformidad con el artículo 7 del RDC. (12) La copia del extracto de la base de datos de la OAMI de registro y renovación de la marca comunitaria anterior así como la copia del registro de WIPO presentadas por el solicitante son prueba suficiente para acreditar la existencia de las marcas anteriores. 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 4

5 (13) Procede, por tanto, la comparación entre el DMC y los modelos anteriores para determinar si concurre el requisito previsto en el artículo 25, apartado 1, letra e) del RCD. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de sus respectivas representaciones gráficas. B.2 Signo distintivo (14) El artículo 25, apartado 1, letra e) RDC establece que dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si un signo distintivo se utiliza en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso. (15) Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE, transpuesta al derecho nacional de cada uno de los Estados miembros en los que la marca anterior es protegida, podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. (16) Por consiguiente, cuando un signo está registrado como marca comunitaria o asimilado a marca comunitaria, se trata de un signo distintivo en el sentido del artículo 25, apartado 1), letra e) del RDC. (17) En el presente caso, las marcas anteriores han sido registradas como marca comunitaria y marca internacional respectivamente y están en vigor, por lo que se trata de signos distintivos en el sentido del artículo 25, apartado 1) letra e) del RDC. (18) De conformidad con el artículo 9, apartado 1) del Reglamento sobre la marca comunitaria 3, la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. (19) Por consiguiente, el solicitante, en tanto que titular de la marca comunitaria anterior, tiene derecho a prohibir el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a dicha marca anterior para productos idénticos o similares a los designados por ésta cuando tal uso implique un riesgo de confusión por parte del público. B.4 Sobre la utilización del signo distintivo en el DMC (20) El artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC requiere el cumplimiento de dos condiciones: primero, que el DMC contenga características que puedan ser percibidas como un signo y, segundo, que dicho signo sea idéntico o similar a la marca anterior, por lo que implica un riesgo de confusión por parte del público. 3 Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria 5

6 (21) Una característica de un dibujo o modelo sólo puede ser percibida como un signo cuando ésta no carezca de carácter distintivo. (22) En el presente caso, los elementos que pueden considerarse distintivos son el escudo y la figura del animal encabritado dentro del escudo porque el público relevante está acostumbrado a marcas constituidas por escudos heráldicos. Procede por tanto la comparación entre los signo que se perciben en el DMC y loas marcas anteriores D1 y D2. (23) A la hora de analizar la posible existencia de un riesgo de confusión entre el público, debe tenerse en cuenta que el territorio relevante es la Unión Europea, que incluye el territorio español, y que los productos de que se trata están dirigidos al público en general, con un nivel de atención medio. (24) En el presente caso, el elemento que puede percibirse como un signo distintivo en el DMC es el elemento decorativo en el lateral de la zapatilla. Este signo está representado por un escudo con fondo amarillo dentro del que se emplaza un animal encabritado de color negro. La forma superior del escudo está creada por un perfil de ángulo obtuso. Tres finas bandas de color verde-blanco-rojo se sitúan en el borde superior. El animal encabritado, pudiendo ser un toro, tiene su perfil girado hacia la derecha. El borde inferior presenta un ángulo agudo. (25) Por su parte, la marca comunitaria anterior D1 es un signo figurativo que consta de un escudo con fondo amarillo. La forma del borde superior tiene un ángulo obtuso y está compuesta de tres bandas finas de color verde-blanco-rojo. La parte inferior del perfil presenta un ángulo agudo. (26) La marca internacional anterior D2 es un signo figurativo que consiste de un rectángulo blanco; en su parte izquierda se sitúa un segundo rectángulo de color rojo. Este rectángulo rojo cubre la mitad de la superficie general. Dentro de este escudo, de fondo amarillo, se sitúa un animal encabritado representado por un caballo, cuyo perfil está girado hacia la izquierda. En la parte inferior dentro del escudo la letra S en mayúsculas se sitúa a la izquierda de la pata de apoyo del animal y la letra F en mayúscula a su derecha. El perfil del borde superior tiene un ángulo obtuso y está compuesto de tres bandas finas de color verde-blancorojo. La parte inferior del perfil presenta un ángulo agudo. (27) Desde el punto de vista fonético, los elementos figurativos no pueden pronunciarse y por consiguiente la comparación fonética no influye sobre la apreciación de la similitud entre los signos. (28) El signo usado en el DMC es similar desde el punto de vista gráfico a la marca comunitaria anterior D1 en la medida en que ambos incluyen la misma combinación de formas y colores, diferenciándose únicamente en lo referente al elemento situado del animal encabritado en el centro del DMC. (29) En cuanto al signo usado en el DMC es similar desde el punto de vista gráfico a la marca internacional anterior D2 en la medida en que ambos incluyen la misma combinación de formas y colores, diferenciándose únicamente en lo referente a las letras y a la naturaleza del animal, siendo esta naturaleza del animal a penas perceptible. (30) Finalmente, desde el criterio conceptual, visto como un todo, los símbolos de un escudo, sea incorporando un animal encabritado o no, son idénticos. Los 6

7 elementos se refieren por tanto al mismo concepto visual. La incorporación tanto en el DMC como en las marcas anteriores D1 y D2 de la banda superior formada por tres líneas verde-blanco-rojo, que a su vez son una interpretación de la bandera nacional italiana, no hace más que reforzar la similitud conceptual entre los signos. (31) En consecuencia, los signos en cuestión se consideran globalmente altamente similares. Un signo altamente similar a las marcas anteriores D1 y D2 se incorpora dentro del DMC, donde aparece visualmente destacado respecto del resto de los elementos. (32) En cuanto a los productos, las marcas anteriores D1 y D2 están registradas para, entre otros, calzados en la clase 25, clasificación idéntica del DMC. Por consiguiente, se considera que los productos en cuestión son idénticos. (33) El uso del signo en el DMC es un uso en el tráfico económico porque el registro de un dibujo o modelo tiene como finalidad su uso comercial. (34) Por lo que se refiere al carácter distintivo de las marcas anteriores, basta con señalar que la marca anterior no tiene ningún significado relacionado con los productos de que se trata y que su grado distintivo intrínseco debe considerarse por lo tanto normal. Por consiguiente, no es necesario analizar en la presente decisión si la marca del solicitante disfruta de un alto grado de carácter distintivo debido a su reconocimiento por parte del público en el mercado. (35) Teniendo en cuenta todo lo anterior, debido a las similitudes entre los signos y la identidad de los productos, el carácter distintivo de las marcas anteriores y el hecho de que un signo similar a la misma es el elemento visualmente dominante del DMC, la División de Anulación considera que las diferencias entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre ambos y que por lo tanto existe un riesgo de confusión por parte del público relevante, incluido el riesgo de asociación. (36) En consecuencia, el solicitante ha acreditado su derecho, conforme a la legislación correspondiente, a prohibir el uso de un signo similar a su marca anterior en el DMC. C. Conclusión (37) En virtud de lo expuesto, procede acoger el motivo de nulidad previsto en artículo 25, apartado 1, letra e) y declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado. III. COSTAS (38) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el titular sea condenado al pago de las costas. 7

8 (39) Las costas del procedimiento que el titular debe abonar al solicitante, de conformidad con el artículo 79, apartado 6 y apartado 7, letra f), inciso i) del REDC, ascienden a la cantidad de EUR 750: EUR 350 correspondientes a la tasa de solicitud de declaración de nulidad y EUR 400 correspondientes al importe máximo para los gastos de representación. IV. RECURSO (40) El escrito de recurso podrá interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISION DE ANULACION Ingeborg Mendieta Vetter Martin Schlötelburg Sven Stürmann 8