Marcas Notorias y Famosas. Sergio Barragán A Agosto 2, 2018.

Transcripción

1 Marcas Notorias y Famosas Sergio Barragán A Agosto 2, 2018.

2 Antecedentes Alemania Decisión del 11 de abril de 1923 que prohibió el empleo de la marca 4711 conocida para perfumería a un fabricante de medias. Decisión del 11 de septiembre de 1924 concerniente a la usurpación de la marca ODOL para pasta de dientes por un fabricante de artículos de cuchillería. Estos dos precedentes sirvieron de modelo para la jurisprudencia del Tribunal del Imperio en esta materia. Finalmente la Corte Suprema Federal confirmó esta jurisprudencia y la comenzó a aplicar de manera más estricta. 2

3 Francia En la jurisprudencia francesa se acordó la protección de las marcas notoriamente conocidas sobre los límites determinados por la ley de marcas. Prohibición de la marca WATERMAN (1955) conocida para plumas, para un fabricante de hojas de rasurar. Prohibición de la marca OMEGA (1953) conocida para relojes, para artículos eléctricos. Prohibición de la marca PONTIAC conocida para autos, para refrigeradores. Prohibición de la marca COCA-COLA conocida para soda, para playeras. 3

4 Antecedentes En sus orígenes la protección de las marcas notoriamente conocidas fueron abriéndose paso gracias a la jurisprudencia. Antes que el Convenio de París en 1925 adicionara la protección a este tipo de marcas, países que aún no eran miembros de este tratado ya las protegían basándose en las normas tradicionales de: Competencia desleal Apropiación de un bien ajeno Engaño al publico consumidor Por ejemplo en Costa Rica en 1918 cuando una firma local quiso obtener el registro de la marca CANADIAN CLUB para licores. 4

5 Instrumentos Internacionales Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC (1995)* Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas Protocolo de Madrid (1891)* *Estos instrumentos remiten al Convenio de París. 5

6 Convenio de París El Convenio de París se aplica a la Propiedad Industrial en su acepción más amplia. En La Haya en 1925 se incluyó por primera vez la protección de las marcas notorias y se volvió a modificar en Estocolmo en 1967 para resultar en el artículo que tenemos hoy en día. Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas] 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 6

7 ADPIC Artículo 16. Derechos Conferidos 2) El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis muntandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3) El articulo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. 7

8 Protocolo de Madrid Artículo 5. Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes 1) Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el Artículo 3ter.1) o 2), de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios. 8

9 Definición A partir de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del año 2005, se reconocen las marcas notorias y famosas: Artículo 98 TER.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. 9

10 Criterios para identificar una Marca Notoria El Memorándum de la Oficina Internacional de la OMPI estableció dos: Cuantitativo (Conocimiento del Público) Delimitar adecuadamente el sector concreto que debe ser considerado Delimitar la proporción del público que ha de conocerla Cualitativo (Valor Financiero) El de los costos: creación, comercialización y publicidad de un producto. El método de mercado: comparar el valor de las marcas con otras del mismo sector. El de ingresos: Avaluó de una marca en el presente y a futuro. 11

11 Recientes Reformas a la LPI (Mayo 2018) La Declaratoria de Marcas Notoria y/o Famosa se puede fundar en Marcas que no se encuentren registradas ante el IMPI. En la solicitud y en las pruebas no se requiere anexar los certificados y/o solicitudes de marcas base de la declaratoria. Se modificaron las causales de nulidad de la declaratoria: Se haya otorgado en contravención a la Ley Se hubiese concedido a quien no tuviere derecho a obtenerla. Se elimino el tema de falsedad de pruebas y la incorrecta valoración de las pruebas y todo ello se consolidó en el primer punto.

12 Principio de Especialidad El principio de especialidad significa que al otorgarse un registro marcario, este otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió el registro. Las marcas notorias y famosas rompen con la regla de especialidad que se da en un doble aspecto: La prohibición de uso de la marca renombrada en cualquier clases La prohibición de registro de la marca en cualquier clase Inclusive, existe la posibilidad de anular los registros que contravienen esta prohibición. 13

13 Principio de Territorialidad Las marcas notorias y famosas también rompen con el principio de territorialidad, ya que se otorga una protección EXTRATERRITORIAL a un signo. Esto se ve reflejado en el primer párrafo del artículo 98 TER de la Ley de la Propiedad Industrial: Artículo 98 TER.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 14

14 Prohibiciones de Registro El segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que una marca no podrá ser registrada cuando pueda: a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. 15

15 De la Declaración La solicitud de declaración se hará por escrito con las formalidades señaladas por la Ley y su reglamento, y en la que se expresará cuando menos: I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su caso, de su apoderado, y II. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud. También se debe enterar el pago de las tarifas correspondientes. Tal y como sucede en el trámite de registro de una marca, el Instituto realizará los exámenes correspondientes previniendo al interesado en caso que los requisitos no se satisfagan. 16

16 Requisitos Sector del público que identifiquen la marca (encuestas o estudios de mercado) Círculos comerciales (comerciantes, industriales o de servicios) que identifiquen la marca Fecha de primer uso (en México y/o extranjero) El tiempo de uso continuo Canales de comercialización Medios de difusión Tiempo de publicidad efectiva Inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción Área geográfica de influencia Volumen de ventas durante los últimos 3 años Valor económico que representa la marca. (Capital Contable o avalúo) Franquicias y licencias existentes Porcentaje de participación en el mercado 17

17 Cómo posicionar una Marca Identifica tu mercado y entiende tu objetivo Sé unico y distintivo, pero al mismo tiempos consistente Sé competitivo y ambicioso Comunica y administra tu marca Refina el lenguaje de tu marca y alíneala a tu misión Crea una marca confiable Utiliza el marketing como herramienta para dar o aumentar el valor de tu marca Recuerda que quien crea un mayor valor de marca tiene el derecho a cobrar más Entiende qué es lo que los consumidores quieren 18

18 Protege correctamente Implementa una buena estrategia para el registro de marcas Elige buenas marcas: sugestivas, arbitrarias y originales Evita marcas que sean genéricas, descriptivas o de uso común 19

19 Defiende Correctamente Protege tus marcas lo antes posible. Defiende y preserva tus derechos. 20

20 Algunas marcas reconocidas por IMPI 21

21 Las 10 Marcas mas Valiosas del Mundo *FUENTE. BrandZTM Top 100 Most. Entrepreneuer. 22

22 Nuestras marcas globales 23

23 GRACIAS