Nº de Recurso: 2393/2009. ROJ: STS 2276/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espin Templado

Transcripción

1 Nº de Recurso: 2393/2009. ROJ: STS 2276/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espin Templado SENTENCIA En la villa de Madrid, a doce de mayo de dos mil diez. VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.393/2.009, interpuesto por J. GARCÍA CARRIÓN, S.A., representada por la Procuradora Dª Flora Toledo Hontiyuelo, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de enero de en el recurso contencioso- administrativo número 1.071/2.006, sobre inscripción de marca nº "JORDAN DE ASSO". Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y JORDAN DE ASSO, S.L., representada por el Procurador D. Javier Ungría López. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 15 de enero de 2.009, desestimatoria del recurso promovido por J. García Carrión, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 15 de julio de y 4 de mayo de 2.006, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº "JORDAN DE ASSO", de tipo denominativo, para productos de la clase 33 del nomenclátor, que había sido solicitada por Jordan de Asso, S.L. SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de abril de 2.009, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de J. García Carrión, S.A. ha comparecido en forma en fecha 28 de mayo de 2.009, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos: - 1º, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia; - 2º, que se basa en el apartado 1.c) del mencionado artículo de la Ley de la Jurisdicción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 67 de la misma norma; - 3º, que se ampara en el apartado 1.d) del artículo 88 de la ya citada norma procesal, por infracción del artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas mencionada, y - 4º, también basado en el apartado 1.d) del reiterado precepto procesal, por infracción del artículo 14 de la Constitución. 1

2 Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida y se declare nula y sin ningún valor la resolución impugnada de la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinó la concesión de la marca nº El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 30 de octubre de CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas. Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Jordan de Asso, S.L., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al mismo y se muestre íntegro acuerdo con el fallo de la sentencia recurrida, que confirma la concesión del registro solicitado para la marca nº QUINTO.- Por providencia de fecha 4 de febrero de se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 28 de abril de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Objeto y planeamiento del recurso de casación. J. García Carrión, S.A. impugna en casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de enero de 2.009, por la que se desestimó su recurso contra la concesión de la marca denominativa nº "Jordán de Asso", para productos de la clase 33. El recurrente oponía la prioridad de varias marcas en vigor con el término "Jordán" en la misma clase. La Sentencia recurrida justifica la desestimación del recurso a quo con las siguientes consideraciones: NOVENO.- La nueva Ley de Marcas establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. Ya que la propia jurisprudencia europea -sentencia, entre otras, de 29 de septiembre de 1988, Canon (C-39/97, Rec. p I-5507) EDJ 1998/15013, apartado 29 y 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C 342/97, Rec. P.I-3819) apartado 17 EDJ 1999/ tiene establecido que si bien el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión", el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, no perviviría el riesgo de asociación, que sirve para precisar aquel, como especie que es de un mismo género; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea -sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 del TJCE EDJ 1999/ , como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la 2

3 protección, puede perfectamente disociar la marca concedida con la oponente." (fundamento de derecho noveno) El recurso se articula mediante cuatro motivos. El segundo motivo, amparado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se funda en la supuesta incongruencia omisiva en que habría incurrido la Sala de instancia por no haber dado respuesta a las alegaciones relativas al artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas sobre el uso de nombres ajenos al solicitante de la marca y al artículo 14 de la Constitución, en relación con la desigualdad de criterio respecto de determinados precedentes. El resto de motivos, acogidos al apartado 1.d) del citado precepto procesal, se fundan en la alegación de infracción de los artículos 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), por la errónea valoración sobre el riesgo de confusión (primer motivo), 9.1.b) del mismo cuerpo legal, sobre el uso de nombres ajenos (tercer motivo) y del artículo 14 de la Constitución, por la diferencia de criterios aplicativos en relación con precedentes sobre otras marcas (cuarto motivo). Por razones de lógica procesal, examinaremos primero el motivo segundo, referido a la supuesta incongruencia omisiva de la Sentencia impugnada. SEGUNDO.- Sobre la incongruencia omisiva. Aduce la parte recurrente que la Sala de instancia no ha considerado dos alegaciones formuladas en su demanda, como son las relativas a la infracción del artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas, que impide usar sin la debida autorización un nombre o apellido que identifique a una persona distinta del solicitante, y al artículo 14 de la Constitución, pues la Oficina Española de Patentes y Marcas habría aplicado un criterio distinto al empleado en otros precedentes en los que se habrían denegado a otros signos distintivos que empleaban el término "Jordán". Tiene razón el recurrente y debemos estimar el motivo, puesto que efectivamente tales alegaciones fueron planteadas en su demanda contencioso administrativa con carácter autónomo sin que hayan encontrado respuesta en la Sentencia impugnada. Como hemos reiterado abundantemente en aplicación de una consolidada jurisprudencia constitucional, el derecho a una tutela judicial efectiva requiere que los jueces y tribunales den una cumplida respuesta a las pretensiones deducidas por las partes que contenga las razones esenciales de la estimación o denegación de dichas pretensiones. Esto supone que si bien no es preciso que se de contestación a todo argumento expuesto por las partes, así como que es perfectamente admisible una respuesta implícita a alegatos secundarios o dependientes de aquéllos a los que se da respuesta expresa, si debe el órgano judicial explicitar las razones por las que se rechazan alegaciones de las que pudiera depender la estimación o la desestimación del recurso y que han sido formuladas con carácter autónomo por las partes. En el caso de autos, las dos alegaciones expresadas fueron formuladas en fundamentos separados y no han encontrado respuesta en la Sentencia impugnada, en la que se responde únicamente a la cuestión relativa a la existencia o no de riesgo de confusión y asociación entre las marcas en litigio. TERCERO.- Sobre las cuestiones planteadas en el recurso contencioso administrativo. Casada y anulada la Sentencia de instancia, debemos resolver las cuestiones planteadas en el recurso contencioso administrativo entablado por el actor, según determina el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción. En lo que respecta a la alegada infracción por parte de las resoluciones administrativas impugnadas del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, por existir en opinión del actor un claro riesgo de confusión y asociación entre la marca concedida, "Jordán de Asso" y las prioritarias "Jordán" y "Vino joven Jordán", esta Sala coincide plenamente con el juicio tanto de la Oficina Española de Patentes y Marcas como de la Sentencia casada. En contra de lo que entiende la parte recurrente, un examen global y unitario de las marcas enfrentadas demuestran una clara diferencia denominativa y fonética entre ellas, pese a la coincidencia del término "Jordán", tanto por el efecto del resto de los términos de la marca concedida "de Asso", como por la connotación conceptual de la misma; en este sentido, lo relevante no es tanto que el usuario 3

4 común conozca que Jordán de Asso sea un polígrafo del siglo XVII -conocimiento efectivamente harto improbable- sino porque lo que resulta evidente es que se trata de un nombre de una persona, lo que le da un marcado carácter distintivo respecto a las marcas prioritarias. En consecuencia, pese a la coincidencia aplicativa, no se da el riesgo de confusión o asociación que requiere el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas para desplegar sus efectos prohibitivos. Igualmente deben rechazarse los restantes dos argumentos expuestos por el demandante. En cuanto a la prohibición contenida en el artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas respecto al uso sin autorización del nombre de una persona, porque resulta evidente que dicha prohibición se establece en defensa de los legítimos derechos e intereses de personas vivas, lo que no sucede con la utilización del nombre de personajes históricos más o menos conocidos, salvo en ciertos supuestos en los que tales personajes cuentan con descendientes que conservan idénticos apelativos, con lo que de nuevo estamos frente a una protección de los intereses de personas vivas. En el caso actual es claro que dicha prohibición es inaplicable. Finalmente, esta Sala ha puesto de relieve con frecuencia la escasa operatividad de los precedentes en materia de marcas en lo que respecta a la comparación entre los signos, por ser en general distintos los elementos de los mismos y su efecto global, así como los ámbitos aplicativos (entre otras, Sentencias de 31 de octubre de RC 4.534/ y de 10 de mayo de RC 6.424/ ). De esta manera, de poco sirve aducir la denegación de marcas que incluyeran el vocablo "Jordán" en los dos supuestos mencionados por el recurrente, puesto que eso no significa que la comparación entre aquéllas marcas pretendidas frente a las que entonces se les opusieran sea análoga a la que ahora se plantea entre las marcas enfrentadas en este litigio. Por lo demás, como también hemos recordado con suma frecuencia los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, y en el presente supuesto basta con que esta Sala entienda que no existe el riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas que aduce el recurrente para desechar el alegato de vulneración del artículo 14 de la Constitución en su vertiente de igualdad en la aplicación de la ley por parte de la Administración. CUARTO.- Conclusión y costas. De acuerdo con lo expuesto en los fundamentos anteriores, procede estimar el recurso de casación entablado por J. García Carrión, S.A. y desestimar en cambio el recurso contencioso administrativo previo formulado por el mismo contra las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordaron la inscripción de la marca nº "Jordán de Asso". En aplicación de lo previsto en los artículos 95.3 y y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no se imponen costas ni en la instancia ni en la casación. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución, FALLAMOS 1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por J. García Carrión, S.A. contra la sentencia de 15 de enero de dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.071/2.006, sentencia que casamos y anulamos. 2. Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo citado, interpuesto por J. García Carrión, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 15 de julio de y 4 de mayo de 2.006, recaídas en el expediente correspondiente a la marca nº "JORDAN DE ASSO".3. No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente 4

5 juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.- Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 5