El uso obligatorio de una marca registrada para productos farmacéuticos

Transcripción

1 El uso obligatorio de una marca registrada para productos farmacéuticos Ángel García Vidal Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela Consejero académico (asesor externo) de GA_P Al hilo de la Sentencia núm. 554/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 18 de diciembre del 2017, se analizan distintas cuestiones de interés sobre la caducidad por falta de uso de una marca registrada para productos de la clase El uso obligatorio de la marca y la caducidad por falta de uso 1.1. La Ley española de Marcas (Ley 17/2001) establece la carga del uso de la marca registrada disponiendo que debe ser objeto «de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada» (art. 39 de la ley). La marca no sólo se entiende usada cuando se emplea tal cual está registrada, sino también cuando se usa en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma en que se halla registrada. De este modo, y al igual que hace el artículo 5.C del Convenio de la Unión de París, se permite adaptar la obligación de uso de la marca a las nuevas pautas y modas imperantes. Además, la marca puede ser empleada por su titular o por un tercero que cuente con su consentimiento (un licenciatario). Y ha de ser un uso en España, aunque la Ley de Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible sin afectar al sentido la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1

2 Marcas (LM) aclara que basta con que en nuestro país se produzca la aplicación de la marca a los productos o a la presentación de los servicios con fines exclusivamente de exportación Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiera sido objeto de dicho uso efectivo y real en España o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca incurrirá en causa de caducidad a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. A este respecto, los tribunales han puesto de manifiesto, por ejemplo, que la existencia de negociaciones por parte del titular de una marca para intentar cederla a un tercero no es relevante para levantar la carga del uso obligatorio de la marca [Sentencia núm. 368/2012, de 23 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) (AC 2013\60)] o que, si el titular de la marca comercializa sus productos o presta sus servicios en todo el territorio nacional, pero sólo acredita un uso de la marca en una porción de éste, estaremos ante un indicio de falta de uso relevante para entender levantada la carga de uso de la marca [Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) en su Sentencia núm. 195/2008, de 26 de mayo del 2008 (EDJ 2008\135712)]. Como causas justificativas de la falta de uso de la marca, el artículo 39.4 de la Ley de Marcas (recogiendo lo dispuesto en el artículo 19.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC ) preceptúa que se reconocerán las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada. Por esa razón, por tener que ser causas externas al titular de la marca, se ha considerado, por ejemplo, que mientras no se declare la nulidad de la marca sigue vigente la obligación de usarla y que la interposición de una demanda de nulidad de una marca y la consiguiente decisión del titular de paralizar su uso no operan como causa justificativa de la falta de uso de dicha marca [Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en su Sentencia núm. 230/2008, de 26 de junio del 2008 (EDJ 2008\169190)]. La caducidad por falta de uso (art. 55.1c LM) será declarada por los tribunales si el titular, ante una acción de caducidad, no acredita el uso de la marca. Porque, en efecto, según el artículo 58 de la Ley de Marcas, «[e]n la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso». Con todo, «no podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca». Ahora bien, el comienzo o 2

3 la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada. Por lo demás, y según el artículo 60 de la Ley de Marcas, si la marca sólo ha sido usada para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada, procederá su caducidad parcial, que sólo se extenderá a los productos o servicios afectados Esta regulación de la Ley española de Marcas tiene su origen en lo dispuesto en la directiva de marcas. Y en la regulación de la marca de la Unión Europea también se contiene una normativa equivalente, tanto por lo que se refiere a las condiciones que debe tener el uso (si bien éste no ha de efectuarse en España, sino en la Unión art. 18 del Reglamento 2017/1001 ) como a la sanción de caducidad (arts. 58 y ss. del mismo reglamento). 2. La legitimación activa para entablar la acción de caducidad 2.1. La legitimación activa para entablar la acción de caducidad de una marca por falta de uso le corresponde, según el artículo 59 de la Ley de Marcas, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como a «cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo». Se trata de un criterio amplio, que es más generoso que la interpretación seguida por el Tribunal Supremo antes de la Ley de Marcas del 2001, ya que el alto tribunal en su Sentencia de 5 de abril de 1994 entendió que «la legitimidad del interés desaparece en tanto en cuanto no exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca». Sin embargo, y pese a esta amplia configuración de la legitimación activa, no se trata de una acción popular, pues es preciso un interés legítimo, interés «que no cabe negar a quien además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro». Y también tiene interés legítimo «quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre 3

4 competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor» [Sentencia núm. 776/2012 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 27 de diciembre (JUR 2013\46592), y Sentencia núm. 765/2012 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 28 de diciembre (RJ 2013\1256)]. Por lo demás, la legitimación activa «entendida en el sentido material o sustancial de efectiva titularidad del interés jurídicamente protegido, que es preciso para conseguir la declaración de caducidad de marcas ajenas, no constituye un presupuesto procesal, sino el elemento subjetivo de la fundamentación de la pretensión deducida, de modo que su regulación pertenece al derecho material precisamente, la legitimación que la recurrente niega se regula en una norma sustantiva: la del artículo 59, letra a, de la Ley 17/2001 y su control corresponde al recurso de casación, no al extraordinario por infracción procesal» [Sentencia núm. 776/2012 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 27 de diciembre] De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se acaba de referir, es claro que, cuando un sujeto solicita el registro de una marca y se le opone el titular de una marca anterior alegando que existe riesgo de confusión entre ambas, el solicitante de la nueva marca tiene legitimación activa para entablar la acción de caducidad de la marca oponente. Y ello porque su interés en que el oponente pierda su derecho de marca es indiscutible, en la medida en que esto haría desaparecer el obstáculo que se le invoca para el registro de la marca solicitada. Ahora bien, puede suceder que la marca oponente esté registrada para diferentes productos o servicios y el riesgo de confusión con la marca solicitada sólo se aprecie en relación con unos determinados productos o servicios de entre aquellos para los que ha sido registrada la marca prioritaria. En estos casos, tiene el solicitante de la marca posterior legitimación activa para instar la caducidad por falta de uso de la marca prioritaria en relación con todos los productos o servicios para los que no haya sido efectiva y realmente usada o sólo tiene legitimación activa para solicitar la declaración de caducidad en relación con los productos o servicios concretos en los que se genera riesgo de confusión con la marca posterior y que son los que constituyen un impedimento para el registro de su marca? La cuestión ha sido analizada en la Sentencia núm. 554/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), de 18 de diciembre del 2017 (ECLI: ES:APB:2017:12390), en la que se opta por la primera de las interpretaciones y se afirma que «la pérdida del título de la demandada como consecuencia del éxito de la acción de caducidad produce por sí misma consecuencias que favorecen los intereses de la parte actora. Por tanto, su interés legítimo creemos que es incuestionable y, por tanto, también su legitimación para pretender no sólo la caducidad en relación con unos concretos productos sino de todos aquellos para los que se encuentra registrado el signo cuestionado». 4

5 3. Marca registrada para productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso médico y usada en relación con suplementos nutricionales y de proteínas (la relevancia de los cambios operados en la clasificación de Niza) 3.1. Como es notorio, la clasificación de Niza establecida por el Arreglo de Niza de 1957 es una clasificación internacional de productos y servicios que se utiliza para el registro de marcas. En la actualidad rige la undécima edición, en vigor desde el 1 de enero del En dicha clasificación los productos farmacéuticos se incluyen la clase 5: «productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas». Como se puede comprobar, se incluyen en la clase 5 los suplementos alimenticios, inclusión que se produjo en la décima edición, pues antes no figuraba expresamente Pues bien, en el caso resuelto por la Sentencia núm. 554/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), de 18 de diciembre del 2017, una marca española está registrada para los siguientes productos de las clase 5: «productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas», así como para productos de la clase 32: «aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas». Entablada la acción de caducidad por falta de uso, la titular de la marca aportó pruebas referentes a la comercialización de unos batidos con sabores y de unas barritas con elevado valor proteico para acreditar el uso referido a productos y bebidas dietéticas y complementos nutricionales incluidos en las clases 5 y 32, y a la comercialización de un producto indicado para pacientes afectados de desnutrición o con riesgo de sufrirla, bajo la supervisión médica, para acreditar el uso referente a productos farmacéuticos y productos dietéticos para uso médico, de la clase 5. Sobre esa base, en primera instancia se consideró acreditada la existencia de un uso real y efectivo para productos farmacéuticos y dietéticos de uso médico de la clase 5, así como de la clase 32 (bebidas sin alcohol) Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona considera que no es correcto entender que, por haber usado la marca en relación con alguno de los productos de aquellos para los que está registrada, ya no procede la declaración de caducidad. 5

6 Al contrario, para el fracaso total de la acción de caducidad «es preciso acreditar el uso en todos y cada uno de los productos para los que el signo se encuentra registrado». Y, dado que las partes están de acuerdo en que no ha existido un uso relevante de la marca en relación con algunos de los productos de las clases 5 y 32, «alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas», la Audiencia Provincial declara la caducidad parcial de la marca en relación con esos productos. Y también lo hace en relación con las aguas minerales y gaseosas o siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase Por otra parte, la sentencia de primera instancia considera acreditado el uso de la marca para «sustancias dietéticas para uso médico» por el uso del signo en el producto indicado para pacientes afectados de desnutrición o con riesgo de sufrirla, bajo la supervisión médica. Y también considera la resolución recurrida usado el signo para la clase 5 por la comercialización de batidos y barritas. No obstante, el recurrente discute que el uso de la marca para identificar barritas y batidos sea apto para acreditar el uso del signo en la clase 5 y estima que la referida clase no recoge todos los «productos dietéticos», sino exclusivamente una categoría cualificada de ellos, los empleados para «usos médicos», lo que excluiría los batidos y barritas, que no son productos para esos usos. Como se ha dicho, desde su décima edición, la clasificación de Niza encuadra los suplementos dietéticos en la clase 5, pero sucede que la marca en disputa fue registrada bajo la vigencia de la novena edición del Nomenclátor. Y esa edición era la que invocaba la recurrente para alegar que no se podía entender usada la marca para la clase 5 porque la edición que regía cuando se registró no aclaraba que los suplementos alimenticios se incluyeran en dicha clase. Pues bien, según la Audiencia Provincial de Barcelona, debe interpretarse la novena edición a la luz de la actual: «los suplementos nutricionales, y entre ellos los suplementos de proteínas, son incluibles en la clase 5.ª. Así resulta del contenido de la 11.ª edición, la actualmente vigente, y así creemos que es preciso interpretar que también debía ocurrir en relación con la 9.ª, la vigente en el momento del registro del signo [ ] porque las sucesivas correcciones en las clases que se han ido operando no creemos que deban considerarse como rupturistas respecto del contenido de las ediciones anteriores, sino que más bien creemos que tienden a aclarar su contenido». Así las cosas, partiendo de que la marca usada para barritas implica el uso para productos de la clase 5, la sentencia se ocupa de determinar de la lista concreta de productos que figura en el registro de marca cuáles han de entenderse usados y concluye que «por 6

7 descarte respecto de otros productos o categorías, hemos de concluir que la que más razonablemente puede comprender los suplementos de proteínas son las sustancias dietéticas para uso médico, así como en la más genérica de productos farmacéuticos». Para todos los demás productos, considera caducada la marca por falta de uso. Para más información, consulte nuestra web o diríjase al siguiente de contacto: info@ga-p.com. 7