Resolución. SUMILLA: Se DENIEGA la actuación de los medios probatorios ofrecidos por la señorita Rivera y Tisapem.

Transcripción

1 Resolución Nº /CCD-INDECOPI Lima, 28 de marzo de EXPEDIENTE Nº /CCD DENUNCIANTE : CÁNDIDA RIVERA CRUZ (SEÑORITA RIVERA) IMPUTADOS : JOSEPH AGUIRRE SAAVEDRA (SEÑOR AGUIRRE) TIBURÓN SAZÓN PESCADOS & MARISCOS E.I.R.L. (TISAPEM) MATERIAS : PROCESAL DENEGATORIA DE ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ACTOS DE CONFUSIÓN DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS ACTIVIDAD : RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS SUMILLA: Se DENIEGA la actuación de los medios probatorios ofrecidos por la señorita Rivera y Tisapem. De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la señorita Rivera en contra del señor Aguirre y Tisapem por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la señorita Rivera. 1. ANTECEDENTES Con fecha 16 de septiembre de 2011, la señorita Rivera denunció al señor Aguirre por la presunta comisión de actos de competencia desleal, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). Posteriormente, el 7 de octubre y el 17 de noviembre de 2011, la señorita Rivera precisó los hechos cuestionados y amplió su denuncia en contra de Tisapem. Según los términos de la denuncia, la señorita Rivera sería la conductora del establecimiento denominado Cevichería El Tiburón desde octubre del 2007, dedicándose al expendio de comida a base de pescados y mariscos. Asimismo, la denunciante manifestó que sería la titular del registro de la marca Cevichería El Tiburón, conforme al Certificado Nº emitido por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. En dicho contexto, la señorita Rivera señaló que los imputados tendrían un establecimiento denominado Tiburón Sazón Cevichería, el cual, además de emplear una denominación similar a su marca, contaría con un aspecto general interior y exterior similar a la Cevichería El Tiburón, que incluye elementos tales como las sillas de color verde, mesas con manteles de color anaranjado, la carta y el listado de los platos ofrecidos, la decoración de las paredes con colores similares, los colores del letrero y las letras amarillas de la denominación de los establecimientos, así como los paneles que se encuentran en el ingreso, incluyendo las fotografías de los platos. 1

2 Por dichas consideraciones, la señorita Rivera solicitó a la Comisión que ordenara la clausura del establecimiento denominado Tiburón Sazón Cevichería. Asimismo, la señorita Rivera solicitó a la Comisión que condenara a los imputados al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. Mediante Memorándum Nº /CCD y Nº /CCD de fecha 12 de octubre de 2011, la Secretaría Técnica solicitó a la Oficina Regional del Indecopi en el Cusco que realizara diligencias de inspección en los establecimientos denominados Cevichería El Tiburón y Tiburón Sazón Cevichería, con el fin de verificar el aspecto general interior y exterior de los mencionados locales. Mediante Memorándum Nº /INDECOPI-CUS y Nº /INDECOPI-CUS de fechas 15 y 16 de noviembre de 2011, respectivamente, la Oficina Regional del Indecopi en el Cusco remitió las actas de las inspecciones realizadas en los establecimientos denominados Cevichería El Tiburón y Tiburón Sazón Cevichería. Mediante Resolución de fecha 30 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica declaró improcedente la denuncia en el extremo referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal vinculados a la utilización de la denominación Tiburón Sazón Cevichería que sería similar a la marca Cevichería El Tiburón, inscrita bajo el Certificado Nº De otro lado, la Secretaría Técnica imputó al señor Aguirre y Tisapem la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que en su establecimiento Tiburón Sazón Cevichería, emplearían elementos similares a los que utilizaría la denunciante en el interior y exterior del establecimiento Cevichería El Tiburón, tales como las sillas de color verde, mesas con manteles de color anaranjado, la carta y el listado de los platos ofrecidos, la decoración de las paredes con colores similares, los colores del letrero, así como los paneles que se encuentran en el ingreso, incluyendo las fotografías de los platos, lo cual podría inducir a error a los consumidores sobre el origen empresarial del establecimiento de los imputados. Con fecha 29 de diciembre de 2011, Tisapem presentó su escrito de descargos señalando que se constituyó el 25 de julio de 2011, con la finalidad de dedicarse al expendio de comida. Asimismo, la imputada afirmó que habría solicitado a la Dirección de Signos Distintivos la inscripción del signo Tiburón Sazon & Pescados y Mariscos en el Expediente Nº De otro lado, Tisapem manifestó que emplearía su denominación social tanto en sus boletas de venta, como en la carta, lo que evitaría que los consumidores sean inducidos a confusión con el local de la denunciante. Respecto al trade dress de su establecimiento, Tisapem refirió que de acuerdo a la inspección realizada por los funcionarios de la Oficina Regional del Indecopi en el Cusco, se habría constatado que su local sería considerablemente distinto al de la denunciante. Asimismo, la imputada agregó que el trade dress que pretende proteger la señorita Rivera no es el que viene empleando en el mercado. Adicionalmente, Tisapem ofreció en calidad de medio probatorio, la documentación presentada en el Expediente Nº Asimismo, la imputada solicitó que se consulte a la Dirección de Signos Distintivos si en el Expediente Nº se presentó oposición alguna al registro del signo Tiburón Sazon & Pescados y Mariscos. Con fecha 27 de enero de 2012, la señorita Rivera señaló que los imputados habrían empleado el diseño, colores y distintivos de su local, indicando a los clientes que Tiburón Sazón Cevichería sería una sucursal de Cevichería El Tiburón. Asimismo, la denunciante manifestó que habría planteado la nulidad de la constitución de Tisapem ante el Juzgado Mixto de Wanchaq, requiriendo a la Comisión que solicite un informe sobre el proceso judicial, así como copia del expediente. 2

3 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo siguiente: 1. Los medios probatorios ofrecidos por las partes. 2. La presunta comisión de actos de confusión. 3. Los pedidos accesorios formulados por la señorita Rivera. 3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 3.1. Los medios probatorios ofrecidos por las partes En su escrito de descargos, Tisapem ofreció en calidad de medio probatorio, la documentación presentada en el Expediente Nº Asimismo, la imputada solicitó que se consulte a la Dirección de Signos Distintivos si en el Expediente Nº se presentó oposición alguna al registro del signo Tiburón Sazon & Pescados y Mariscos. Por su parte, la señorita Rivera requirió a la Comisión que solicite al Juzgado Mixto de Wanchaq un informe sobre el proceso de nulidad de la constitución de Tisapem que habría planteado, así como copia del expediente. Sobre el particular, el artículo 37 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal permite a la Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la imputada, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución motivada. Al respecto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en (...) que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil. 1 Luego de un análisis de los hechos cuestionados, así como de los medios probatorios incorporados al expediente, la Comisión considera que en el presente procedimiento se cuenta con la suficiente información para resolver el asunto de fondo con plena convicción. Así, no es necesario determinar si es que en el Expediente Nº se presentó oposición al registro del signo Tiburón Sazon & Pescados y Mariscos, debido que lo que se discute en el presente procedimiento es la posibilidad de que los elementos que utilizarían los imputados en su establecimiento Tiburón Sazón Cevichería son susceptibles, por su similitud al trade dress del local de la denunciante, de inducir a error a los consumidores respecto a su origen empresarial, y no respecto a los signos distintivos de los mismos. De otro lado, en relación con el medio probatorio ofrecido por la señorita Rivera constituido por el informe del Juzgado Mixto de Wanchaq respecto a la nulidad de la constitución de Tipasem, la Comisión advierte que dicha información resulta irrelevante a efectos de esclarecer los hechos cuestionados en el presente procedimiento. En consecuencia, a criterio de la Comisión los medios probatorios ofrecidos por las partes no revisten una especial necesidad para resolver el caso, debiendo denegarse la actuación de los mismos por su inutilidad. 1 ECHANDÍA, Devis. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. Página

4 3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos 2 y en los Lineamientos sobre Competencia Desleal 3, en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida. En este contexto, el llamado derecho a imitar constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la Constitución Política del Perú, 4 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de mercado. Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. El primer límite al denominado derecho a imitar está constituido por los derechos de propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de marcas, de la protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la legislación de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual. 5 El segundo límite al denominado derecho a imitar está constituido por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Finalmente, respecto del deber de diferenciación aludido, la doctrina ha expresado que en numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº /CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº /CCD y Nº /CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº /CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº /CCD y Nº /CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº /CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº /CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. Aprobados por Resolución Nº LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de CONSTITUCIÓN POLÍTICA Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad Intelectual establece: DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 4

5 empresarial, 6 por lo que ante dicha situación corresponde imponer al imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación Sobre la presunta comisión de actos de confusión Normas y criterios aplicables El artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: Artículo 9º.- Actos de confusión Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual. De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación Aplicación al presente caso En el presente caso, la señorita Rivera señaló que sería la conductora del establecimiento denominado Cevichería El Tiburón desde octubre del 2007, dedicándose al expendio de comida a base de pescados y mariscos. En dicho contexto, la señorita Rivera señaló que los imputados tendrían un establecimiento denominado Tiburón Sazón Cevichería, el cual, además de emplear una denominación similar a su marca, contaría con un aspecto general interior y exterior similar a la Cevichería El Tiburón, que incluye elementos tales como las sillas de color verde, mesas con manteles de color anaranjado, la carta y el listado de los platos ofrecidos, la decoración de las paredes con colores similares, los colores del letrero y las letras amarillas de la denominación de los establecimientos, así como los paneles que se encuentran en el ingreso, incluyendo las fotografías de los platos. Por su parte, Tisapem señaló que se constituyó el 25 de julio de 2011, con la finalidad de dedicarse al expendio de comida. Asimismo, la imputada manifestó que emplearía su denominación social tanto PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p Ibid., p Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 5

6 en sus boletas de venta, como en la carta, lo que evitaría que los consumidores sean inducidos a confusión con el local de la denunciante. Respecto al trade dress de su establecimiento, Tisapem refirió que de acuerdo a la inspección realizada por los funcionarios de la Oficina Regional del Indecopi en el Cusco, se habría constatado que su local sería considerablemente distinto al de la denunciante. Asimismo, la imputada agregó que el trade dress que pretende proteger la señorita Rivera no es el que viene empleando en el mercado. Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos presentados por las partes a lo largo del procedimiento y de la revisión de las fotos remitidas por la Oficina Regional del Indecopi en el Cusco, la Comisión aprecia que la denunciante presentó como medio probatorio, fotografías que no corresponden con la actual presentación de su establecimiento. En efecto, si bien en su escrito de denuncia de fecha 16 de septiembre de 2011, así como en el escrito del 7 de octubre de 2011, la señorita Rivera realizó la descripción de su establecimiento, señalando que tendría diversos elementos similares a los empleados en el establecimiento de los imputados, adjuntando además las fotografías que sustentarían tal afirmación, en la visita inspectiva se constató que actualmente la denunciante ya no emplea en su establecimiento la presentación en la cual basó su denuncia. Imagen 1 Imagen 2 Imágenes 1 y 2.- Presentación descrita por la señorita Rivera en su denuncia En ese contexto, la Comisión aprecia que Cevichería El Tiburón y Tiburón Sazón Cevichería no presentan un aspecto visual similar o semejante, sino que por el contrario, muestran diferencias importantes que permiten a los consumidores distinguirlos claramente, como por ejemplo: (i) las sillas del establecimiento de la denunciante son de madera, mientras que las de los imputados son de plástico de color verde; (ii) las mesas del local de la denunciante tienen manteles azules, mientras que las de los imputados tienen manteles anaranjados; (iii) los colores empleados en la decoración de las paredes del establecimiento de la denunciante son azul y blancos, mientras que las de los imputados son amarillo y anaranjado; y, (iv) el panel que se encuentra al ingreso del local de la denunciante se consigna la lista de algunos de los platos que ofrece sobre un fondo con una fotografía de playa, mientras que el panel de los imputados se consigna la lista de algunos de los platos que ofrece sobre un fondo blanco, celeste y azul. Local de la denunciante Local de los imputados 6

7 Por otro lado, este colegiado advierte que si bien en los letreros que consignan la denominación de ambos establecimientos se emplean colores similares debido a que en ambos se emplea un fondo marino, dicha característica constituye un estándar del mercado en el segmento de restaurantes dedicados al expendio de comida hecha a base de pescados y mariscos. Asimismo, respecto a las fotografías de los platos ofrecidos, la Comisión considera que incluir dicho atributo constituye también una práctica común en el referido segmento. Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que los consumidores que acuden a Cevichería El Tiburón y a Tiburón Sazón Cevichería, ostentan un nivel de experiencia medio, lo que les permite distinguir ambos establecimientos, teniendo en cuenta las diferencias anteriormente mencionadas. Por lo tanto, la Comisión concluye que el aspecto general del establecimiento de Tisapem, no es capaz de generar en los consumidores algún riesgo de confusión respecto del establecimiento de la señorita Rivera, correspondiendo declarar infundada la denuncia Los pedidos accesorios formulados por la señorita Rivera En el presente caso, la señorita Rivera solicitó a la Comisión que ordenara la clausura del establecimiento denominado Tiburón Sazón Cevichería. Asimismo, la señorita Rivera solicitó a la Comisión que condenara a los imputados al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 9 Cabe precisar que en un primer momento, en junio del 2011, el establecimiento denominado Tiburón Sazón Cevichería era conducido por el señor Aguirre, conforme se puede apreciar de la boleta de venta que obra en la foja 18 del expediente. Posteriormente, en la fecha de realización de la inspección por parte de los funcionarios de la Oficina Regional del Indecopi en Cusco, el 9 de noviembre de 2011, se verificó que las boletas de venta eran emitidas por Tisapem, conforme se observa en la foja 44 del expediente. 7

8 Al respecto, habiéndose declarado infundada la denuncia presentada por la señorita Rivera, la Comisión considera que corresponde denegar los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº Ley de Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; HA RESUELTO: PRIMERO: DENEGAR la actuación de los medios probatorios ofrecidos por la señorita Cándida Rivera Cruz y Tiburón Sazón Pescados & Mariscos E.I.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por la señorita Cándida Rivera Cruz en contra del señor Joseph Aguirre Saavedra y Tiburón Sazón Pescados & Mariscos E.I.R.L. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº Ley de Represión de la Competencia Desleal. TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por la señorita Cándida Rivera Cruz, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA Presidente Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 8