AUTO NÚM. 95/06. En la ciudad de Alicante, a veintiuno de diciembre del año dos mil seis.

Transcripción

1 TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA ROLLO DE SALA N.º 450 (procedimiento de marca comunitaria n.º 18) 06. PROCEDIMIENTO: procedimiento de medidas cautelares n.º 81 / 06. JUZGADO N.º 2 DE MARCA COMUNITARIA. AUTO NÚM. 95/06 Iltmos.: Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera. Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual. Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán. En la ciudad de Alicante, a veintiuno de diciembre del año dos mil seis. El Tribunal de Marca Comunitaria, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por SSL PRODUCTS LIMITED, SSL HEALTHCARE BRANDS, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, apelantes por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª MARÍA PAZ DE MIGUEL FERNÁNDEZ, con la dirección del Letrado D. JESÚS CARRASCO DE SAN EUSTAQUIO; siendo la parte apelada PLASTICUERO, SL y MASERMIN, impugnante ésta última igualmente de la sentencia, representadas, respectivamente, por los Procuradores SR. SAURA RUÍZ y D.ª ALICIA CARRATALÁ BAEZA, con la dirección respectiva de los Letrados D. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ZAFRILLA y D. JAIME DE RIVERA LAMO DE ESPINOSA. 1

2 I ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó auto, de fecha 8 de junio del año 2006, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente: Acuerdo desestimar la solicitud de medidas cautelares interesada por la procuradora Sra. De Miguel Fernández en nombre y representación de las mercantiles SSL Products Limited y SSL Heathcare Brands SA contra las mercantiles Plasticuero SL y Masermin SL. Ello con condena en costas a las solicitantes. SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 21 / 12 / 06, en que tuvo lugar. TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales. II RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.- PRIMERO.- Litigantes y pretensiones de la parte demandante.- Las sociedades demandantes acuden a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria solicitando la adopción de las medidas cautelares de cesación provisional de toda importación, comercialización, distribución, promoción y/o ofrecimiento en el mercado o Internet y, en general, de la explotación de las plantillas de gel FELIZ CAMINAR de PLASTICUERO, SL, y 2

3 HAPPY FEET, de MASERMÍN, SL; la de retirada de dichas plantillas del tráfico económico y la retención y depósito temporal en las instalaciones de dichas sociedades de las plantillas en cuestión. La solicitud de medidas cautelares ha sido coetánea a la demanda presentada contra las sociedades citadas; demanda en la que se acumulan acciones basadas tanto en la infracción de la marca comunitaria cuya titularidad corresponde a SSL PRODUCTS LIMITED, cuanto en la Ley de Competencia Desleal. SSL PRODUCTS LIMITED es titular de la marca comunitaria PARTY FEET, inscrita en la OAMI, denominativa, con el número de registro para la clase 25 ( calzado, plantillas ), concedida el 24 de agosto del 2004, y con el número , para las clases 3, 5, 8 y 10, concedida el 23 de agosto del MASERMÍN es titular, en lo que ahora interesa, de la marca nacional, inscrita en la OEPM, HAPPY FEET, publicada el 22 de junio del PLASTICUERO, SL es titular de la marca nacional FELIZ CAMINAR, como marca mixta, registrada el 30 de agosto del SEGUNDO.- La resolución apelada del Juzgado de Marca Comunitaria.- El Juzgado de Marca Comunitaria consideró que tenía competencia objetiva para conocer del litigio en los términos planteados por la parte demandante (acumulación de acciones marcarias y de competencia desleal) y desestimó la solicitud de medidas cautelares con los siguientes razonamientos, expuestos de modo somero. Primero: en lo que se refiere a la marca de PLASTICUERO, SL, CAMINAR FELIZ, considera que existe apariencia de buen derecho en ambas partes, dado que se trata de derechos derivados, en ambos casos, del registro de marcas, si bien una ante la OAMI y otra ante la OEPM; que el uso que la demandada hace de su marca deriva precisamente de ese registro; que no se aprecian circunstancias, prima facie, que sustenten la infracción denunciada; que no parece que un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, al comparar globalmente ambos signos y productos, pueda padecer riesgo de confusión, ya que hay elementos distintivos entre uno y otro; que, finalmente, no existe riesgo de asociación o aprovechamiento de la 3

4 reputación ajena, ni de dilución de la marca, habida cuenta de las diferencias notables entre ambas y de la implantación en el mercado de una y de otra. Segundo: en lo que respecta a la marca de MASERMIN, SL, HAPPY FEET, considera el magistrado de la marca comunitaria que el comportamiento de esta sociedad, manifestado con el uso de la marca referida, está investido de mala fe; que la fonética de pronunciación de esta marca y la de la actora, PARTY FEET es parecida, así como la presentación del envase, aún cuando la sandalia que aparece en éste no es un signo exclusivo de la demandante; que existe un alto grado de posibilidad de asociación por parte del consumidor entre una y otra prestación, a la vista completa del producto envase; y que, respecto del peligro por la mora procesal, en el caso concreto que nos ocupa, ha existido una situación de hecho consentida por el solicitante durante largo tiempo, razón por la que no accede a las medidas solicitadas. Como se ha dicho, la resolución apelada desestima las medidas cautelares interesadas por las actoras. La resolución es recurrida con reiteración, en síntesis de toda la batería de alegaciones expuestas en la demanda de medidas cautelares. TERCERO.- Advertencia previa.- Aún sabido, es necesario recalcar que en el procedimiento de medidas cautelares no se puede pretender por las partes que se resuelva sobre el fondo del asunto, ya que el Art prohíbe al tribunal prejuzgar el fondo del asunto. El órgano judicial solo puede, sobre la base de los datos, argumentos y justificaciones ofrecidas por el solicitante de las medidas, establecer un juicio provisional e indiciario sobre su pretensión, de modo que, solo cuando concurran todos los requisitos establecidos (Art LEC), se podrán acordar las medidas cautelares procedentes. Sobre la base de este presupuesto inexcusable, el magistrado consideró, por los motivos referidos, que no procedía la adopción de las medidas interesadas. Esa misma cautela será la que este Tribunal de Marca Comunitaria tenga a la hora de resolver el recurso presentado, sin que las argumentaciones que se viertan en la presente resolución tengan, como tampoco las han de tener las del auto de primera instancia, más valor que el preciso y necesario a 4

5 fin de resolver sobre las medidas interesadas y no puedan servir, en modo alguno, de razonamientos que pudieran prejuzgar el fondo del asunto; máxime cuando, en el procedimiento de medidas cautelares, las posibilidades de alegación y prueba son distintas de las que se pueden hacer uso en un juicio ordinario, pudiendo arrojar resultados valoratorios diferentes. CUARTO.- Sobre la solicitud de medidas cautelares con relación a la sociedad PLASTICUERO, SL.- En este punto, este Tribunal de Marca Comunitaria no puede sino coincidir con los razonamientos del auto apelado. La adopción de medidas cautelares con el sustento de que se está produciendo una infracción de la marca comunitaria carece de base, por cuanto falla el presupuesto de la apariencia de buen derecho. Dice el art de la LEC. ( Peligro por la mora procesal. Apariencia de buen derecho. Caución ) que: "El solicitante de las medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional o indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación fundamental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios." El fumus boni iuris, o apariencia jurídica, o de prevalencia jurídica, implica que la existencia del derecho o interés jurídico afirmadas ha de parecer verosímil, sin que sea exigible una plena declaración jurídica, pues en ese caso el cautelar sustituirá el proceso principal, siendo bastante con la acreditación de la apariencia. Estamos pues, ante un juicio cautelar calificable de juicio de probabilidad o de verosimilitud: se trata, en definitiva, de que el solicitante aporte los datos, argumentos y justificaciones que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, un juicio provisional favorable al fundamento de su pretensión. Dicha posibilidad es "prima facie" acreditable documentalmente, aunque la LEC admite que "en defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios", art El juicio de probabilidad o verosimilitud en que consiste la apariencia de buen derecho descansa en dos presupuestos: 5

6 El primero, la probabilidad sobre los hechos. Si los hechos relatados aparecen como poco probables, a la vista de la prueba ofrecida, el juicio de apariencia será negativo. El segundo, la probabilidad sobre las consecuencias jurídicas que la parte extrae de tales hechos. Sin prejuzgar el fondo del asunto, es preciso analizar si, a primera vista, el derecho aplicable a los hechos abona lo querido por el demandante. En el caso que nos ocupa, y a la vista de lo expuesto, ya se ha anticipado, no existe, en el momento concreto en el que nos encontramos, y con el material alegatorio y probatorio obrante en el procedimiento, la apariencia de buen derecho exigida. Y ello, porque alegándose que la marca FELIZ CAMINAR infringe la marca PARTY FEET, se deberá analizar si el titular de ésta está habilitado para, de conformidad con el art. 9.1.b del Reglamento de Marca Comunitaria, la utilización, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de un signo similar. Este ius prohibendi del titular exigiría similitud entre la marca y el signo, identidad o similitud entre productos y servicios y riesgo de confusión, que incluiría el riesgo de asociación. De entrada, se advierte ya que no existe la similitud entre los signos, ni desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual (STJCE caso Lloyd). Las alegaciones, de mayor calado, que pretenden suplir esa falta de similitud entre las marcas, vertidas en el recurso de apelación, habrán de ser objeto de alegación y prueba a lo largo del procedimiento principal, pero carecen de la suficiente entidad como para que, en este trámite procesal, se pueda atender la solicitud de medidas cautelares de tanta importancia como las solicitadas; alegaciones, que, en esencia, son que la palabra party puede ser traducida como fiesta, con connotaciones de felicidad y alegría (para asimilar a la palabra feliz de la marca de PLASTICUERO, SL), o que la marca FELIZ CAMINAR podría ser considerada por el público como una traducción al castellano de su marca PARTY FEET, con un riesgo de que el consumidor medio pudiera entender que existe conexión entre esos productos, o que el fabricante de ambos sea el mismo y se haya optado por comercializar en España el producto con esa denominación española, o que la misma sea una segunda marca del titular de la comunitaria. 6

7 Ya se ha dicho, la falta de similitud entre ambos signos es suficiente para mantener la desestimación de las medidas solicitadas, sin necesidad de entrar en disquisiciones jurídicas sobre la identidad o similitud de los productos, o de la existencia o inexistencia del riesgo de confusión. La desestimación de la solicitud respecto de esta sociedad implica también el mantenimiento de la condena en costas, sin que se aprecie la existencia de las serias dudas de hecho o de derecho que se invocan. QUINTO.- Sobre la solicitud de medidas cautelares con relación a la sociedad MASERMIN, SL.- En este punto, el Tribunal de Marca Comunitaria coincide, esencialmente, con los razonamientos del magistrado del Juzgado de Marca Comunitaria, si bien no lo hace con relación a la situación de hecho largamente consentida que es la base fundamental para la desestimación de la solicitud de medidas respecto de ella. Hemos de coincidir con el magistrado en que, ab initio, y prima facie, sin que ello suponga en absoluto prejuzgar el fondo del asunto, existe una apariencia de hecho en la situación de la demandante. Ya se ha expuesto en el fundamento anterior lo que deba considerarse por apariencia de hecho. En este caso, la valoración de la semejanza a que obliga el art. 9.1.b RMC lleva a la conclusión de que, efectivamente, existe. HAPPY FEET es similar a PARTY FEET, marca comunitaria. No hacen falta en este momento demasiadas disquisiciones para afirmar la similitud de los signos. La de los productos (en definitiva, plantillas para zapatos, con finalidad de comodidad para los usuarios) es también evidente, sin que se deba ahora razonar en exceso sobre la posible distinción que proceda del hecho de que las plantillas estén hechas de distinto material. Por último, el riesgo de confusión, incluido el de asociación, también aparece, como ya advirtió el magistrado de instancia. Riesgo que se ve agravado, aparte de por la similitud de signos y productos, con la apariencia externa del envase. Recordemos someramente (argumentaciones de más calado jurídico, a la vista de toda la prueba que se practique en el procedimiento procederán, en su día, cuando se haya de dictar sentencia) que el consumidor suele percibir la marca como un todo (STJCE caso SABEL), y 7

8 que su nivel de atención varía en función de la categoría de productos (STJCE caso MISTERY DRINKS), de modo que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas y confía en la imagen, imperfecta, que conserva de ellas en la memoria; razón por la que, en el caso que nos ocupa, dada la similitud de los signos (en ambos aparece en segundo lugar la palabra feb y la primera, también en inglés, termina en ambos casos con la letra y ) y de los productos, así como del envase en que se presentan, el riesgo de confusión aparece, prima facie, como posible. Cumplida la exigencia del requisito de la apariencia de buen derecho, el presupuesto del peligro por la mora procesal también existe, en la medida en que el mantenimiento en el mercado de la marca HAPPY FEET podría conllevar consecuencias irreparables, para el caso de que se dictara una sentencia estimatoria de su pretensión (desviación de clientela, deterioro de su posición en el mercado, entre otras). Las medidas cautelares interesadas encuentran pleno acomodo en la Ley española de Marcas, de 7 de diciembre del 2001, por la remisión que su disposición Adicional Primera efectúa a la Ley de Patentes, de 20 de marzo de 1986, en su art. 134, y serán las que se fijarán en la parte dispositiva de esta resolución. SEXTO.- Sobre la situación de hecho largamente consentida por las demandantes.- Ya se ha dicho que el magistrado de marca comunitaria desestimó las medidas cautelares respecto de MASERMIN, SL, con el argumento de que había existido una situación de hecho largamente consentida por las demandantes. Razonaba el auto apelado que se remitió un requerimiento notarial a dicha sociedad, recibido el 5 de agosto del 2005, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda, en marzo del 2006, exista justificación de negociaciones que pudieran haber dilatado la presentación de las medidas cautelares con anterioridad, por lo que no existe la urgencia alegada por las actoras. No comparte este Tribunal ese razonamiento. El art , párrafo segundo de la LEC. establece que No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones 8

9 de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces. A la vista de este precepto, y del embargo de participaciones que ha sido solicitado, no puede decirse que con esa medida cautelar se pretenda alterar situación de hecho alguna, pues el presunto impago seguirá existiendo se adopte o no la medida en cuestión. Es decir, no existe una relación tan íntima entre la medida cautelar que se pide y la situación de hecho presuntamente consentida, que permita afirmar que con la adopción de aquélla ésta se vaya a ver, provisional o interinamente, modificada. El precepto citado lo que pretende es impedir que se adopten medidas cautelares, con la interinidad que éstas conllevan, cuando, a pesar de que puedan concurrir los restantes requisitos legales, vayan a modificar una situación que, por haber transcurrido un periodo largo de tiempo, el solicitante ha soportado; y ello, porque opera al respecto una especie de ficción: si la ha consentido durante largo tiempo, puede seguir haciéndolo durante la sustanciación del procedimiento. Aparte de lo dicho, el artículo mencionado utiliza un concepto indeterminado, cual es el del largo tiempo. A falta de una precisión temporal exacta, habrán de ponderarse las circunstancias concurrentes para ver si ese largo tiempo existe o no, sin que, a priori, puedan establecerse genéricamente plazos más o menos largos. A la vista de la pretensión deducida (acumulación subjetiva y objetiva de acciones, contra varias sociedades demandadas, por tanto, con invocación de legislación interna de carácter comunitario e interna propiamente dicha), y al hecho, innegable, de que la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria tiene su sede en Alicante, no parece que pueda hablarse de que haya transcurrido un largo periodo de tiempo, ni mucho menos, desde la fecha del requerimiento hasta la de la presentación de la demanda. Es más, en cualquier caso, la situación de hecho precisamente se interrumpió como consecuencia de ese requerimiento, sin que se haya probado por las demandantes que existiera desde largo tiempo atrás. Este Tribunal, por tanto, no comparte la existencia de esta causa impeditiva para la adopción de la medida cautelar solicitada. 9

10 SÉPTIMO.- El art de la LEC. establece la regla general de que el solicitante de la medida cautelar deberá de prestar caución, que habrá de ofrecerse en el escrito de petición de la medida, especificando de qué tipo o tipos se ofrece constituirla y con justificación del importe que se propone (art ). Esta caución, que podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del art. 529, tiene como finalidad garantizar, de una manera rápida y efectiva, la responsabilidad que pudiera declararse para el solicitante por los daños y perjuicios que la adopción de aquélla pudiera causar al patrimonio del demandado. Para fijar la cuantía o importe de la caución se atenderá por el órgano judicial a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que se realice sobre el fundamento de la solicitud de la medida, debiendo también, obviamente, tenerse en cuenta los daños y perjuicios que su adopción pueda acarrear al demandado y la valoración que pudiera existir sobre ellos. Tomando en cuenta estas consideraciones, se estima adecuada la caución ofrecida en importe de ,94. OCTAVO.- En lo que respecta a la impugnación que de la resolución apelada hace MASERMIN, SL, simplemente indicar que carece de legitimación para recurrir, pues aquélla no tenía ningún pronunciamiento que le fuera desfavorable, más allá de razonamientos que pudieran no ser compartidos y que se pueden rebatir en el escrito de oposición, sin necesidad de impugnar la resolución (art,. 448 LEC). NOVENO.- En materia de costas, será de aplicación el art , que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Sin embargo, la estimación parcial del recurso supone una desestimación íntegra respecto de la solicitud deducida a PLASTICUERO, SL, por lo que se impondrán a la solicitante las costas ocasionadas a ésta. Las costas originadas por la desestimación de la impugnación de MASERMIN, SL, le serán impuestas a ella, de conformidad con el art

11 VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca Comunitaria. III PARTE DISPOSITIVA EL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA, FALLA: Que con estimación parcial, del recurso de apelación interpuesto por la representación de SSL PRODUCTS LIMITED, SSL HEALTHCARE BRANDS, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL contra el auto dictado por el Juzgado N.º 2 de Dibujos y Modelos Comunitarios, de fecha 8 de junio del 2006, en los autos de medidas cautelares n.º 81 / 06, y con desestimación de la impugnación planteada por MASERMÍN, SL, debemos revocar y revocamos dicha resolución, en el sentido de dictar otra en cuya virtud se accede a las siguientes medidas cautelares solicitadas por aquéllas dos respecto de MASERMIN, SL, por lo que se acuerda: 1ª El cese provisional por parte de dicha sociedad en toda actividad de importación, comercialización, distribución, promoción y/o ofrecimiento en el mercado o INTERNET y, en general, de explotación de las plantillas HAPYY FEET. 2ª La retirada temporal del tráfico económico de dichas plantillas. 3º. La retención y depósito en sus instalaciones de esas plantillas. Estas medidas solo serán efectivas si por la solicitante se presta previamente caución en cualquiera de las formas admisibles en derecho, en la suma de ochenta y cuatro mil euros, (23.519,94 ). 11

12 Todo ello, imponiendo a la parte solicitante las costas de la primera instancia respecto de las ocasionadas a PLASTICUERO, SL, y sin expresa imposición de costas a la apelante. Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación. Así, por esta nuestra resolución definitiva, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 12