Roj: STS 5594/ ECLI: ES:TS:2012:5594

Transcripción

1 Roj: STS 5594/ ECLI: ES:TS:2012:5594 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Fecha: 28/06/2012 Nº de Recurso: 818/2009 Nº de Resolución: 409/2012 Procedimiento: CIVIL Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL Tipo de Resolución: Sentencia SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil doce. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Port Aventura, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Mª de Anzizu Furest, contra la Sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil nueve, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Cinco de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña Mª Isabel Campillo García, en representación de Port Aventura, SA, en concepto de parte recurrente. Son partes recurridas Comercial Bonanova, SL, Atenea Aventura, SL y City Hotels Hispania, SL, representadas por el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el veintiséis de marzo de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Antonio Mª de Anzizu Furest, obrando en representación de Port Aventura, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SDL y Atenea Aventura, SL. En la demanda la representación procesal de Port Aventura, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicha sociedad se había constituido con la finalidad de gestionar un parque de ocio temático, el primero en España, el cual explotaba sirviéndose de unas marcas que coincidían con su denominación social. Que, en concreto, ofrecía al público servicios de hospedaje y restauración, directamente o por medio de empresarios asociados. Que Port Aventura, SA era titular de las marcas españolas números y , denominativas, formadas por la palabras " Port Aventura ", concedidas para diferenciar servicios de la clase 41 - la primera - y de las clases 41 y 42 - la segunda -. Que dichas marcas eran notoriamente conocidas en el mercado, como distintivas de los servicios de explotación de un parque temático. Que, además, Port Aventura, SA era titular de las marcas españolas , , , , , , , , , , y , mixtas, con el mismo componente denominativo que las anteriores, concedidas para distinguir, en sus respectivos casos, servicios de las clases 41y 42 y productos de diversas clases. Añadió que la demandada Comercial Bonanova, SL era titular de diversos establecimientos hoteleros, en la denominación de alguno de los cuales incluía la palabra " Atenea ". Que, en concreto, en Vilaseca, Tarragona, cerca del parque temático titularidad de Port Aventura, SA, Comercial Bonanova, SA había abierto un establecimiento con el nombre " Aparthotel Atenea Aventura ", el cual era explotado por Atenea Aventura, SL, sociedad dominada por aquella. Que Comercial Bonanova, SL era titular, entre otras, de dos marcas españolas, la número , denominativa, formada por las palabras "Atenea Aventura ", concedida para diferencia servicios de la clase 43, 1

2 y la número , mixta, integrada - como componente denominativo - por aquellas palabras y concedida para diferenciar servicios de la misma clase. Afirmó la representación procesal de Port Aventura, SA que ejercitaba en la demanda acción de nulidad de las dos mencionadas marcas de Comercial Bonanova, SL, con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y declarativas de competencia desleal, con apoyo en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero. En el suplico de la demanda, la representación procesal de Port Aventura, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia que declare " 1) Que la actora ostenta derechos de exclusiva entre otros -sobre los registros de marcas nacionales; <Port Aventura> y , <Port Aventura>, registradas entre otros para distinguir servicios en clase 41 del nomenclátor internacional de marcas, y marca española número <Hotel Port Aventura>, mixta, en clase 43. 2) El renombre de las marcas nacionales número , <Port Aventura>, para distinguir servicios de ocio y esparcimiento, en la clase 41 del nomenclátor internacional de marcas. 3) De forma subsidiaria al punto precedente, y para el hipotético e improbable caso en que se declare el renombre de las citadas marcas españolas referidas en el anterior apartado, se declare la notoriedad de tales registros de marca para distinguir servicios de ocio y esparcimiento. 4) Que el registro de las marcas españolas número <Atenea Aventura> y número <Atenea Aventura> y diseño, para distinguir servicios de hostelería y restauración, en la clase 43 del nomenclátor internacional de marcas y la existencia de la denominación social Atenea Aventura, SL provoca riesgo de confusión y/o asociación, entre los consumidores, al concurrir con las marcas españolas previas de mi mandante. 5) Declare como consecuencia de lo anterior la nulidad de las marcas españolas número <Atenea Aventura> y número <Atenea Aventura> y diseño, para distinguir servicios en la clase 43 del nomenclátor internacional y de la última en las clases 35 y 37, servicios complementarios a la clase 43. 6) Declare que las sociedades Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL, con el uso de la denominación <Atenea Aventura> para distinguir servicios de hostelería y restauración, y la constitución de la mercantil Atenea Aventura, SL ha infringido los derechos de mi mandante en relación con las marcas españolas número , <Port Aventura>, y número , <Port Aventura>, registradas entre otros para distinguir servicios en clase 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas y Marca Española número <Hotel Port Aventura (mixta)>, en clase 43 entre otras. 7) Que las sociedades Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL han actuado en el mercado deslealmente y en perjuicio de mi mandante. 8) Que las sociedades Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atena Aventura, SL han actuado en el mercado deslealmente y en perjuicio de mi mandante. 8) que las sociedades Comercial Bonanova SL, City Hotels Hispani, SL y Atenea Aventura, SL, ha causado daños y perjuicios a mi mandante como consecuencia de sus actos contrarios a la Ley de Marcas y a la lealtad competencia. Condenando a las demandadas: 9) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 10) Remitiendo atento oficio al Ilmo. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la cancelación de los expedientes de marzo num "Atenea Aventura" y núm "Atenea Aventura" (y Diseño). 11) A cesar inmediatamente en el uso de las marcas núm "Atenea Aventura" y núm "Atenea Aventura" (y Diseño), o cualquier otra que incluya el vocablo "Aventura" fijando, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Marcas, una indemnización de cuantía no inferior a seiscientos euros (600 ) que será reclamable de Atenea Aventura, SL y Comercial Bonavona, SL, de forma solidaria, por día transcurrido desde que se dicte sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de las marcas. 12) A retirar inmediatamente cualesquiera soportes, materiales e inmateriales, y archivos lógicos en los que se reproduzcan las marcas españolas núm "Atenea Aventura" y número "Atenea Aventura" ( y Diseño) así como de cualesquiera combinaciones similares de tales palabras en cualquier Establecimiento y en cualquier especial web donde las demandadas oferten sus servicios y, en especial, en las páginas web www. cityhotels.es/ con la misma advertencia en cuanto a la indemnización coercitiva reclamable por cada día de incumplimiento. 13) A indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios causados en la cuantía que se determine en fase probatoria. 14) A publicar el fallo íntegro de la sentencia (i) una única vez en un diario de gran difusión de ámbito nacional y otro de gran difusión de ámbito provincial: y (ii) en la primera página o página inicial de la página web www. city-hotels.es/ durante al menos 60 días consecutivos. 15) Condene a las demandadas al pago de las costas, causadas en este juicio ". SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Cinco de Barcelona, que la admitió a trámite con el número 157/2007, conforme a las reglas del juicio ordinario. Las tres sociedades demandadas fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones representadas por el Procurador de los Tribunales don Albert Grasa Fábrega, que contestó la demanda. En dicho escrito, la representación procesal de Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera de las sociedades citadas explotaba cuatro establecimientos de hostelería en la provincia de Barcelona. Que la 2

3 misma era titular de diversas marcas, entre ellas, de las dos mencionadas en la demanda. Que Atenea Aventura, integrada en el grupo de sociedades, explotaba el hotel " Atenea Aventura " a que se refería la demanda. Que la tercera demandada, City Hotels Hispania, SL prestaba servicios comerciales en el sector turístico, mediante internet. Añadió que las marcas de la demandante no eran renombradas y, de serlo, ello sería irrelevante para decidir el conflicto. Que sus marcas números y no generaban riesgo de confusión con las de la demandante, la cual no podía pretender monopolizar el uso del término "aventura ". En el suplico del escrito de contestación la representación procesal Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cinco una sentencia que desestimara " íntegramente dicha demanda y absolviendo de la misma a mis representadas, con imposición a la actora de las costas del juicio, declarando expresamente su temeridad ". TERCERO. Celebrados los actos de la audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta por las partes, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Cinco de Barcelona dictó sentencia, con fecha nueve de mayo de dos mil ocho, con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Con estimación parcial de la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales señor Anzizu Furest, en nombre y representación de Port Aventura, SA: 1.- Debo declarar y declaro la nulidad relativa de las marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número , <Atenea Aventura>, y número , mixta, <Atenea Aventura>, para la clase 43 del nomenclátor, titularidad de Comercial Bonanova, SL. 2.- Debo declarar y declaro que se ha producido infracción del derecho de marca de la parte actora por parte de Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL, con el uso del signo <Atenea Aventura> y de la denominación social <Atenea Aventura, SL>. 3.- Debo condenar y condeno a Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL al cese inmediato de uso de los signos <Atenea Aventura> y diseño registrado bajo aquel registro nulo, debiendo retirar cualesquiera soportes, materiales o inmateriales, donde se recojan los señalados símbolos. 4.- Debo condenar y condeno a Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL al pago a favor de la parte actora de una indemnización de daños y perjuicios en cuantía equivalente al uno por ciento de la cifra bruta de negocio... desde septiembre de dos mil cinco hasta la retirada efectiva del signo. 5.- Debo condenar y condeno a Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL a la publicación íntegra del fallo de esta sentencia por una única vez en un diario de gran difusión de ámbito nacional y otro provincial de Tarragona, así como en la página web www. city-hoteles.es durante sesenta días consecutivos. Debo desestimar y desestimo toda las demás solicitudes deducidas en el presente proceso. Declaro que no procede condena en costas para ninguna de las partes procesales en el presente litigio". CUARTO. La representación procesal de Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Cinco de Barcelona, de nueve de mayo de dos mil ocho. Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso, con el número 609/2008, y dictó sentencia con fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Comercial Bonanova, SL, Atenea Aventura, SL y City Hotels Hispania, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Cinco de Barcelona de fecha nueve de mayo de dos mil ocho, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; que revocamos en el sentido de absolver a las demandadas Comercial Bonanova, SL, Atenea Aventura, SL y City Hotels Hispania, SL, de las pretensiones contra ellas ejercitadas en la demanda, sin hacer expresa condena en costas ni en primera instancia ni en esta alzada ". QUINTO. La representación procesal de Port Aventura, SA preparó e interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de dieciséis de febrero de dos mil nueve. Cumplidos los trámites, dicho Tribunal de apelación mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de veintinueve de junio de dos mil diez, decidió: " 1º) No admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la entidad mercantil Port Aventura, SA, contra la sentencia dictada, con fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 609/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario número 157/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Cinco de Barcelona. 2º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil Port Aventura, SA, contra la sentencia dictada, con fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 609/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario número 157/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Cinco de Barcelona ". 3

4 SEXTO. El recurso de casación que interpuso la representación procesal de Port Aventura, SA contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de dieciséis de febrero de dos mil nueve, se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia: ÚNICO. La infracción del artículo 8, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de Comercial Bonanova, SL, Atenea Aventura, SL, y City Hotels Hispania, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el seis de junio de dos mil doce, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Resumen de antecedentes. Port Aventura, SA, en la afirmada condición de titular de varias marcas españolas - entre ellas, las registradas con los números y , ambas denominativas, formadas por las palabras " Port Aventura " y concedidas para identificar servicios de las clases 41 y 42 -, interpuso demanda contra Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL, sociedades dedicadas a la actividad hotelera en varios establecimientos y la primera, además, titular de dos marcas españolas - las números , denominativa, formada por las palabras " Atenea Aventura", y , mixta, integrada por un dibujo geométrico y las palabras "Atenea Aventura ", ambas concedidas para diferenciar servicios de la clase 43 -, en ejercicio de acciones declarativas y de condena, con apoyo tanto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. En concreto, pretendió, por un lado, la declaración de nulidad de las marcas números y de Comercial Bonanova, SL, por infracción de las prohibiciones de registro previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, así como la de que, por lo dispuesto en el artículo 54 de la misma Ley, el uso de ellas había constituido infracción de los derechos sobre las prioritarias marcas de que era titular, con la consiguiente condena de las demandadas a indemnizarle en los daños causados. Y, por otro lado, la declaración de que Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispani, SL y atenea Aventura, SL. habían cometido los actos desleales tipificados en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991. De dichas acciones sólo llegaron a la segunda instancia las fundadas en la legislación de marcas, estimadas en la sentencia que puso fin a la primera. Las acciones de competencia desleal fueron desestimadas por el Juzgado de lo Mercantil, mediante pronunciamiento que ganó firmeza. En concreto, la sentencia de primera instancia declaró la notoriedad de las marcas números y de que era titular Port Aventura, SA; anuló el registro de las números y , de que era titular Comercial Bonanova, SL; declaró que el uso de éstas por las demandadas, en cuanto carente de cobertura desde su origen por la anulación de los respectivos registros, había significado la invasión del ámbito de exclusiva que las primeras, prioritarias, atribuían a la demandante, como su titular; y condenó a las demandadas a indemnizarle en la medida que establece, sin necesidad de prueba, el apartado 5 del artículo 43 de la Ley 17/2001. La Audiencia Provincial, al conocer del recurso de apelación interpuesto por las demandadas contra la sentencia que les era en parte desfavorable, declaró que las marcas registradas a nombre de Comercial Bonanova, SL no eran nulas, por razón de que sus registros no habían contravenido las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6 y 8, en relación con el artículo 52, apartado 1, de la Ley 17/2001 ; y que, consecuentemente, las demandadas, al haber hecho uso de sus signos bajo el amparo de unos registros que seguían siendo válidos, no habían invadido la esfera de exclusión derivados de los suyos a favor de Port Aventura, SA, ni venían obligadas a indemnización de daños y perjuicios alguna. Contra la sentencia de apelación interpuso Port Aventura, SA recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, de los que sólo fue admitido éste. SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de la demandante. Denuncia la recurrente la infracción del artículo 8, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - a cuyo tenor n o podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anterior, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por 4

5 los prioritarios, cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de la marca solicitada pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por ella y el titular de los signos registrados o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los mismos. Alega la recurrente que sus marcas denominativas " Port Aventura ", números y , declaradas notorias en ambas instancias, merecían la protección reforzada que, más allá de la función de medios de identificación del origen empresarial de los servicios para los que habían sido concedidas, les otorgaba el referido artículo 8 de la Ley 17/2001. Añade que el Tribunal de apelación, pese al tenor del mencionado precepto, las había confrontado con las marcas de Comercial Bonanova, SL sin atender a otro criterio que el del riesgo de confusión, en aplicación del artículo 6 de la misma Ley, limitando de ese modo la protección más amplia que tenían reconocida por su notoriedad. TERCERO. Consideraciones generales sobre la protección de las marcas notorias. El artículo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al regular el contenido del derecho del titular, facultó a aquellos - apartado 2 - para prohibir el uso de una marca confundible, fuera del principio de especialidad, siempre que la prioritaria "gocede renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos ". La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se limitó a incorporar a su texto - artículo 13, letra c ) - una prohibición relativa de registro y, consecuentemente, una causa de nulidad - artículo 48 -, consistente en el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados, sin atender al principio de especialidad. Sin embargo, en el momento de regular las acciones de violación - artículo 31 -, lo hizo vinculándolas al principio de especialidad y a la generación de un riesgo de confusión. Ello llevó a doctrina y jurisprudencia - sentencias 482/2007, de 7 de mayo, y 95/2009, de 2 de marzo - a entender que la protección de la marca renombrada se debía obtener, fuera del ámbito marcario y, por tal, del principio de especialidad y del riesgo de confusión, mediante las normas de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal: en particular, el artículo 12 de la misma. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de artículo 16, apartado 2-, mandó estar, para determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, al " sector pertinente del público " y extendió la protección reconocida a dicha marca - artículo 16, apartado 3 - a los " bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada ", siempre que el uso de la misma "indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada ". La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como se afirma en su exposición de motivos, se ha preocupado de reforzar la protección de las marcas notorias y renombradas, fijando el mayor alcance de ella, tanto en el ámbito registral, mediante la regulación de las prohibiciones de registro y las causas de nulidad, como en el de la determinación del contenido del derecho de su titular. En el primero de los ámbitos, la marca notoria - definida en el artículo 8, apartado 2 - merece una protección que sobrepasa el principio de especialidad -" [...] para productos o servicios que no sean similares a los protegidos [...] "-, y el mero riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, bastando para la prohibición con que el uso de la marca que se pretenda registrar " pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular" del signo notorio o, en general, " cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre " del signo anterior. CUARTO. Argumentos determinantes de la desestimación del motivo. Conforme a lo expuesto, como sostiene la recurrente, no cabe registrar, bajo sanción de nulidad, marcas para identificar productos o servicios no similares a los protegidos por signos anteriores que sean notorios en España, si el uso de aquellas puede indicar una conexión entre los productos o servicios que amparan y el titular de éstos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los definidos en el artículo 8, apartado 2, de la Ley 17/

6 Sin embargo, no responde a una correcta interpretación de la sentencia recurrida negar que el Tribunal de apelación hubiera aplicado el artículo 8, apartado 1, al conflicto de intereses suscitado. En efecto, el Tribunal de apelación partió en su razonamiento de la distinción existente en nuestro ordenamiento entre las prohibiciones de registro según que la marca prioritaria sea notoria o renombrada o no lo sea - artículos 8, apartado 1, y 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -. Se apoyó en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2003 (C-408/2001 ), en la que dicho Tribunal declaró que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal que entre el signo y la marca de renombre exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos ", pues "basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca ", tras argumentar que (28) " el requisito de similitud entre la marca y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual ", así como que (29) " las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde " y que (29) " la existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso ". Y, motivando suficientemente la valoración de la prueba, denegó razonablemente, la concurrencia de la prohibición del registro invocada, por no advertir entre los signos confrontados el grado de similitud preciso para que el público pertinente pueda establecer la conexión referida o para que tenga lugar el aprovechamiento o el menoscabo de los que el artículo 8, apartado 1, hace depender la causa de nulidad relativa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la función del recurso de casación no es otra que la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho - no a la que hubiera reconstruido el recurrente, sino a la declarada probada en la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados. Es cierto que los hechos, necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acecidos, constituyen el enunciado de las normas que a ellos vinculan la consecuencia jurídica pretendida, de manera que, además de reconstruidos o fijados en el proceso - quaestio facti -, tienen que ser puestos en relación con el precepto de la que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista - quaestio iuris -. También es cierto que los hechos declarados probados, intocables como tales en casación, quedan sometidos a determinados juicios de valor que aportan criterios para su subsunción en la norma de que se trata y que el control de éstos no queda fuera de la casación - sentencias 797/2011, de 18 de noviembre, 22/2012, de 7 de febrero, 71/2012, de 20 de febrero, 75/2012, de 29 de febrero, 138/2012, de 20 de marzo, entre otras muchas -. Sin embargo, el Tribunal de apelación aplicó los criterios correctos para estimar no concurrente la prohibición relativa de registro que tipifica el artículo 8 de la Ley 17/2001, prescindiendo de los que hubieran sido precisos para enjuiciar la comisión de los actos de competencia desleal, como la cercanía entre el establecimiento hotelero de las demandadas y el parque temático de la demandante. Por esa razón cualquier intento de modificación de su conclusión negativa debería apoyarse, necesariamente, en los aspectos puramente fácticos de la cuestión, los cuales, como se ha dicho, quedan al margen de este extraordinario recurso. Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso de casación interpuesto por Port Aventura, SA. QUINTO. Régimen de las costas. En aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución. FALLAMOS Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Port Aventura, SA, contra la Sentencia dictada, con fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona. Las costas del recurso de casación quedan a cargo de la sociedad recurrente. 6

7 Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. 7