Las patentes como herramienta para la creación de valor en la organización y en la investigación científica

Transcripción

1 Mauricio Osorio Icochea Subdirector de Promoción al Patentamiento DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Las patentes como herramienta para la creación de valor en la organización y en la investigación científica

2 CONTENIDO 1. Sistema de propiedad intelectual y marco legal de las patentes 2. Las patentes: conceptos y modalidades de protección 3. Materia patentable 4. Utilidad de las patentes 5. Decisión de patentar 6. Procedimiento para patentar 7. Programa Patenta Universidad

3 I. Sistema de propiedad intelectual y marco legal de las patentes

4 Obras artísticas Obras literarias Invenciones Derechos Propiedad Signos Distintivos Propiedad Intelectual Propiedad Intelectual autor Creaciones del intelecto humano producto de la inventiva, inspiración, talento y/o investigación Industrial Novelas Poemas Obras de teatro Películas Fotografías Esculturas Pinturas Tesis Artículos Software Juegos otros Marcas Nombres comerciales Lema Comercial Denominación de Origen Inventos Adaptaciones Diseños Circuitos Integrados Secretos industriales Variedades Vegetales Conocimientos Colectivos Sui Generis

5 El hombre ha hecho uso de su creatividad desde siempre

6 Origen del sistema de patentes Revolución Francesa Revolución Industrial Primer privilegio : Fillipo Brunelleschi Florencia (3 años) Primer privilegio español: Pedro de Azlor (20 años) Estatuto de Venecia (Italia) Dispositivos nuevos e ingeniosos, no realizados en Venecia Plazo de protección: 10 años Estatuto de los Monopolios (U.K) Declaración del Rey sobre Privilegios al Comercio (Francia) Leyes modernas de patentes: Francia, Alemania, USA, España, Japón Convenio de París PERU Conquista del Perú 1er privilegio concedido en Perú 1er privilegio a un peruano Ley nacional de patentes Pedro Fernández de Velasco por procedimiento minero para separar plata u oro de otros usando mercurio y sales José Antonio de Ugarte (Arequipa) por máquina y molino para despepitar algodón

7 Normativa internacional de patentes Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) 1. Trato Nacional 2. Derecho de Prioridad 3. Autonomía 1995

8 Normativa nacional de patentes Decisión Andina 486: Propiedad Industrial (2000) 1. Regula el otorgamiento de marcas, patentes y demás derechos de propiedad industrial en la Comunidad Andina 2. Detalla procedimientos, plazos, derechos, obligaciones, excepciones a la patentabilidad, entre otros.

9 II. Las patentes: conceptos y modalidades

10 Qué es una PATENTE? DERECHO Título de propiedad que otorga el Estado a una persona natural (inventor) o jurídica para explotar de manera exclusiva un determinado invento Similar a tarjeta de propiedad de un auto

11 Qué es un invento? Es una solución técnica a un problema técnico identificado en cualquier campo de la tecnología o la vida diaria. Alta tecnología y/o gran carga inventiva Adaptaciones o modificaciones

12 Qué permite una patente? Excluir a terceros de la explotación de una invención por un tiempo determinado y solo en el territorio donde es otorgado, a cambio de que la invención sea descrita claramente en un documento y que éste sea de acceso público.

13 Qué caracteriza a las patentes? Territorialidad Requisitos Vigencia Excluyente

14 Tipos de patentes en el Perú (I) I. PATENTES DE INVENCIÓN Protege inventos (productos o procesos) siempre que cumplan tres requisitos: NOVEDAD (Nuevo): que no hayan sido divulgados de ninguna forma (ni por descripción escrita, oral, uso, comercialización u otro medio) Período de gracia: 1 año NIVEL INVENTIVO (No obvio ni evidente): que para una persona con conocimientos técnicos medios en el campo técnico, la invención no debe resultar obvia, ni deducible a partir de las tecnologías existentes. APLICACIÓN INDUSTRIAL: que pueda ser producido o utilizado en alguna actividad o industria 20 años de protección

15 Ejemplos de Patentes de Invención

16 Tipos de patentes en el Perú (II) II. PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD Protege inventos (productos) siempre que cumplan dos criterios: NOVEDAD (Nuevo): que no hayan sido divulgados de ninguna forma (ni por descripción escrita, oral, uso, comercialización u otro medio) Período de gracia: 1 año Ventaja Técnica: que la forma o configuración Cerradura nueva de de un una invento sola pieza permita un mejor uso, un funcionamiento diferente o adicionarle una utilidad que antes no tenía el producto. 10 años de protección

17 Ejemplos de patentes de modelos de utilidad

18 Países con patentes de modelo de utilidad Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay Alemania, Austria, Armenia, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Moldova, Turquía, Ucrania. ARIPO, Etiopía, Kenia, OAPI. Australia China, Filipinas, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Malasia, Corea del Sur, Tayikistán, Uzbekistán.

19 III. Materia patentable

20 Toda invención puede ser patentada

21 Toda invención puede ser patentada Un proyecto de investigación o de invención podría contener más de una materia patentable Formulación de la bebida PATENTE DE INVENCIÓN Sistema de apertura de la tapa MODELO DE UTILIDAD Formulación del envase plástico biodegradable PATENTE DE INVENCIÓN Otras formas de Propiedad Intelectual: -Marcas -Diseño Industrial -Secreto Industrial Base de la botella más estable MODELO DE UTILIDAD

22 Excepciones a la patentabilidad (I) No se puede patentar lo que no se considera invención (DA 486, art. 15): Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza Obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por derechos de autor. Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico- comerciales Programas de ordenadores o el soporte lógico como tales Las formas de presentar información

23 Excepciones a la patentabilidad (II) No se pueden patentar si está considerado dentro de las excepciones a la patentabilidad (DA 486, art. 20): Invenciones contrarias al orden público o a la moral Invenciones contrarias a la salud o a la vida de las personas o a la de los animales o a la preservación de los vegetales Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal Métodos de diagnóstico

24 IV. Utilidad de las patentes

25 Por qué son necesarias las patentes? César Herrera Velasquez Instituto Nacional de Salud INVERSIÓN Esfuerzo/creatividad Tiempo Dinero Aplicación de conocimientos Utilización de experiencia práctica Identificación de una solución a un problema o necesidad Desarrollo de la idea Investigación de productos Averiguación de trámites y procedimientos Asesoría técnica Diseño de producto Desarrollo de Prototipo Validación comercial RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN

26 Cómo recupero la inversión? (I) Opción 1: Cesión / Transferencia / Venta de la patente Cuando el inventor o institución dueña de la patente no posee recursos ni interés por explotar la invención. Por lo general su labor acaba en la generación del conocimiento. El título (patente) deja de pertenecer al inventor. El inventor obtiene los ingresos por la venta de la patente

27 Cómo recupero la inversión? (II) Opción 2: Licenciamiento de la patente Es un contrato para que un tercero fabrique y/o comercialice el producto. Caso - Hernán Garrido Lecca Cuando la invención cuenta con alto potencial para generar beneficios comerciales. Se obtienen regalías periódicas en función de los beneficios obtenidos (ventas). Licenció la patente a la compañía Oxo Good Grips de E.E.U.U

28 Cómo recupero la inversión? (II) Opción 3: Venta directa del producto patentado Cuando el inventor decide involucrarse en la fabricación y comercialización del producto. Caso Julio Surco Hachiri Puede aliarse con un socio para alguna de las fases donde presente debilidad (eje: marketeo). Esto sólo se puede efectuar a través de la constitución de una empresa o un negocio ya en marcha. Dueño de dos patentes de modelos de utilidad relacionados con hornos para la industria gastronómica y fundador de Industrias Surco

29 Otros beneficios de las patentes (I) Faculta para ejercer la protección de la patente frente a uso indebido o no autorizado de un invento Acción por Infracciones

30 Otros beneficios de las patentes (II) Las patentes son la principal fuente de información tecnológica mundial para el desarrollo empresarial y la innovación INVENTOR Insumo para investigación e invención Indicio para conocer posibilidades de patentar Información para diferenciación tecnológica Información sobre patentes Oportunidad de venta de nuevos productos Identificación de inventos para mejora de negocio Análisis mercado INVENTOR/EMPRESARIO

31 V. Decisión de patentar

32 1. Patentes o tecnologías existentes Si el producto en desarrollo o desarrollado cuenta ya con una patente en el extranjero: no se podrá obtener la patente en Perú, pero si comercializarlo donde éste no haya sido protegido. Si el producto cuenta con ya con una patente, no se podrá obtener la patente, ni tampoco comercializarlo, salvo previo consentimiento del titular.

33 2. Análisis del tipo de invención Cuáles son las alternativas a la invención desarrollada, y de qué modo pueden compararse con su invención? A qué sector pertenece el invento y cuáles son las tasas de desarrollo tecnológico en dicho sector? Qué probabilidades hay de que otros desarrollen y traten de patentar un producto similar? Es fácil aplicar la ingeniería inversa a la invención para copiarla? Qué tan rápido será posible imitar o mejorar el producto?

34 3. Conocimiento del mercado Nace el invento como resultado de una necesidad identificada? Hay un mercado para la invención? Cuál es la dimensión del mercado? Será fácil detectar la infracción y hacer valer los derechos de la patente? Qué tan se podrá introducir la invención en el mercado y bajo qué mecanismos?

35 4. Claridad sobre estrategia de protección Patente vs secreto empresarial? Modelo de utilidad o patente de invención? En dónde patentar? Acercamiento sólo o con agente de propiedad intelectual? Divulgación vs confidencialidad? Existen instrumentos que faciliten el patentamiento? (servicios o programas del INDECOPI, otros) Existe protección adicional para la invención? (diseño industrial, marcas).

36 5. Momento idóneo para patentar VS VS Proceso de Desarrollo No se conoce viabilidad comercial No se ha validado el producto El producto terminado podría ser diferente al original Otro inventor podría patentar antes un producto similar

37 6. Estrategia de negocios/transferencia tecnológica

38 7. Valor de la patente Valor de la Patente Ingresos futuros derivados del producto patentado Vale la pena proteger si Valor de la Patente Inversión en invención Costo de patentes

39 VI. Procedimiento para patentar

40 Cómo se tramita la patente? Elaborar y presentar ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías una solicitud de patente Formato de Solicitud (F-DIN-01/1A)* Documento Técnico (DT): 1. Descripción* 2. Resumen 3. Dibujos* 4. Reivindicaciones Comprobante de pago de las tasas establecidas* * Se admite a trámite. Se asigna fecha de presentación

41 Cuáles son las etapas del trámite? (I) A. Examen de Forma Lo realiza el Indecopi hasta en 30 días posterior a la solicitud Verifica cumplimiento de entrega de documentación completa De existir observaciones, se notifica y el solicitante tiene 2 meses (prorrogables) para subsanar De no subsanar, se declara trámite en abandono

42 Cuáles son las etapas del trámite? (II) B. Publicación Pasados 18 meses (patente de invención) y 12 meses (modelo de utilidad), la solicitud pasa a tener carácter público. Indecopi notifica al solicitante; dentro de un plazo de 30 días este debe publicar un resumen en El Peruano. De no hacer efectiva la publicación, la solicitud se declara en abandono Desde la fecha de publicación, cualquier interesado posee hasta 60 días (patente de invención) o 30 días (modelo de utilidad), para OPONERSE justificadamente a la solicitud.

43 Cuáles son las etapas del trámite? (III) C. Examen de Fondo El solicitante cuenta con seis meses (patente de invención) o tres meses (modelos de utilidad), luego de la publicación, para solicitar el examen de fondo. A través de dicho examen, el Indecopi evalúa la invención en función a los criterios de patentabilidad. En el supuesto que el solicitante no cumpla con el pago para el examen de fondo en el período establecido, la solicitud se declara en abandono

44 Cuáles son las etapas del trámite? (IV) D. Informe Técnico y Resolución El examen de fondo culmina con la realización de un informe técnico. Se resuelve conceder la patente, en caso la invención haya logrado cumplir con los criterios de patentabilidad. De existir observaciones se notifica al solicitante, quien posee hasta 60 días hábiles (patente de invención) o 30 días (modelo de utilidad), prorrogables, para presentar los descargos o información aclaratoria. De persistir las observaciones se resolvería la denegatoria de la patente.

45 No cumple Etapas para patentar: flujograma resumen Fecha de presentación 1. Admisión a trámite 2. Examen de forma (1 mes/ 2-2 meses) 3. Publicación (18 meses 12MU/ 1 mes) 4. Examen de Fondo Oposición (2-2 meses) Pago de examen (6 meses) Favorable 5. Informe Técnico 6. Resolución Definitiva Título de Patente Desfavorable 5A.Respuesta Solicitante (2-1 meses)

46 Inversión y duración aproximada Conceptos Patente de Invención (S/.) Modelo de Utilidad (S/.) Tasa de Presentación Publicación (no pagadero en Indecopi) 200 (+/-) 200 (+/-) Examen de Fondo Mantenimiento de Vigencia Anual Total aproximado 1, /- 37 meses +/- 20 meses

47 VII.Programa Patenta Universidad

48 Cuál es su objetivo? Extender la cultura sobre de protección de la propiedad intelectual y fomentar la práctica de patentamiento de productos o procedimientos que se derivan de los proyectos de investigación e innovación realizados por instituciones educativas y de investigación.

49 Por qué Patenta Universidad? 85% de postulaciones de centros académicos y de investigación en el Perú se concentran en cuatro solicitantes Existen más de 200 universidades y centros de investigación en el país. DESCONOCIMIENTO FALTA DE POLITICAS CAPACIDAD DE GESTIÓN

50 Qué involucra PU? Patenta Universidad es un programa gratuito Se desarrolla de manera presencial a nivel nacional Dirigido a instituciones que desarrollan proyectos de investigación/innovación Para la participación se debe cumplir dos requisitos: No contar con más de 5 solicitudes de patentes en los últimos 3 años Identificación de al menos 10 proyectos de investigación Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de agosto de 2016

51 Actividades accesibles en PU

52 Consideraciones de PU Patenta Universidad trabaja en función a las necesidades y tiempos de los centros académicos o de investigación El plazo máximo para el desarrollo de las actividades es hasta diciembre 2016 La postulación la debe realizar la institución; el trabajo se planifica con la institución; las actividades las llevan a cabo los grupos de investigadores a cargo de los proyectos. Las solicitudes presentadas ante el Indecopi, siguen tratamiento de Patente Rápida.

53 Pasos para inscripción en PU Ingresa y lee el reglamento en: Descarga, completa y envía estos documentos: 1. Solicitud de Participación Patenta Universidad 2. Acta de Compromiso al Programa Patenta Universidad 3. Matriz de Proyectos para el Programa Patenta Universidad Enviar documentos a: patenta@indecopi.gob.pe

54 Qué beneficios trae PU? Entender el funcionamiento del procedimiento de protección de invenciones en el Perú Conocer el potencial de patentabilidad de la cartera de proyectos administrados y/o en desarrollo Obtener registro de patente en Perú en casi la mitad del tiempo del trámite regular

55 En resumen Las patentes son instrumento clave para el progreso tecnológico: surgen como resultado de la invención y han repotenciado los procesos de innovación. Sistema creado por el hombre con ventajas y debilidades percibidas particulares; pero beneficioso en términos agregados. No toda creación se puede patentar; pero casi todo se puede llegar a proteger. No todo se debe patentar; lo importante es contar con información que permita tomar la decisión de proteger una invención. Las patentes agregan valor a una organización en la medida que puedan ser explotadas. La práctica de patentamiento en el Perú está en aumento producto de los programas públicos de apoyo a la innovación y de los programas desarrollados por el Indecopi.

56 GRACIAS!!! Subdirección de Promoción al Patentamiento Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - DIN mosorio@indecopi.gob.pe patenta@indecopi.gob.pe Teléfonos: Anexo: