Ejerciendo los derechos obtenidos por una patente: procedimiento para la denuncia de infracciones

Transcripción

1 Ejerciendo los derechos obtenidos por una patente: procedimiento para la denuncia de infracciones Expositor: Pablo Trelles Dellisanti Secretario Técnico (e) Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 1

2 Contenido de la sesión Generalidades Procedimiento de denuncia por infracción 2

3 RECORDEMOS GENERALIDADES Qué es una invención? Una invención es una solución técnica a un problema de carácter técnico en cualquier campo de la tecnología. Tecnología: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto (Real Academia Española).

4 RECORDEMOS Una invención puede ser Un producto (máquina o aparato, sustancia química o material biológico vivo). Un procedimiento.

5 Intereses en juego Estado Busca promover el progreso técnico Solicitante / Titular del derecho Incentivo de los titulares de las patentes para seguir invirtiendo en investigación Sociedad Acceso a tecnología

6 Qué es una patente? LA PATENTE ES UN TÍTULO QUE OTORGA EL ESTADO A CAMBIO DE LA DIVULGACIÓN ESCRITA CLARA Y COMPLETA DE LA INVENCIÓN

7 Derecho de exclusividad Impedir que terceros sin autorización utilicen o exploten la invención patentada por un plazo (20 años P.I. y 10 años M.U.) no renovables.

8 Otros derechos El titular podrá transferir, vender, licenciar su derecho.

9 Marco legal del Sistema de Patentes en el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Decreto legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Ley Legislativo del Decreto Legislativo 807

10 DECISIÓN 486 Artículo 51 El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las REIVINDICACIONES. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

11 REIVINDICACIONES Pueden ser una o varias. reivindicación 1 reivindicación 2 reivindicación 3

12 cuán importante es una reivindicación a la hora de defenderla? Un instrumento hecho de plata cuyo mango está unido a una cabeza que cuenta con cuatro dientes largos Un instrumento que cuenta con un mango que cuenta con uno o más dientes

13 y cuál es el alcance del derecho de patente? Decisión 486, Art. 52 La patente otorga el derecho de impedir a terceros sin consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

14 CATEGORÍAS DE REIVINDICACIONES DE PRODUCTO 1. Una composición farmacéutica que comprende la combinación de los componentes a) y b). 2. La composición farmacéutica de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la sal de adición es ácido clorhidrato. 3. La composición farmacéutica de acuerdo a las reivindicaciones 1 o 2, en donde los componentes a) y b) están presentes como sales formadas de dichos componentes.

15 CATEGORÍAS DE REIVINDICACIONES DE PROCEDIMIENTO Procedimiento para preparar el compuesto de fórmula (I) que comprende las etapas a), b) y c).

16 AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE Introducción lícita en el comercio de producto patentado (importaciones paralelas) Artículo 54 Decisión 486 Condiciones: - Que el producto protegido por la patente haya sido introducido en el comercio en cualquier país. - Que quien lo haya introducido en el comercio sea el titular de la patente, alguien con su consentimiento o alguien económicamente vinculado al titular. - Se entienden vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas

17 FLEXIBILIDADES EN EL USO DE MATERIA PATENTADA Decisión 486, Art. 53 NO se puede ejercer el derecho de exclusividad respecto de: - actos en un ámbito privado y sin fines comerciales - actos realizados exclusivamente con fines de experimentación - actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica - 5ter del Convenio de Paris. - Cuando la patente proteja material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

18 FLEXIBILIDADES EN EL USO DE MATERIA PATENTADA Decisión 486, Art. 54 Uso previo. De buena fe y antes de la fecha de presentación o prioridad ya se encontraba utilizando o explotando la invención.

19 FLEXIBILIDADES EN EL USO DE MATERIA PATENTADA Decisión 486, Art. 53 NO se puede ejercer el derecho de exclusividad respecto de: - actos en un ámbito privado y sin fines comerciales - actos realizados exclusivamente con fines de experimentación - actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica - 5ter del Convenio de Paris. - Cuando la patente proteja material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

20 La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es el órgano administrativo encargado de otorgar y proteger derechos de PI relacionados de de modelo de colectivos de los pueblos indígenas del Perú La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, perteneciente a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, procesa las denuncias por infracción de derechos de propiedad industrial, acciones de nulidad y oposiciones a solicitudes de los registros citados.

21 ACCIONES POR INFRACCIÓN Concepto Acción administrativa que tiene como objeto evitar y sancionar el uso, fabricación, importación, introducción en el mercado, comercialización o explotación de los productos protegidos, por parte de terceros sin autorización. Facultades del Indecopi Realizar inspecciones Requerir información Dictar medidas cautelares Imponer sanciones 21

22 Vía administrativa Qué puede pretender el titular ante una infracción?. Cese de actos. Comiso de bienes. Retiro del producto en el mercado. Otros. Pena privativa de libertad (en proceso penal). Indemnización (en proceso civil) Vía judicial

23 Qué puede pretender el titular ante una infracción? VIA PENAL Art. 222 del Código Penal Uso no autorizado de patente 23

24 Procedimiento de denuncia por infracción

25 Ante una probable infracción se puede iniciar denuncia en vía administrativa Denuncia formulada ante la CIN Únicamente cuando el registro se ha otorgado, NO ANTES Contra infractor identificado (aunque también puede ser uno no identificado)

26 Acción por infracción Se pueden iniciar de oficio o a pedido de parte. Contra actos consumados que constituyen infracción a los derechos o contra actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Prescripción: 2 años desde que tuvo conocimiento. 5 años desde que se cometió la infracción por última vez.

27 Requisitos de la denuncia Art. 99 del Decreto Legislativo 1075 Los requisitos se encuentran en dicha norma y se recomienda su revisión.

28 Tasas Denuncia (por cada denunciado) formulada ante la CIN Visita inspectiva (por cada lugar) Examen de fondo S/

29 Trámite del procedimiento Presentación de denuncia Admisión a trámite y medidas cautelares Diligencia de inspección y notificación Contestación (5 días) Audiencia de Conciliación Informe Técnico Resolución de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías (180 días hábiles) Apelación (5 días) Contestación de la apelación Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

30 Qué pasos sigue el trámite de la denuncia? denuncia Sala Especializada en Propiedad Intelectual contestación apelación decisión CIN

31 Qué hacer si aún no se otorga la patente? año 0 (solicitud) fecha en que se otorga La patente Qué hacer mientras tanto? Remitir carta notarial al infractor Lo anterior sirve como medio de prueba de mala fe Multa más grave

32 Sanciones Administrativas Amonestación: Infracciones Leves Multa (hasta 150 UITs): Infracciones Graves Criterios: Provecho ilícito obtenido por el denunciado; la conducta procesal del denunciado, la gravedad de la infracción

33 ACCIONES POR INFRACCIÓN Medidas que se pueden tomar El cese de los hechos. El decomiso, depósito o inmovilización de productos. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción. Prohibición de la importación y/o de la exportación de los productos. El cierre temporal del establecimiento del denunciado. Publicación de la resolución condenatoria. Otras medidas. 33

34 Derecho de exclusividad Impedir que terceros sin autorización utilicen o exploten la invención patentada por un plazo (20 años P.I. y 10 años M.U.) no renovables.

35 Alcance de protección de una patente Teorías: Literalidad Tenor literal de las reivindicaciones Extensivas Invenciones equivalentes

36 Categorías de reivindicaciones Reivindicaciones de producto preámbulo parte caracterizante

37 Categorías de reivindicaciones Reivindicaciones de procedimiento etapas

38 Infracción a una patente de producto Infracción a una patente cuyo objeto es un producto. La carga de la prueba le corresponde al accionante.

39 Infracción a una patente de procedimiento La carga de la prueba le corresponde al emplazado, quien deberá probar que el procedimiento empleado para obtener el producto es diferente al protegido por la patente. En los casos de infracción a una patente de procedimiento, la ley establece una presunción. Se presume salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: 1. El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo, o 2. Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento, y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

40 Facultades de INDECOPI Realizar inspecciones Requerir apoyo policial Requerir información Dictar medidas cautelares Imponer sanciones

41 Medidas que se pueden tomar La cesación de los hechos. El decomiso, depósito o inmovilización de productos. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción Prohibición de la importación y/o de la exportación de los productos. El cierre temporal del establecimiento del denunciado. Publicación de la resolución condenatoria. Otras medidas que tengan como objeto evitar que se produzcan perjuicios derivados de los actos denunciados o que tengan como finalidad la cesación de los mismos.

42 20 SITUACIÓN NACIONAL Acciones por infracción presentadas

43 PREGUNTAS 43

44 Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - DIN patenta@indecopi.gob.pe Teléfonos: Anexo: Síguenos en: