continuo de innovación: filing 16 de mayo de 2013 Pablo Calvo, Tomás Llamas ABG Patentes, S.L.

Transcripción

1 Dos posibles estrategias de protección en un entorno continuo de innovación: El uso de solicitudes europeas como first filing El uso de modelos de utilidad españoles 16 de mayo de 2013 Pablo Calvo, Tomás Llamas ABG Patentes, S.L.

2 Estrategias de protección de invenciones

3 Debo patentar? Los factores claves a considerar son: Compensa el coste de la patente la ventaja competitiva obtenida? Es la invención patentable? Solo puede contestarse la pregunta mediante una búsqueda y posterior evaluación del estado de la técnica. En estadios posteriores algunas oficinas de patentes hacen una evaluación de la invención Es capaz la compañía de hacer valer los derechos de la patente? Puede ocultarse la invención como know-how?

4 La decisión de patentar Alternativas Patente - Explotación en secreto (Know-How) Publicación defensiva Patente: Monopolio(derecho negativo) / Divulgación Explotación en secreto: No monopolio / Ocultación Publicación defensiva: No monopolio / Divulgación Aspectos a considerar Posibilidad de mantener el secreto/tiempo Riesgo de que un tercero patente la invención Posibilidad de probar la infracción de la patente Posibilidad de obtener una protección adecuada Posibilidad de obtener un retorno económico apropiado Patentar: Qué, Cuándo, Dónde, Cómo, Para qué

5 La decisión de patentar Alternativas Idea Patentable Se necesita Divulgación? N Fácil de hacer ingeniería inversa o descubrirlo independientemente? N Tecnología en rápida evolución? S Secreto Industrial S S N N Publicación Defensiva N Ingresos potenciales mayores que Costes de Tramitación y litigios? S S Nueva área tecnológica? N Oportunidad de licencia? Patente S

6 La decisión de patentar Qué?: Invenciones, cuyo objeto sea patentable, potencialmente rentables [estudios de patentabilidad y mercado] Para qué?: Obtención de un retorno económico / monopolio / posición en el mercado / posición negociadora

7 Estrategias de protección de invenciones Pasos a seguir para proteger una invención Evaluación de la patentabilidad: Informe de Patentabilidad Redacción de la solicitud de patente Redacción de las reivindicaciones definen el objeto a proteger Redacción de la descripción Presentación - Estrategia Primer depósito (prioridad) (ES, EP, PCT) Extensión Modalidad (patente, modelo de utilidad)

8 Estrategias de protección de invenciones Informe de Patentabilidad Comprender la invención Buscar antecedentes (incluyendo divulgaciones propias) [documentos de patente, publicaciones on-line, pósters, congresos, ] Seleccionar el estado de la técnica relevante Evaluar la novedad y la actividad inventiva Proponer aspectos inventivos/realizaciones particulares

9 Estrategias de protección de invenciones Cuándo?: Cómo de madura está la invención? Estrategia Cuando está a punto [se dispone de alguna realización que permite obtener un derecho de prioridad; problema de presentar antes de o después de ; problema de la aportación de evidencias a posteriori] Dónde?: Función de la invención [importancia y calidad] Área geográfica de interés [mercado/licencias; competencia] Inversión [presentación, tramitación y mantenimiento]

10 Estrategias de protección de invenciones Cómo?: Estrategias - Perfil bajo Solicitud ES 12 meses Posible extensión PCT (OEPM) 30/31 meses Posible entrada Fases nacionales/regionales -Perfil medio Solicitud ES o EP prioritaria 12 meses Solicitud PCT (OEPM o EPO) 30/31 meses Entrada Fases nacionales/regionales -Perfil alto Solicitud EP [+ USA + ES] 12 meses Solicitud PCT (EPO) [+ países no PCT] 30/31 meses Entrada Fases nacionales/regionales

11 Estrategias de protección de invenciones Estrategias complementarias (invenciones farmacéuticas) - Cluster de patentes alrededor de la invención: - Selección de compuestos - Polimorfos - Formas galénicas - Nuevos usos médicos - CCP / SPC - Protección de datos Complicamos entrada a competidores Prolongamos la protección en el tiempo

12 El uso de solicitudes de patente europeas como first filing

13 Qué es una patente europea? Una forma de obtener protección de patentes en 38+2 países mediante una única solicitud y un único procedimiento de examen con: Coste reducido Criterios de examen unitarios Un único idioma

14 MIEMBROS DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA PAÍSES Miembro Ac. Londres Miembro NO Ac. Londres País extensión Albania (AL) Austria (AT) Bosnia & Herzeg. (BA) Bélgica (BE) Bulgaria (BG) Suiza (CH) Chipre (CY) Rep. Checa (CZ) Alemania (DE) Dinamarca (DK) Estonia (EE) España (ES) Finlandia (FI) Francia (FR) Gran Bretaña (GB) Grecia (GR) Hungría (HU) Croacia (HR) Irlanda (IE) Islandia (IS) Italia (IT) Liechtenstein (LI) Lituania (LT) Luxemburgo (LU) Letonia (LV) Mónaco (MC) Montenegro (ME) Macedonia (MK) Malta (MT) Holanda (NL) Noruega (NO) Polonia (PL) Portugal (PT) Rumania (RO) Serbia (RS) Suecia (SE) Eslovenia (SI) Rep. Eslovaca (SK) San Marino (SM) Turquía (TR)

15 Europea: first filing Solicitud Europea (o nacional) Solicitud PCT Solicitud EP Patente europea Patentes nacionales en países de la OEP Solicitudes Nacionales (USA, JP, CN, etc.) Patentes nacionales (USA, JP, CN, etc.) Por qué comenzar por una solicitud EP (o nacional) y no presentar directamente una solicitud PCT?

16 Europea: first filing El periodo de protección es de 20 años contados desde la fecha de presentación Solicitud Europea (Nov. 2010) (o nacional) 12 meses Solicitud PCT (Nov. 2010) Solicitud PCT (Nov. 2011) Protección hasta Nov Protección hasta Nov. 2031

17 Europea: first filing Por qué comenzar por una solicitud EP en lugar de por una solicitud ES? Solicitud nacional (ES) Solicitud Europea 12 meses La OEPM (como otras oficinas nacionales) no dan ninguna opinión sobre la patentabilidad de la solicitud en los 12 meses que siguen a la presentación. Solicitud PCT 12 meses La EPO emite el Extended European Search Report a los 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

18 Solicitudes Europeas Los diez mayores solicitantes de patentes europeas presentadas en España, 2011 (no limitado a first filing ) Fuente: Estadísticas de propiedad industrial OEPM

19 El uso de modelos de utilidad españoles

20 El modelo de utilidad Dos sistemas de protección de creaciones industriales a) Sistema francés: patentes (Brevet d invention) para creaciones técnicas y diseños industriales para creaciones estéticas (Dessins ou modèles industrielles) b) Sistema alemán: patentes (Patent) y modelos de utilidad (Gebrauchsmustern) para creaciones técnicas y diseños industriales (Geschmacksmustern) El sistema español tiene su origen en el sistema alemán, ya desde la Ley de 1 de junio de 1891: propósito proteger invenciones más modestas que no pueden cumplir con los requisitos más exigentes de las patentes en cuanto a novedad (P mundial / MU nacional) y actividad inventiva (P evidente / MU muy evidente)

21 Modelos de Utilidad Artículo 143 LP 1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior. 3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

22 Modelos de Utilidad Artículo 145 LP 1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

23 Modelos de Utilidad Artículo 146 LP 1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

24 Modelos de Utilidad Duración y otras particularidades MU atribuye los mismos derechos que la patente, Art LP Duración MU: dura 10 años, Art LP No pueden hacerse adiciones a los Mus, Art LP Aplicado a dispositivos, utensilios, etc. no existe una frontera clara para decidir qué es una patente y qué es un modelo de utilidad.

25 Modelos de Utilidad Procedimiento de concesión Se desarrolla en una serie de fases: Presentación solicitud y requisitos, admisión a trámite y asignación de fecha de presentación Examen de formalidades y de ajuste a la modalidad Posible suspenso, subsanación e incluso denegación del modelo de utilidad Continuación del procedimiento, publicación de la solicitud Presentación de oposiciones, contestación de oposiciones Resolución de la concesión o denegación, pero únicamente sobre la base de las oposiciones, con las respuestas del solicitante. No hay informe de búsqueda ni examen de fondo Tramitación más rápida y menor coste

26 Modelos de Utilidad Plazos máximos legales de concesión Plazo máximo legal de concesión MU, regulados según Disp. Adicional, ap. B) 2ª LP Concesión de solicitudes sin suspensos, ni oposiciones: 12 meses Concesión de solicitudes con suspensos de tramitación u oposiciones: 20 meses Plazos máximos según los compromisos de calidad de la OEPM Publicación de solicitudes sin suspensos de tramitación: 4 meses Concesión de solicitudes sin suspensos, ni oposiciones: 8 meses Concesión de solicitudes con suspensos de tramitación u oposiciones: 14 meses.

27 Modelos de Utilidad Plazos máximos legales de concesión Plazo máximo legal de concesión MU, regulados según Disp. Adicional, ap. B) 2ª LP Concesión de solicitudes sin suspensos, ni oposiciones: 12 meses Concesión de solicitudes con suspensos de tramitación u oposiciones: 20 meses Plazos máximos según los compromisos de calidad de la OEPM Publicación de solicitudes sin suspensos de tramitación: 4 meses Concesión de solicitudes sin suspensos, ni oposiciones: 8 meses Concesión de solicitudes con suspensos de tramitación u oposiciones: 14 meses.

28 Modelos de Utilidad Los diez mayores solicitantes de modelos de utilidad, 2011 Fuente: Estadísticas de propiedad industrial OEPM

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