ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ESTADO SAN JUAN, PUERTO RICO 14 DE FEBRERO DE 2014 LCDO. ARTURO PÉREZ ORAMA GUERRERO NOBLE, PÉREZ ORAMA & GUERRERO CALDERÓN PO BOX 9021351 SAN JUAN, PR 00902-1351 ASUNTO: SOLICITUD DE REGISTRO MARCA: NÚMERO DE PRESENTACIÓN: 76143 CLASE: 014 SOLICITANTE: GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. FECHA DE PRESENTACIÓN: 2 DE MAYO DE 2011 FECHA DE PRIMER USO: N/A ACCIÓN ADMINISTRATIVA La Oficina de Marcas de Puerto Rico ha revisado sus récords y ha determinado que no existe una marca similar o pendiente que impida el registro de la marca de referencia conforme la Ley de Marcas de Puerto Rico. Para continuar con la evaluación de la Solicitud de referencia, usted debe presentar la información o tomar las acciones que se les solicita a continuación: Clase Internacional: Los bienes/servicios enumerados por el solicitante, a saber, Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbatas; alfileteros de metales preciosos; estuches para agujas de metales preciosos; argollas de servilletas de metales preciosos (servilleteros); objetos de arte de metales preciosos; Llaveros de fantasía; medallas; monedas; orfebrería (con excepción de cuchillos, tenedores y cucharas); insignias de metales preciosos; adornos pan calzado y sombreros de metales preciosos; ceniceros para fumadores de metales preciosos; gemelos; bandejas para uso doméstico de metales preciosos; cadenas de
2 relojes; cajas de relojes; candelabros (candeleros) de metales preciosos; vajillas de metales preciosos; vinagreras de metales preciosos; vasos de metales preciosos; servicios de café y de té de metales preciosos; recipientes para la casa y para la cocina de metales preciosos; hilados de metales preciosos (bisutería); estuches para joyas (joyeros) de metales preciosos; pitilleras de metales preciosos; polveras de metales preciosos; adornos (bisutería); adornos de plata; adornos de ámbar amarillo; alfileres y amuletos (bisutería); anillos (bisutería); ornamentos (adornos) de azabache; bolas para te (de metales preciosos); brazaletes (bisutería); broches (bisutería); cadenas (bisutería); cajas de metales preciosos; centros de mesa (de metales preciosos); collares (bisutería); sujeta corbatas; cristales de relojes; cronógrafos (relojes de pulsera); despertadores; diamantes; dijes (colgantes); estrás; estuches para relojería; adornos de marfil; medallones (bisutería); pedrería; pendientes; perlas (bisutería); pulseras de relojes; relojes se encuentran en diferentes clases internacionales. En específico: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbatas; objetos de arte de metales preciosos; llaveros de fantasía; medallas; monedas; insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos; cadenas de relojes; cajas de relojes; hilados de metales preciosos (bisutería); estuches para joyas (joyeros) de metales preciosos; adornos (bisutería); adornos de plata; adornos de ámbar amarillo; alfileres y amuletos (bisutería); anillos (bisutería); brazaletes (bisutería); broches (bisutería); cadenas (bisutería); cajas de metales preciosos; collares (bisutería); ornamentos (adornos) de azabache; sujeta corbatas; cristales de relojes; cronógrafos (relojes de pulsera); despertadores; diamantes; dijes (colgantes); estrás; estuches para relojería; adornos de marfil; medallones (bisutería); pedrería; pendientes; perlas (bisutería); pulseras de relojes; relojes ; centros de mesa (de metales preciosos) están en la Clase Internacional 014. Argollas de servilletas de metales preciosos (servilleteros); bandejas para uso doméstico de metales preciosos; candelabros (candeleros) de metales preciosos; vinagreras de metales preciosos; vasos de metales preciosos; servicios de café y de té de metales preciosos; recipientes para la casa y para la cocina de metales preciosos; polveras de metales preciosos; bolas para te (de metales preciosos); Vajillas de metales preciosos está en la Clase Internacional 021. Alfileteros de metales preciosos; estuches para agujas de metales preciosos está en la Clase Internacional 026. Ceniceros para fumadores de metales preciosos; pitilleras de metales preciosos está en la Clase Internacional 034. Orfebrería (con excepción de cuchillos, tenedores y cucharas) está en la Clase Internacional 040
3 Toda vez que en nuestra jurisdicción no se permite incluir múltiples clases internacionales en una solicitud, cada solicitud debe limitarse a una (1) sola clase internacional. En consecuencia, el solicitante deberá informar si: 1) Desea abandonar los productos/servicios de cuatro de las Clases Internacionales identificadas anteriormente. En este caso, el registro será emitido bajo la Clase internacional que el solicitante opte por continuar su solicitud, o; 2) Si desea dividir la solicitud, resultando en cinco solicitudes separadas y, por lo tanto, cinco registros separados e independientes, uno para cada una de las Clases Internacionales identificadas anteriormente. Las solicitudes tendrán la misma fecha de presentación. Si el solicitante elige esta opción, debe presentar un comprobante de $ 150.00 por cada nueva solicitud. Cabe señalar que el Solicitante podrá enmendar la descripción de los bienes/servicios para definir y especificar los mismos pero queda impedido de ampliar o añadir bienes/servicios a los que ya se incluyeron en la Solicitud. Especificar Bienes o Servicios: La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los bienes o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca. Una solicitud debe especificar los bienes y/o servicios particulares con los que se utiliza, o se tiene una intención bona fide de utilizar, la marca en el comercio. Especificar significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los bienes/servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), rev d on other grounds, 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, modified without opinion, 498 F.2d 1406, 181 U transport and delivery of goods SPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm r Pats. 1953). El PRTO tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los bienes/servicios cubiertos por la marca. El solicitante de registro de la marca tiene que especificar lo siguiente: A qué se refiere con: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbatas; alfileteros de metales preciosos; estuches para agujas de metales preciosos; argollas de servilletas de metales preciosos (servilleteros); objetos de arte de metales preciosos; Llaveros de fantasía; medallas; monedas; orfebrería (con excepción de cuchillos, tenedores y cucharas); insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; ceniceros para fumadores de metales preciosos; gemelos; bandejas para uso doméstico de metales preciosos; cadenas de relojes; cajas de relojes; candelabros (candeleros) de metales
4 preciosos; vajillas de metales preciosos; vinagreras de metales preciosos; vasos de metales preciosos; servicios de café y de té de metales preciosos; recipientes para la casa y para la cocina de metales preciosos; hilados de metales preciosos (bisutería); estuches para joyas (joyeros) de metales preciosos; pitilleras de metales preciosos; polveras de metales preciosos; adornos (bisutería); adornos de plata; adornos de ámbar amarillo; alfileres y amuletos (bisutería); anillos (bisutería); ornamentos (adornos) de azabache; bolas para te (de metales preciosos); brazaletes (bisutería); broches (bisutería); cadenas (bisutería); cajas de metales preciosos; centros de mesa (de metales preciosos); collares (bisutería); sujeta corbatas; cristales de relojes; cronógrafos (relojes de pulsera); despertadores; diamantes; dijes (colgantes); estrás; estuches para relojería; adornos de marfil; medallones (bisutería); pedrería; pendientes; perlas (bisutería); pulseras de relojes; relojes. De la forma en que aparecen definidos, estos bienes/servicios a su vez pueden comprender multiplicidad de otros bienes/servicios en varias clases internacionales y por ello que su descripción no es lo suficientemente específica. El solicitante de registro debe ser específico en esta solicitud y describir con suficiente claridad y de manera sucinta (utilizando el nombre genérico o lenguaje más común utilizado en el comercio de Puerto Rico para los bienes/servicios) cada uno de los bienes/servicios a ser cubiertos por esta marca. A tenor con lo anterior, si opta por continuar con el proceso de registro, identificando como bienes/servicios los suministros, deberá enmendar la descripción de estos por ser imprecisa e indefinida. Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbatas; objetos de arte de metales preciosos; Llaveros de fantasía; medallas; monedas; insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos; cadenas de relojes; cajas de presentación para relojes; hilados de metales preciosos (bisutería) [artículos de joyería]; estuches para joyas (joyeros) de metales preciosos; adornos de bisutería; adornos de plata [artículos de joyería]; adornos de ámbar amarillo [artículos de joyería]; alfileres y amuletos [artículos de joyería]; anillos [artículos de joyería]; ornamentos adornos de azabache [artículos de joyería]; brazaletes (joyería); broches [artículos de joyería]; cadenas [artículos de joyería]; cajas de metales preciosos; collares [artículos de joyería]; sujeta corbatas; cristales de relojes; cronógrafos [relojes de pulsera]; despertadores; diamantes; dijes [artículos de joyería]; estrás; estuches para relojes [presentación]; adornos de marfil [artículos de joyería]; medallones [artículos de joyería]; pedrería [piedras preciosas]; pendientes; perlas [artículos de joyería]; pulseras de relojes; relojes; en la clase internacional 014; o Servilleteros; bandejas para uso doméstico de metales preciosos; candelabros (candeleros) de metales preciosos; vajillas de metales preciosos; vinagreras de metales preciosos; vasos de metales preciosos; servicios de café y de té de metales preciosos; recipientes de cerámica para la casa y para la cocina de metales preciosos; polveras de metales preciosos; bolas para te (de metales preciosos) Filtros de te [bolas y pinzas]; centros de mesa de metales preciosos; en la clase
5 internacional 021; o Alfileteros [estuches] de metales preciosos; estuches adaptadas para llevar agujas de hacer punto de metales preciosos; en la clase internacional 026; o Ceniceros para fumadores de metales preciosos; pitilleras de metales preciosos; en la clase internacional 034 Orfebrería; en la clase internacional 040 Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas. Se le recomienda al solicitante examinar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del arreglo Niza, Décima edición, para describir los bienes y/o servicios que utiliza en el comercio en Puerto Rico. (http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice10.htm) Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su Solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por la Oficial Examinadora o por otras razones. El Solicitante podrá enmendar su Solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar, la identificación de los bienes o servicios. Se debe enmendar la Solicitud del Registro Marca en la Descripción de la Marca de la siguiente forma: Diseño: La Sección 13 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas de Puerto Rico y del Reglamento de Procedimientos de Nombre Comercial de 1992, establecía que una solicitud de registro de marca debía incluir una descripción de los componentes de la marca. De manera similar, la Regla 16 y 24 (C)((2)), (D) del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico del 2011, establece que la solicitud contendrá una descripción detallada de la Marca cuando la Marca no esté en caracteres estándar. Toda vez que lo que se pretende registrar es una Marca Diseño, el solicitante deberá incluir una descripción detallada de dicho diseño. No es suficiente lograr su protección bajo la(s) siguiente(s) generalización(es): SE SOLICITA PROTECCION DEL DISEÑO SEGÚN SE MUESTRA EN EL FACSÍMIL. El diseño según se solicita contiene una gama de elementos o componentes cual constituyen su totalidad, cada uno de éstos, debe ser descrito a cabalidad. En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada. Favor de describir cada elemento o componente del diseño en detalle, de su entorno, estructura o imagen, y que el mismo sea cónsono al dibujo presentado. Se sugiere el siguiente lenguaje: El diseño consiste de un dibujo abstracto de un escudo dentro del cual se ubican las letras M y D en un formato de letra especial y estilizada. Las letras M y D están entrelazadas. La letra D se presenta en forma inclinada en relación a la letra M que se presenta en forma recta.
6 De no aceptar la sugerencia, antes indicada, favor de describir cada elemento o componente del diseño, de su entorno, estructura o imagen. Por todo lo anterior, la Oficial Examinadora requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria. La Solicitud de Registro de deniega hasta tanto se reciba una contestación a ésta Acción Administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de https://prtmfiling.f1hst.com/. Favor de hacer referencia al nombre de la Oficial Examinadora al contestar esta acción administrativa. Véase Carta Circular 2013-06. Esta Acción Administrativa se debe contestar dentro de un término de noventa (90) días y el titular deberá presentar un comprobante de rentas internas por la cantidad de $15.00 dólares con las enmiendas requeridas. La falta de contestar la misma dentro de dicho término, sin solicitar su extensión, resultará en el abandono de la Solicitud. De ahí en adelante, se podrá presentar una solicitud para revivir una solicitud abandonada ante la Oficina de Marcas de Puerto Rico a tenor con la Regla 29 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado de Puerto Rico. De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con la oficial examinadora al (787) 729-3935 o por correo electrónico a marcas@estado.gobierno.pr Shirley M. Rivera Ayala Oficial Examinadora