TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 063-IP-2008

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 063-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84 y 93 del mismo cuerpo legal, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ. Marca figurativa: LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO. Proceso Interno: Nº EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 2 días del mes octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de julio de El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. LAS PARTES: Demandante: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. 2. DATOS RELEVANTES: 2.1. Hechos: El 01 de marzo de 2000, el señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo constituido por la figura de una torre característica dentro de un círculo para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

2 - 2 - El 07 de junio de 2000, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentó observaciones en base a: a). La marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza registrada en Colombia; b). La solicitud anterior del signo figurativo TORRE DE PETRÓLEO presentada en Colombia con anterioridad el día 31 de diciembre de 1999 en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, c). La marca constituida por la denominación BODY GEAR PETROLERO registrada en el Ecuador en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 24402, de 29 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declara fundada la observación presentada y, en consecuencia, deniega el registro del signo solicitado constituido por la figura de una torre característica dentro de un círculo. El solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Nº 24402, de 29 de septiembre de 2000, resuelta mediante Resolución Nº 00371, la cual confirmó la anterior y concedió el recurso de apelación, resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual a través de la Resolución Nº 21717, de 29 de junio de 2001, confirma las resoluciones administrativas anteriores, quedando agotada la vía gubernativa Fundamentos de la Demanda: El demandante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ considera que, con las resoluciones impugnadas, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que el signo solicitado constituido por la figura de una torre característica dentro de un círculo, tiene la capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerado como marca. Es importante señalar que, el signo solicitado no se encuentra acompañado por ninguna palabra o conjunto de palabras que puedan ser objeto de comparación respecto de la marca base de la observación, más bien, se tendría que pensar cómo se debería referir el público consumidor respecto de ella y seguramente lo hará como la torre, la cual no puede ofrecer ninguna posibilidad de confusión con la marca registrada, ya que la Administración al momento de conceder el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta), señaló que el elemento predominante de dicho registro es la denominación BODY GEAR, por consiguiente, no puede extraer una parte aislada de la marca registrada para denegar la solicitud del signo solicitado a conveniencia de la Administración y a favor de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. La marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta), cuyo elemento predominante es la denominación BODY GEAR, es comparada con el signo solicitado La Figura de una Torre Característica Dentro de un Círculo, permitiendo ello llegar a la conclusión de que el signo solicitado no ofrece ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor; en consecuencia, no existe violación al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es importante señalar que, el demandante y solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ es titular del registro de la marca PETROLIZADO (mixta) en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que la etiqueta de dicha marca incluye dentro de la letra O la figura de una torre.

3 - 3 - De correr el riesgo de no poder registrar como marca el signo solicitado sería por la existencia del registro de la marca PETROLEUM (mixta) pero resulta ser que entre el titular de dicha marca -el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR- y el señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ ya existe un acuerdo de coexistencia marcaria, donde las partes se comprometen a utilizar la expresión señalada, una para la Clase 25 y la otra para las Clases 03, 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. En esta medida, la División de Signos Distintivos violó por aplicación indebida el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al denegar el registro del signo solicitado La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo cambiando todos los parámetros que se habían establecido, favoreciendo de esta manera al señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA Contestación a la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda argumentando que: no se tengan en cuenta las pretensiones de la demanda porque las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. Asimismo, solicita que se niegue la demanda por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión del registro de un signo marcario sin el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por mandato legal, facultad que de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, con la expedición de las Resoluciones Nos: 24402, de 29 de septiembre de 2000; 00371, de 26 de enero de 2001; y, 21717, de 29 de junio de 2001, no se ha incurrido en ninguna violación de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es menester indicar que, en diferentes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y en numerosas sentencias del Consejo de Estado sobre marcas, se establece que los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, por lo que siguiendo los criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que efectuado el examen de los signos confrontados como son La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo frente a BODY GEAR PETROLERO (mixta) y TORRE DE PETRÓLEO se concluye que existen similitudes entre los mismos, por lo que su coexistencia induciría al público a error, respecto del origen de los mismos, más aún, cuando los productos comprendidos en la Clase 14 se encuentran relacionados con los de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, ya que comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, situación que genera confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial. En cuanto al acuerdo de coexistencia que llegaren a celebrarse entre terceros, cabe señalar que ello no elimina el riesgo de confusión en el público consumidor, por lo tanto, los actos administrativos acusados no son nulos y se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas.

4 2.4. Argumentos del Tercer Interesado: El señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA, por medio de su apoderado, contesta la demanda interpuesta en los siguientes términos: Se deben negar las pretensiones de la demanda ya que se está utilizando comercialmente la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) desde el año 1985, siendo esta marca muy conocida, a razón de las importantes sumas de dinero y de trabajo que se han invertido. Señala no estar conforme con las resoluciones emitidas por la autoridad competente, ya que no se declaró la notoriedad de la marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta), por considerar que no se habían aportado pruebas para tal efecto, cuando éstas en realidad se aportaron en notable cantidad. El 03 de mayo de 2006, se otorgaron diez (10) días para que las partes puedan presentar sus alegatos, de esta manera, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio y el apoderado de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentaron sus alegatos de conclusiones, a través de los cuales reiteraron los mismos argumentos. El 18 de diciembre de 2006, se suspendió el proceso y se ordenó formular la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. CONSIDERANDO: Que, las normas cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de registro del signo figurativo La figura de una torre característica dentro de un círculo en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza se realizó el 01 de marzo de 2000, es decir, en plena vigencia de la Decisión 344. Así, se interpretarán los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 83 literales d) y e), 84 y 93 del mismo cuerpo legal. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 ( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

5 - 5 - Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. (...). Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. ( ). Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. Artículo Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

6 - 6 - c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. ( ) Artículo 93.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. ( ) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan ( ). ( ) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad ( ). 1 ALEMAN Marco Matías. NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

7 ( ) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill ( ). ( ) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva ( ). 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. (Proceso 63-IP Marca: GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO ÁGUILA DENTRO DE UN ESCUDO, publicado en la Gaceta Oficial Nº). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: ( ) función de identificación: ( ) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.

8 - 8 - (OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad. Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica. (Proceso 15-IP Marca: T MOBIL DEUTSCHE TELEKOM AG., publicado en la Gaceta Oficial N 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. En este sentido se precisa que el carácter distintivo: ( ) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas. 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS. Thomson Civitas. Pág Madrid, España

9 1.2. La perceptibilidad La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 4 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del Proceso N 132-IP Marca: DIACOM. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1146, de 1 de diciembre de FERNANDEZ Novoa Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial Montecorvo S.A Págs. 21 y SS.

10 CLASES DE MARCAS: LA MARCA FIGURATIVA. Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos marcas figurativas debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ( ). (Proceso N 23-IP Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). 3. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA FIGURATIVA Y UNA MIXTA. Las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

11 El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa. (Proceso N 23 IP-2004, ya citado). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 4. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se

12 desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad. La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: (...) es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes. (...) se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores. 6 La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del Proceso Nº 161- IP Marca: CINCO ESTRELLAS. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005.

13 confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. 4.1 Riesgo de Confusión. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: a). De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. b). De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado. 4.2 Reglas para el Cotejo Marcario. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las o marcas. 7 BREUER MORENO, Pedro. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO ; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

14 Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 5. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: f) La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria. (Proceso N 114-IP Marca: EBEL INTERNATIONAL (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial N 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios. 8 8 OTAMENDI Jorge, DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, Pág. 255.

15 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean una imitación, lo cual se desprende del literal d) del artículo 83 o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo de la Decisión 344. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: (...) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. 9 (...) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada (...). 10 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad. 11 El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. AREAN LALIN Manuel, LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág ZUCCHERINO Daniel. MARCAS Y PATENTES EN EL GATT Editado por Abeledo Perrot Págs. 130 y 131.

16 Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica. 12 Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 6. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS. 6.1 De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre la cuestión que se examina. El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo. Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del Proceso Nº 22- IP Marca: UBS UNION BANK OF SWITZERLAND. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003.

17 En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos. En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el Tribunal en el marco de la Decisión 344, ( ) se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 ( ) cuando emplea el término exclusivamente al referirse a las marcas descriptivas. (Proceso 12-IP-96, marca: MARGARINA EXCLUSIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). 6.2 De los signos evocativos En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. (Proceso 12-IP-96, ya citado) Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido riesgo de confusión al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado LA COEXISTENCIA DE MARCAS, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiesen presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal

18 no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. (Proceso Nº 60-IP Marca: ACADEMIA PACIOLO, publicada en la Gaceta Oficial Nº 642, de 25 de febrero de 2001). Respecto de este punto, Otamendi dice lo siguiente: Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad ( ). Sin embargo, la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. 8. CONEXIDAD COMPETITIVA. Como quiera que dentro del proceso interno se planteara la conexidad entre los productos y/o servicios amparados por las Clases 14, 25 y 42, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y/o servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. No obstante lo anterior, y como en el presente caso, los signos confrontados se refieren a productos o servicios de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse