SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXII Número 2586 Lima, 02 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 157-IP-2015 PROCESO 164-IP-2015 PROCESO 166-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio de los artículos 136 literal b) y 190 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda. Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: LA JARDINERITA (mixta). Expediente Interno: Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Actor: Intradevco Industrial S.A. Marca: ATLANTIS S.A. (mixta). Expediente Interno: JR-CA Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actor: Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. Marca: PUNLOD ADHESIVES (mixta). Expediente Interno: JR-CA PROCESO 157-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio de los artículos 136 literal b) y 190 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Industria de Alimentos Rojas Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Medina Ltda. Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: LA JARDINERITA (mixta). Expediente Interno: Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio Oficio 1056 de 10 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de junio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Demandante: Demandada: Terceros interesados: Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda. Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia Julio César Campuzano Vargas Alimentos El Jardín S.A. Hechos: 1. El 8 de marzo de 2007, Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda., solicitó registro del signo LA JARDINERITA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. El 30 de abril de 2007, la solicitud de registro del signo LA JARDINERITA (mixto) fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 575, página 244, publicación Julio César Campuzano presentó oposición dentro del plazo a la solicitud de registro de la marca LA JARDINERITA (mixta), con fundamento en el registro previo de sus marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Alimentos El Jardín S.A. presentó segunda oposición a la solicitud de registro de la marca LA JARDINERITA (mixta), con fundamento en las marcas y nombre comercial EL JARDÍN (denominativo) para distinguir productos de las Clases 12, 29,35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. El 26 de febrero de 2009, mediante Resolución 9298, la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundadas las

3 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 oposiciones presentadas por Julio César Campuzano y Sociedad Alimentos El Jardín S.A. y denegó el registro del signo LA JARDINERITA (mixto). 6. El 23 de junio de 2009, Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución El 28 de julio de 2009, mediante Resolución 37777, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución El 26 de enero de 2010, mediante Resolución 3049, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 9298 de 26 de febrero de 2009, quedando de esa manera agotada la vía gubernativa. 9. El 6 de abril de 2010, Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda. interpuso acción de nulidad con restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 9298 de 26 de febrero de 2009, de 28 de julio de 2009 y la Resolución 3049 de 26 de enero de El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A. Argumentos de la demanda: 11. Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: La División de Signos Distintivos ignoró que el signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) posee distintividad, es susceptible de representación gráfica y es perceptible, siendo capaz de distinguir en el mercado productos comercializados por Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda., de los productos comercializados por Julio César Campuzano y Alimentos El Jardín S.A. La SIC no tuvo en cuenta la distintividad del signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) en relación con los signos PRODUCTOS JARDÍN (mixto y denominativo) y EL JARDÍN (denominativo), de titularidad de Julio César Campuzano y Alimentos El Jardín S.A, respectivamente. El signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) posee suficiente distintividad, la cual la aleja de confusión o asociación que se puede tipificar con las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y EL JARDÍN (denominativa). El signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) es suficientemente distintivo frente a las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y EL JARDÍN (denominativa), por cuanto las marcas emplean, además, frases genéricas o explicativas que no son susceptibles de apropiación por ninguna persona, como son las expresiones PRODUCTOS en las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y EL en la marca EL JARDÍN (denominativa), frente al signo solicitado a registro LA JARDINERITA (mixto). B. Argumentos de la contestación a la demanda: 12. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: El signo solicitado LA JARDINERITA (mixto), si bien es susceptible de representación gráfica y perceptible, no tiene la aptitud necesaria para distinguir

4 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 en el mercado los productos que pretende amparar toda vez que resulta similarmente confundible con las marcas opositoras PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y EL JARDÍN (denominativa). De haberse concedido el registro del signo LA JARDINERITA (mixto) como marca, indudablemente se hubiera expuesto al consumidor, al riesgo de confusión o asociación. El elemento característico en el signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) y las marcas opositoras PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y EL JARDÍN (denominativa) es el denominativo atendiendo no solo a la fuerza que tienen las palabras en la mente del consumidor sino también, por ser el medio a través de la cual se solicitan los productos en el mercado. El signo LA JARDINERITA (mixto), además de la semejanza visual e ideológica en su aspecto gráfico con las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa), en su aspecto denominativo, ortográficamente emplea la totalidad de la expresión distintiva en la marca opositora. Fonéticamente, se pronuncian y suenan similar. El signo solicitado se deriva de la raíz que emplea la marca opositora y, conceptualmente, evocan ideas similares. Por tanto, de coexistir en el mercado ambas marcas, seguro se inducirá en error al público consumidor. Frente a la comparación entre el signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) y las marcas opositoras EL JARDÍN (denominativa) de titularidad de ALIMENTOS EL JARDÍN S.A., también se evidencian los mismos supuestos que frente a las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa), esto es, similitud de tipo ortográfico, fonético y conceptual susceptible de inducir a error al consumidor. Las expresiones genéricas o de uso común contenidas en las marcas opositoras no fueron tenidas en cuenta al momento de realizar los análisis de registrabilidad conforme enseña la jurisprudencia andina. 13. Julio César Campuzano contestó la demanda señalando lo siguiente: Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda. pretende el registro como marca de una expresión totalmente comprendida en una marca registrada con anterioridad. De la simple comparación entre las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y el signo LA JARDINERITA (mixto) solicitado con posterioridad, se podrá apreciar fácilmente que el signo solicitado versa totalmente alrededor de la marca registrada, pues reproduce en forma idéntica la denominación JARDÍN, es decir, la marca previamente registrada por Julio César Campuzano. Además, existe una evidente identidad fonética, la cual se aprecia al pronunciar una marca detrás de otra. Las semejanzas gráficas y fonéticas señaladas promoverían la confusión ideológica entre la expresión solicitada LA JARDINERITA y aquella de las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa), máxime cuando se trata de productos de naturaleza idéntica. Las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y el signo solicitado a registro LA JARDINERITA (mixto) son prácticamente idénticos y los productos designados son idénticos, lo cual impide el registro. El signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) es prácticamente idéntico a las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa), lo cual inducirá a error al público consumidor ocasionándole con ello graves perjuicios no sólo a Julio César Campuzano, sino también al mismo público consumidor. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que ambas marcas designan productos utilizados por un público en general, no especializado. Ambas se requieren sin recomendación especial, siendo utilizadas por el común de la gente, por el consumidor medio, de atención media, y por tanto sujeto a una equivocación mayor.

5 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15. Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literal a) de la Decisión De oficio se interpretarán el literal b) del artículo 136 y 190 de la Decisión 486. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de una marca con un nombre comercial. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). C. Comparación entre signos mixtos. D. Ámbito de protección del nombre comercial. E. Palabras de uso común (PRODUCTOS, EL, LA). F. Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 29 y 12, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE UNA MARCA CON UN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 17. En el procedimiento administrativo interno presentó oposición a la solicitud de registro de la marca LA JARDINERITA (mixta), con fundamento en las marcas y nombre comercial PRODUCTOS JARDIN (mixta y denominativa) y Alimentos El Jardín S.A. sobre la base de sus marcas y nombre comercial EL JARDÍN (denominativo). Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 18. Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los 1 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) Artículo Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. ( )

6 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en consideración a que al nombre comercial le son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial. La identidad y la semejanza entre signos distintivos. 19. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; o con un nombre comercial o una enseña comercial protegidos. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 20. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. 21. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro ( ) la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error. En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial protegido. 22. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate. 23. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

7 GACETA OFICIAL 02/10/ de El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 25. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S). 26. El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S). 27. Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial en relación con una marca para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada ( ) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 28. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( ). (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

8 GACETA OFICIAL 02/10/ de En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial o el establecimiento que distingue la enseña comercial. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 30. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 31. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 32. En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

9 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 33. En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos LA JARDINERITA (mixto) y los signos PRODUCTOS JARDIN (mixto y denominativo) y las marcas y nombre comercial EL JARDÍN (denominativo) y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 34. En consideración a que el signo solicitado LA JARDINERITA es mixto y una de las marcas opositoras PRODUCTOS EL JARDÍN y las marcas y nombre comercial EL JARDIN denominativos, se analizará el aspecto de la comparación entre signos denominativos y mixtos. 35. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 36. De acuerdo con la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo

10 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 38. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores Por lo antes señalado, corresponde a la Corte consultante, verificar el elemento que predomina en el signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) y cotejarlo respecto de las marcas registradas EL JARDIN y PRODUCTOS EL JARDIN (denominativas), revisando si en efecto crea riesgo de confusión entre el público consumidor. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 40. Debe además analizarse la comparación entre signos mixtos, en consideración a que el signo solicitado LA JARDINERITA y los signos opositores PRODUCTOS EL JARDÍN son mixtos. 41. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: 2 3 Proceso 46-IP Marca: PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixta). 14 de mayo de FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.

11 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 4, logotipos 5, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 42. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso N 129-IP Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1158, de 17 de enero de 2005). 43. La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 44. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4 El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, Editorial Lexis Nexis, Abeledo Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. ( ). DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición

12 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 45. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos LA JARDINERITA y PRODUCTOS EL JARDIN. D. AMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 46. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que la demanda se presentó sobre la base del nombre comercial EL JARDÍN de propiedad de Sociedad Alimentos El Jardín S.A. 47. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( ), por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Características del nombre comercial. 48. En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

13 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. Protección del nombre comercial. 49. Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 50. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). 51. Este Tribunal también ha manifestado que (...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP-98, ya citado). 52. Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. (Proceso 3-IP-98, ya citado). 53. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

14 GACETA OFICIAL 02/10/ de Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial: 55. En numerosa jurisprudencia del Tribunal, por ejemplo, dentro del Proceso 96-IP- 2009, se ha señalado lo siguiente: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ). A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 56. En efecto, la protección del nombre comercial se la otorga cuando se prueba su uso real y efectivo en el mercado (y no por su mero registro). E. PALABRAS DE USO COMÚN (PRODUCTOS, EL, LA). 57. Afirma la compañía Industria de Alimentos Rojas Medina Ltda. que las marcas opositoras emplean, frases genéricas o explicativas que no son susceptibles de apropiación por ninguna persona, como son las expresiones PRODUCTOS en las marcas PRODUCTOS JARDÍN (mixta y denominativa) y EL en la marca EL JARDÍN (denominativa), frente al signo solicitado a registro LA JARDINERITA (mixto) en razón de lo cual, nos referiremos las palabras de uso común. 58. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 59. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar

15 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 60. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 62. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si las palabras PRODUCTOS, EL LA, que se incorporan como parte de las marcas registradas no son apropiables y son aquellas que coinciden con el signo solicitado LA JARDINERITA (mixto). F. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS CLASES 29 Y 12, 35 Y 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 63. En consideración a que el signo solicitado LA JARDINERITA (mixto) se encuentra destinado a amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo opositor EL JARDÍN ampara productos y servicios de las Clases 12, 29, 35 y 42, se hará el análisis de la conexión competitiva. 64. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. 65. El Tribunal ha sostenido que: en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del 6 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.

16 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. (Proceso 67-IP-2002, marca: GOODNITES, publicado en la G.O.A.C. Nº 871 del 11 de diciembre de 2002). 66. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 67. También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 68. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 69. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 70. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...) (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 71. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o

17 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto. Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. TERCERO: La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con los parámetros contenidos en la presente providencia. CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro

18 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. QUINTO: SEXTO: El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si las palabras PRODUCTOS, EL LA, que se incorporan como parte de las marcas registradas no son apropiables y son aquellas que coinciden con el signo solicitado LA JARDINERITA (mixto). El consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto. Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e). Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

19 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 PROCESO 164-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Actor: Intradevco Industrial S.A. Marca: ATLANTIS S.A. (mixta). Expediente Interno: JR-CA-04. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. VISTOS: El Oficio /5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-04. El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandados: Tercero interesado: Intradevco Industrial S.A. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Atlantis S.A. de C.V. 2. Antecedentes: 1. El 15 de marzo de 2010, Intradevco Industrial S.A. solicitó el registro de la marca ATLANTIS S.A. y logotipo (mixta) (se reivindica colores) 1 para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas y herbicidas de la Clase 5 del 1 El color en cuestión en azul.

20 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. El 24 de mayo de 2010, Atlantis S.A. de C.V. formuló oposición a la solicitud de registro del signo solicitado sobre la base de su marca registrada TETRA ATLANTIS (denominativa) (Certificado ) que distingue productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible. 3. Mediante Resolución /CSD-INDECOPI de 4 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. 4. El 16 de febrero de 2011, Intradevco Industrial S.A. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos respecto de las diferencias entre el signo solicitado y la marca registrada que hace posible la coexistencia en el mercado. 5. Mediante Resolución /TPI-INDECOPI de 9 de mayo de 2012, el Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución /CSD-INDECOPI. 6. El 13 de junio de 2012, Intradevco Industrial S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución /TPI-INDECOPI. 7. Mediante Sentencia de 21 de julio de 2014, el Juzgado declaró infundada la demanda. 8. El 7 de agosto de 2014, Intradevco Industrial S.A. interpuso recurso de apelación. 9. El 13 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial: Al análisis del riesgo de confusión entre un signo mixto y un signo denominativo, teniendo en consideración que ambos signos pretenden identificar productos farmacéuticos. 3. Argumentos de la demanda: 10. Intradevco Industrial S.A. argumentó lo siguiente: - Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada signo en cuestión pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. - Basta tener a la vista el signo solicitado para darse cuenta que es distinto a la marca de la opositora, debido a que su elemento denominativo le otorga fuerza distintiva. - El signo solicitado distingue varios productos que se encuentran en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca registrada distingue un tipo de producto (productos farmacéuticos, especialmente, medicamentos de uso humano). - En el aspecto fonético el signo solicitado se encuentra conformado por el término ATLANTIS y las siglas S.A. mientras que la marca registrada se encuentra conformada por dos términos TETRA ATLANTIS. - El signo solicitado es arbitrario y evoca a un personaje de la mitología griega, mientras que la marca registrada tiene como primer elemento en su conformación el término TETRA que significa cuatro.

21 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 - El signo solicitado es un signo arbitrario que tiene fuerza distintiva, por lo que será percibido por los consumidores como una marca y no ocasionará riesgo de confusión, directo e indirecto, con la marca de la opositora, por lo que ambos signos pueden coexistir en el mercado. - Los consumidores podrán diferenciar claramente los signos en el mercado, ya que prestan una especial atención en el producto que van a adquirir, comparando los precios y la calidad de los productos comercializados por los distintos agentes económicos que concurren en este tipo de mercado, evitando con ello algún tipo de confusión. - El término TETRA no es de uso exclusivo de la opositora, ya que se encuentra en numerosas marcas registradas tales como TETRA 21, TETRABAC y TETRACIDOR, entre otras, lo que demostraría que la denominación ATLANTIS podría ser usada por otras marcas conjuntamente como un elemento diferenciador. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - El signo solicitado ATLANTIS S.A. (mixto) resulta ser confundible con la marca registrada TETRA ATLANTIS (denominativa). - La palabra TETRA es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es un término débil. - Ambos signos comparten de manera idéntica el término ATLANTIS, el mismo que no se encuentra presente en otras marcas registradas en la Clase 5. - Existe identidad entre uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y el producto que distingue la marca registrada. 12. Atlantis S.A. de C.V. fue declarado rebelde, toda vez que no contestó la demanda dentro del plazo concedido. 5. Sentencia de Primera Instancia 13. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: - Desde el punto de vista fonético, si bien las marcas en conflicto generan un impacto auditivo distinto, se debe tener en cuenta que ello no es suficiente para demostrar que las marcas no causarían riesgo de confusión, pues también se debe analizar si existe semejanza gráfica y conceptual. - El hecho que el elemento ATLANTIS constituya un nombre arbitrario, no es garantía que éste no cause confusión en el público consumidor, más aún, cuando existe otra empresa que es titular de una marca registrada que también contiene dicho término. - El hecho que se le reconozca distintividad a la palabra ATLANTIS no quiere decir que todas las empresas puedan registrarla, ya que ello causaría confusión en el público consumidor. Además, en este caso dicho término se encuentra registrado previamente por otra empresa, Atlantis S.A., como elemento para distinguir productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. Argumentos del recurso de apelación 14. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, reiterando los mismos argumentos que esbozó en su demanda.

22 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 15. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa 2. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3. Palabras de uso común dentro de la conformación de una marca (TETRA). 4. Marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 16. En el presente caso, Intradevco Industrial S.A. solicitó el registro del signo ATLANTIS S.A. y logotipo (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Atlantis S.A. formuló oposición sobre la base de su marca TETRA ATLANTIS (denominativa) que distingue productos de la misma Clase Internacional de Niza. 17. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. 2 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ). 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

23 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. 4 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

24 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (Proceso 70-IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona 5 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

25 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. 7 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza 7 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

26 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos 9. ( ). 18. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS 19. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. En el presente caso, el signo solicitado es ATLANTIS S.A. (mixto) y, contra dicho registro se opuso el titular de la marca registrada TETRA ATLANTIS (denominativa). TETRA ATLANTIS 20. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 21. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 22. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege 9 Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

27 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98. Marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP Marca: GALLO (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 23. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 24. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 25. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 26. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo ATLANTIS S.A. y logotipo (mixto) y la marca registrada TETRA ATLANTIS (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 3. PALABRAS DE USO COMÚN DENTRO DE LA CONFORMACIÓN DE LA MARCA 27. Intradevco Industrial S.A. argumentó en su demanda que la palabra TETRA que forma parte del signo opositor, es de uso común pues existen marcas registradas que cuentan con el mismo término en su constitución, es pertinente referirse al análisis de confundibilidad cuando los signos en conflicto contienen un elemento de dicha naturaleza. 28. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 38-IP-2013:

28 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país ; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 29. La Sala Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra TETRA es de uso común para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. 4. MARCAS FARMACÉUTICAS 30. Los signos en conflicto ATLANTIS S.A. (mixto) y TETRA ATLANTIS (denominativo) amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.

29 GACETA OFICIAL 02/10/ de Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial del 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 32. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura curativa personal, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30- IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N 68-IP Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002).

30 GACETA OFICIAL 02/10/ de Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 34. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo ATLANTIS S.A. (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ATLANTIS S.A. y logotipo (mixto) y la marca registrada TETRA ATLANTIS (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. SEGUNDO: TERCERO: CUARTO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado ATLANTIS S.A. y logotipo (mixto) y la marca registrada TETRA ATLANTIS (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. La Sala Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la partícula TETRA es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común. La Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo ATLANTIS S.A. (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana.

31 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 166-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actor: Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. Marca: PUNLOD ADHESIVES (mixta). Expediente Interno: JR-CA-04. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. VISTOS: El Oficio /5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico del mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo

32 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-04. El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandados: Tercero interesado: Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú. BTR Industries Limited. 2. Antecedentes: 1. El 8 de febrero de 2011, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixta), para distinguir adhesivos (pegamentos destinados a la Industria del calzado e industria en general, de la Clase 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. El 19 de marzo de 2011, se efectuó la publicación correspondiente en el Diario Oficial El Peruano. 3. El 25 de abril de 2011, BTR Industries Limited de Reino Unido formuló oposición contra la solicitud de registro, invocando la titularidad de la marca DUNLOP (denominativa) en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 23 de agosto de 2011, verificándose que BTR Industries Limited no cumplió con acreditar ante las autoridades administrativas las facultades de representación otorgadas a su apoderado, se resolvió tener por no presentada la oposición formulada. 5. El 20 de octubre de 2011, mediante Resolución /DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por considerar que resultaba confundible con la marca DUNLOP (denominativa), registrada a favor de BTR Industries Limited. 6. El 2 de noviembre de 2011, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución /DSD-INDECOPI. 7. El 21 de noviembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió confirmar la Resolución /DSD- INDECOPI, denegando el registro de la marca solicitada. 8. El 10 de diciembre de 2012, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa contra lo resuelto en la Resolución /TPI-INDECOPI

33 GACETA OFICIAL 02/10/ de El 21 de octubre de 2014, mediante sentencia contenida en la Resolución 11, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado declaró infundada la demanda. 10. El 3 de noviembre de 2014, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 21 de octubre de El 10 de marzo de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cuáles son los criterios aplicables para determinar si los productos que distinguen los signos en conflicto están vinculados competitivamente, cuando el signo solicitado a registro pretende distinguir un producto dirigido a un sector particular de la industria, mientras que la marca registrada distingue el mismo producto pero dirigido a la industria en general, esto es, sin mencionar algún sector en específico? 3. Argumentos de la demanda: 12. Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: El signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo no resulta confundible con la marca DUNLOP (denominativa), dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes. Agregó que no es posible determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho de que compartan algunas letras. El Tribunal del INDECOPI no analiza la especificidad de los productos que cada una de las marcas confrontadas distinguen y que aparentemente serían idénticos, debido a que la marca DUNLOP (denominativa) distingue todo un conjunto de productos destinados a diferentes sectores, mientras que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) si bien también pretenden distinguir adhesivos (pegamentos), éstos se encuentran destinados específicamente a la industria del calzado, la misma que no ha sido referida en el registro de la marca DUNLOP (denominativa). Las letras, tanto del inicio como del final de cada una de las denominaciones están compuestas por consonantes diferentes (P versus D al inicio y D versus P al final, que les imprimirían un sonido distinto, negando de este modo la posibilidad de generar confusión, menos aun cuando el signo solicitado está conformado por dos palabras con un sonido propio cada una, mientras que la marca registrada está compuesta por una sola. En cuanto al aspecto gráfico, la marca DUNLOP (denominativa) tiene una extensión de 6 letras, mientras que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto), una extensión de 15, e incluye en su conformación elementos figurativos adicionales no presentes en la marca registrada, estando claro que el consumidor observará el signo solicitado en toda su extensión y de conjunto, advirtiendo que éste difiere sustancialmente del único término de la marca DUNLOP (denominativa).

34 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 En el mercado coexisten en el registro en forma pacífica marcas que comparten algunas de sus mismas letras (e inclusive todas sus letras) tales como NAPROXFARMA (Certificado ) y ROXFARMA (Certificado 38089), CONVERT (Certificado 98129) y CONVERSE (Certificado 40125); AROMA (Certificado 93693) y ARUMA (Certificado ), MORGAN (Certificado 39039) y MORGANA (Certificado ), NEVADO (Certificado ) y FIRULAY NEVADOR (Certificado ) y FALCON (Certificados y ). 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: Es falso que Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. pretenda distinguir adhesivos destinados sólo a la industria del calzado, pues consignó expresamente en su solicitud de registro que el signo PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo distinguiría adhesivos (pegamentos) destinados a la industria del calzado e industria en general de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, aunque dicha afirmación fuera verdadera, tampoco desvirtuaría la conclusión de que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, dado que al no precisar la marca DUNLOP (denominativa) a qué industria en específico se dirige, dejaría abierta la posibilidad para que tales adhesivos se destinen también a la industria del calzado. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones PUNLOD y DUNLOP resultan semejantes entre sí y que si bien el signo solicitado incluye además la denominación ADHESIVES, ésta resultaría irrelevante a efectos del examen comparativo por resultar genérica en relación con los productos que pretende distinguir, cuyo significado es por lo demás susceptible de ser entendido por la generalidad del público consumidor dadas las similitudes fonéticas y gráficas existentes con su traducción al castellano. Además la denominación ADHESIVES aparece en menores dimensiones, prácticamente imperceptible, en comparación al término PUNLOD, por lo que se procedió a realizar el análisis sobre la palabra de mayor fuerza distintiva. Desde el punto de vista gráfico, señala que ambas denominaciones DUNLOP y PUNLOD presentan una misma extensión en cuanto al número de letras y una similar secuencia entre ellas, advirtiéndose solo una transposición de las letras D y P en los signos. Si bien el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) incluye en su conformación una imagen rectangular, ésta no resulta suficiente para desvirtuar el impacto de conjunto similar que ambas generan. 5. Sentencia de Primera Instancia 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: De acuerdo a la solicitud de registro presentada por Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C., el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) distinguía adhesivos (pegamento) destinados a la industria del calzado e industria en general de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca DUNLOP

35 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 (denominativa) no precisa a qué industria se dirige específicamente, dejando abierta de este modo la posibilidad de abarcar también la industria del calzado. Por ello, se concluye que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo pretende distinguir algunos de los mismos productos que distingue la marca DUNLOP (denominativa). El elemento relevante del signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) lo constituye el término PUNLOD debido a su dimensión y porque será la forma como los consumidores adquirirán los productos en el mercado, mientras que la expresión ADHESIVES resulta genérica, siendo susceptible de ser entendido por la generalidad del público consumidor dadas las similitudes fonéticas y gráficas existentes con su traducción al castellano. Efectuado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y la marca DUNLOP (denominativa), se establece que las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre ambas, sumado al hecho que exista similitud o conexión entre los productos que distinguen, permiten concluir que su coexistencia en el mercado generaría confusión en el público consumidor. 6. Argumentos del recurso de apelación 15. Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando los siguientes argumentos: La sentencia incurre en ambigüedad al sostener que la autoridad administrativa habría analizado la especialidad de los productos, concluyendo que los signos en conflicto coinciden en algunos de los productos que distinguen, pero no especifica cuáles serían esos productos. Si bien el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo pretende distinguir adhesivos, éstos se encontrarían destinados específicamente a la industria del calzado, la misma que no habría sido referida en el registro de la marca DUNLOP (denominativa). B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 16. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada 1. 1 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ).

36 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marca mixta y denominativa (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Palabras en idioma extranjero y genéricas (ADHESIVES). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 17. En el presente caso, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. solicitó el registro del signo PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. BTR Industries Limited de Reino Unido formuló oposición sobre la base de su marca DUNLOP (denominativa) que distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 18. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

37 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. 3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

38 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (Proceso 70-IP Marca denominativa: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

39 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 7 BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

40 GACETA OFICIAL 02/10/ de 45 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos 8. ( ). 19. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACIÓN ENTRE MARCA MIXTA Y DENOMINATIVA (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 20. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. En el presente caso, el signo solicitado es PUNLOD ADHESIVES y logotipo de naturaleza mixta, mientras que la marca registrada DUNLOP es de naturaleza denominativa, las mismas que se reproduce como sigue: DUNLOP 21. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 22. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del 8 9 Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.