SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXIII Número 2807 Lima, 13 de setiembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 691-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: Marcas involucradas MISKY FRUT (denominativa) y MISKY(denominativa)... 2 Pág. PROCESO 32-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: JR-CA-03. Referencia: Marcas involucradas RIPSOL (mixta) y RIOMAR (mixta) PROCESO 69-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: Referencia: Marca involucradas ECO mixta y las registradas ECO mixta y denominativa Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de julio de 2016 Proceso Asunto 691-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente Marcas involucradas MISKY (denominativa) y MISKY (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac FRUT VISTOS El Oficio SCS-CS, de fecha 18 de noviembre de 2015, recibido el 30 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante ARCOR S.A.I.C. 1

3 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 Demandados Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Negociación Ganadera Ramírez S.A.C. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 21 de octubre de 2004, Negociación Ganadera Ramírez S.A.C. (en adelante, Negociación Ganadera) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca MISKY FRUT (denominativa) para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas correspondientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente ) El 17 de marzo de 2005, ARCOR S.A.I.C. de Argentina (en adelante, ARCOR) formuló oposición a la solicitud de registro de Negociación Ganadera, sobre la base de las siguientes marcas registradas: a) MISKY (denominativa): previamente registrada en el Perú bajo el Certificado 7701, para distinguir confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. b) MfSKY BON! (mixta): previamente registrada en el Perú bajo el Certificado 23311, para distingulr golosinas tales como chocolates, chicles, caramelos, bombones y todos los demas productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Sostuvo que el signo solicitado genera riesgo de confusión con las marcas antes mencionadas y que los productos de ambas empresas poseen los mismos canales de distribución y comercialización (debido a que se expenden en supermercados y tiendas de abarrotes) El 17 de marzo de 2005, ARCOR, mediante Expediente , solicitó el registro de la marca MISKY para distinguir cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y Sin embargo, a la fecha que se formuló la oposición, la marca MISKY BON! (mixta) se encontraba cancelada mediante Resolución /0SD-INDECOPI. (

4 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza El 9 de diciembre de 2005, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi (antes Oficina de Signos Distintivos) dispuso acumular el Expediente al Expediente dada la conexión existente entre ellos Por Resolución /0SD-INDECOPI del 18 de septiembre de 2006, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi resolvió: - Primero: en el Expediente , declarar infundada la oposición formulada e inscribir la marca de producto MISKY FRUT (denominativa). - Segundo: en el Expediente , denegar el registro solicitado por ARCOR para la inscripción de la marca MISKY(denominativa) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza El 6 de octubre de 2006, ARCOR interpuso recurso de apelación contra la Resolución /0SD-INDECOPI Por Resolución /TPI-INDECOPI del 1 de marzo de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del lndecopi 2 confirmó en todos sus extremos la Resolución /0SD-INDECOPI El 17 de mayo de 2007, ARCOR presentó demanda contencioso administratlva contra el lndecopi y Negociación Ganadera ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo a fin de impugnar la Resolución /TPI-INDECOPI Mediante Sentencia del 12 de agosto de 2010, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta. 2.1 O. El lndecopi presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial El 1 O de septiembre de 2012, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia apelada y, en consecuencia, declaró fundada la demanda interpuesta por ARCOR El 25 de abril de 2013, el lndecopi interpuso recurso de casación en contra de la Sentencia de segunda instancia judicial. La Sala de 2 A la fecha Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del lndecopi. 3

5 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, durante el trámite del recurso de casación, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de ARCOR: 3.1. Los productos de la marca registrada y la marca cuyo registro se solicita poseen los mismos canales de distribución, su lugar y forma de comercialización son parecidos (se expenden en supermercados y tiendas de abarrotes), siendo igualmente similares tos potenciales usuarios Las denominaciones de ambos signos son idénticas, sin elementos que te otorguen distintividad al signo solicitado. No se debe tomar en cuenta el término FRUT, pues es una partícula común que hace referencia que el producto tiene sabor a fruta El término FRUT se encuentra incluido en muchas marcas de las Clases 30 y 32 de ta Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto debe ser descartado del examen de confundibilidad por su irrelevancia Fonéticamente la pronunciación de ambas denominaciones son idénticas. 4. Argumentos de la contestación del lndecopi: 4.1. Para determinar si existe riesgo de confusión lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares, según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público al que están dirigidos. Se advierte que el producto que distingue la marca registrada (confitería) no se encuentra comprendido ni vinculado con los productos que el signo solicitado pretende distinguir (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas) Los productos mencionados son de diferente naturaleza y finalidad. Los productos a los que hace referencia la marca registrada son confiterf a o dulces, a diferencia de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, los cuales son bebidas no alchólicas y cervezas Si bien los productos se pueden adquirir en supermercados y otros lugares de abastos, están ubicados en zonas diferenciadas; además, los productos por si mismos son suficientemente identificables por el público al que van dirigidos, quienes son los que adquieren según sus necesidades. 4

6 GACETA OFICIAL 13/09/ de No existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y los que distingue la marca registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. No existe similitud o conexión competitiva dado que se tratan de productos que, si bien se comercializan en supermercados y basares, se encuentran debidamente diferenciados. La marca concedida para distinguir productos de la Clase 32 fue otorgada para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. En cambio, la marca previamente registrada del demandante es confiterla, con lo que se descarta de plano cualquier tipo de conexión competitiva Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado MISKY y la marca registrada MISKY se advierte que tanto desde el punto de vista fonético como gráfico resultan idénticos, pues generan el mismo impacto sonoro y visual. 5. Argumentos de la contestación de Negociación Ganadera: Negociación Ganadera no contestó la demanda en el plazo otorgado por el órgano jurisdiccional de la primera instancia judicial, por lo que se le declaró rebelde. 6. Fundamentos de la Sentencia Judicial de Primera Instancia: 6.1. Consideró que el signo solicitado MISKY FRUT pretende distinguir productos como jugo de fruta no alcohólico, bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca MISKY registrada por ARCOR distingue productos de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Si bien los productos no son idénticos, teniendo en cuenta que un producto de confitería se complementa con el consumo de una bebida refrescante, se pueden encontrar en una misma tienda, bodega, supermercado o celebración, por lo que pueden inducir a que el consumidor medio asocie que los productos tengan el mismo origen empresarial Del análisis procedente se considera que existen elementos suficientes de conexión competítiva susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que no era posible la coexistencia de las marcas. 5 fj f

7 GACETA OFICIAL 13/09/ de Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por el lndecopi: 7.1. Los canales de comercialización de ambos productos no son los mismos y no se producirá riesgo de confusión entre los consumidores El uso conjunto o complementario de productos debe ser apreciado de acuerdo a su connotación jurídica y no bajo su uso o acepción común usual. Esta advertencia, que si bien podría ser calificada a priori como obvia, resulta absolutamente necesaria debido a que la sentencia ha fundamentado su fallo sobre la base del siguiente postulado: en situaciones cotidianas un producto de confiterfa se complementa con el consumo de una bebida refrescante" Según puede advertirse, la vinculación realizada adolece de relevancia jurídica. No debemos confundir la complementariedad en el mercado con aquel gusto excéntrico, particular y por ende inusual de alguna persona La sentencia recurrida está aplicando incorrectamente los criterios de conexión competitiva establecidos por el Tribunal Andino, y ello provoca que se confunda la conexión competitiva con la conexión subjetiva. 8. Fundamentos de la Sentencia Judicial de Segunda Instancia: 8.1. El 1 O de septiembre de 2012, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la Sentencia de Primera Instancia que declaró fundada la demanda, en virtud de lo siguiente: a) No es posible la coexistencia de ambos signos en el mercado, debido a que los productos que distinguen los signos en cuestión, si bien no son idénticos, tendrlan un consumo complementario y, a la vez, podrian ser adquiridos o consumidos en una misma tienda, bodega o celebración, por lo que podrla inducir a que el consumidor promedio asocie que los productos tengan el mismo origen empresarial. b) Existen elementos suficientes de conexión competitiva. 9. Argumentos del Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el lndecopi: El lndecopi presentó recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia judicial, señalando que se debe determinar si existe vinculación o conexión competitiva entre los productos determinados y si estos deben ser analizados de forma conjunta y no aislada. 6 fj (

8 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Marcas conformadas por partículas descriptivas. 4. Conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos "MISKY" (denominativa) y "MISKY FRUT" (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artf culo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Art/cu/o No podr/jn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 7

9 GACETA OFICIAL 13/09/ de Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 4 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser s : a) Fonética: Se refiere a la semejanza de tos sonidos de tos signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 4 Ver Interpretaciones Prejudfcrales recaldas en los Procesos 470.IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de lbldem. 8 b f

10 6. ; I GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4 Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debrá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:ª a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5 Es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre marcas denominativas 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado MISKY FRUT (denominativo) y la marca MISKY (denominativa), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están 6 Ibídem. 9

11 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptua Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto ídentificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.ª 2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, la Corte consultante debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 10 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1 O de junio de Ibídem. lbldem. 10 lbldem. 10 (l (

12 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 11, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 12 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podrf a tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1 O de junio de b I

13 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre los signos "MISKY" (denominativo) y "MISKY FRUT" (denominativo). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Marcas conformadas por palabras descriptivas 3.1. En el presente caso, el lndecopi señaló que la denominación "FRUT", contenida en el signo solicitado "MISKY FRUT" (denominativo), ostenta un carácter descriptivo, por lo que resulta pertinente analizar el tema planteado El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, /a cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (... ) " 3.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca serla considerada débil De modo referencíal, ver Procesos 529-IP-2015 y 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de fj I

14 GACETA OFICIAL 13/09/ de Se deberá establecer si la denominación UFRUr contenida en el signo solicitado "MISKY FRUT" (denominativo) es descriptiva o no para los productos a distinguir en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintívo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas. 4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En la controversia planteada se advierte que se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clase 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 32 que pretende distinguir el signo solicitado MISKY FRUT (denominativa) y los productos de la Clase 30 que distingue la marca registrada MISKY (denominativa) Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.1s 14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Attlcu/o 1S1.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las man;as, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Man;as, establecida por el Arrnglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. (Subrayado agregado) 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de

15 GACETA OFICIAL 13/09/ de Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 1s Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorfas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, asf como los medios de publicidad empleados para tales fines 17, la tecnologia empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios... Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 18 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo El T r ibunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 14 b (

16 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.19 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 20. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se 19 De modo referencial ver, Proceso 66-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo seilalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOMIA". [Versión espailola traducida por Sonia Benito Muelal Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos. Es decir, al aumentar et precio de un bien, el consumidor susliluirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:< +efecto+sustitucion&hl=es&sa=x&ved=oahukewjombyuus3mahxihr4khrxzaxcq6aeijta C#v=onepage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 G f

17 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 21 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. uj Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA I Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 2, Ver Interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de

18 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17

19 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente 32-IP-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú JR-CA-03 Marcas involucradas RIP SOL (mixta) y RIOMAR (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio /StaSECA-CSJLI-PJ recibido el 25 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, a fin de resolver el Proceso Interno N º JR-CA-03; y, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- Art/cu/o No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicu/ar cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una man;a anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;,... r 1 f

20 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandados Rosa Nelly Acosta Sandoval Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú 2. Hechos relevantes: Carlos Alberto Acosta Sandoval 2.1. El 5 de febrero de 201 O, Carlos Alberto Acosta Sandoval (en adelante, Carlos Acosta) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca RIOMAR (mixta) para distinguir prendas de vestir, vestidos, calzados y sombreros de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. RIOMAR 2.2. El 31 de marzo de 2010, Rosa Nelly Acosta Sandoval (en adelante, Rosa Acosta) formuló oposición a la mencionada solicitud de registro sobre la base de su marca RIP SOL (mixta) registrada bajo Certificado 96508, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Sostuvo que el signo solicitado es similar a la marca registrada, dado que ha reproducido los elementos gráficos que conforman la marca registrada, esto es, la silueta estilizada de una persona con una tabla de surf, y que, además, amparan los mismos productos (prendas de vestir). 1 RIPSOI. 2 tj I

21 GACETA OFICIAL 13/09/ de El 21 de abril de 2010, Carlos Acosta absolvió el traslado de oposición formulada, senalando que los signos no resultan confundibles. Agregó que es titular de las marcas RIOMAR y POLSKI, que distinguen productos de la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y que en dicha clase coexisten marcas que presentan entre sus elementos figurativos una persona caminando con una tabla de surf Por Resolución /CSD-INDECOPI, de fecha 22 de diciembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. Dicha instancia consideró que el signo solicitado y la marca registrada resultan similares, por cuanto ambos se encuentran conformados por la silueta estilizada de una persona con una tabla de surf, encontrándose la marca solicitada incursa en la prohibición prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión Contra la Resolución /CSD-INDECOPI, Carlos Acosta interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos respecto de las diferencias existentes entre los signos. Asimismo, senaló que en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registradas diversas marcas que incluyen entre sus elementos figurativos una persona y una tabla de surf. Manifestó que es titular de la marca RIOMAR (mixta) desde el año y que la oposición ha sido presentada temerariamente Mediante Resolución /TPI-INDECOPI del 26 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi revocó la Resolución /CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca RIOMAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La segunda instancia administrativa consideró que pese a la identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre tales signos, su coexistencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor El 28 de junio de 2012, Rosa Acosta interpuso demanda contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución /TPI INDECOPI El 16 de agosto de 2012, el lndecopi contestó la demanda El 13 de noviembre de 2013, Carlos Acosta contestó la demanda. 2 Es importante precisar que la marca referida se encuentra registrada con Certificado vigente hasta el 11 de abril de 2021, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha marca RIOMAR (mixta), alegada por el titular Carlos Acosta, se encuentra inscrita a su favor y conformada por una imagen distinla a la que corresponde a la marca que se solicita registrar. 3 ó f

22 GACETA OFICIAL 13/09/ de EI 26 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda El 15 de julio de 2015, Rosa Acosta interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada Mediante Auto del 5 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión Argumentos de la demanda de Rosa Acosta: 3.1. No se ha considerado que el otorgamiento del signo RIOMAR (mixto) vulnera la marca figurativa constituida por la figura de un surfista registrada con Certificado No obstante que dicha marca fue inscrita con fecha posterior a la presentación de la oposición, ella ya se encontraba registrada al tiempo de la determinación del riesgo de confusión por parte de la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi, por lo que debió considerarse en el análisis pertinente, dado que el signo solicitado por Carlos Acosta resultaba confundible con la marca figurativa antes descrita El signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca RIP SOL (mixta) registrada bajo Certificado 96508, esta última sustento de la oposición formulada, se encuentran conformados por la silueta estilizada de una persona con una tabla de surf, por lo que vistos en su conjunto suscitan una impresión semejante. 4. Argumentos de la contestación del lndecopi: 4.1. Entre los signos RIOMAR (mixto) y RIP SOL (mixto) existen diferencias que generan una impresión fonética y visual de conjunto diferente, por lo que pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión entre 3 Cabe sel'lalar que la demandante se opuso al registro del signo solicitado únicamente en base a una posible confundibilidad con su marca RIP SOL y logotipo (Certificado 96508). La marca figurativa otorgada con el Certificado , fue solicitada por Rosa Acosta el 31 de octubre de 2010, posteriormente a la solicitud de registro del signo RIOMAR (mixto) presentada por Carlos Acosta. En ese sentido, no consliluye un signo materia de oposición. 4 b (

23 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 los consumidores. Además, la figura de un hombre con tabla es de uso frecuente en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza La posible confundibilidad del signo solicitado con la marca figurativa concedida, a favor de Rosa Acosta, con Certificado , no fue alegado en sede administrativa 4, por lo que el Tribunal no se podía pronunciar por un supuesto que no fue cuestionado en primera instancia administrativa. Por el contrario, de emitirse un pronunciamiento al respecto, se vulneraría al principio de congruencia. 5. Argumentos de la contestación de Carlos Acosta: 5.1. La demandante pretende confundir a la judicatura señalando que el Tribunal del lndecopi no ha tomado en consideración que mediante Certificado , se habría concedido a su favor el registro de la marca figurativa de una persona con una tabla, la cual resultaría confundible con el signo solicitado En efecto, la marca inscrita bajo Certificado fue solicitada por Rosa Acosta con posterioridad a la solicitud de registro del signo RIOMAR (mixto) a favor del demandado Carlos Acosta. Rosa Acosta habria actuado de mala fe al haberse opuesto a su solicitud de registro y después haber solicitado la marca figurativa anteriormente señalada constituida por la figura de una persona con una tabla. 6. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 6.1. Si bien el signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca registrada RIP SOL (mixta) distinguen productos idénticos, las diferencias gráficas y fonéticas hacen posible su coexistencia pacifica en el mercado La marca figurativa inscrita a favor de la demandante no fue parte de su oposición en sede administrativa, motivo por el cual el Tribunal del lndecopi no podía realizar el análisis comparativo de dicha marca con el signo solicitado por el codemandado En ese sentido, se declaró infundada la demanda interpuesta. 7. Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por Rosa Acosta: 7.1. Sus signos registrados pertenecen a una familia de marcas, siendo que su origen se extiende desde la década de los años noventa El signo solicitado y las marcas registradas presentan similitudes, lo cual genera que vistos en su conjunto los signos susciten una impresión visual semejante. La demandante se opuso al registro del signo solicitado únicamente en base a una posible confundibilidad con su marca RIP SOL y logotipo, con Certificado b f

24 GACETA OFICIAL 13/09/ de 42 B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina s, por lo que procede la interpretación solicitada al tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 6 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre marcas mixtas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 11 La Sentencia de primera instancia sel'laló que si bien el signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca registrada RJP SOL (mixta) distinguen productos idénticos, las diferencias gráficas y fonéticas entre ambos hacen posible su coexistencia pacífica en el mercado. Como puede apreciarse, la mención a "coexistencia pacífica en el mercado no deriva de un análisis retrospectivo de lo ocurrido en el pasado, sino que es una deducción prospectiva de lo que puede ocurrir en el futuro. Dicho en otros términos, la mención a coexistencia pacifica en el mercado" no tuvo por objeto demostrar la registrabilidad de RIOMAR (mixto) sobre la base de una presunta coexistencia pacifica previa con la marca RIP SOL (mixta), sino que, reconociendo el juez que en su opinión hay diferencias entre ambas marcas, aseguró en esos términos que los consumidores, en el futuro, no van a incurrir en riesgo de confusión. Dado que la mención a "coexistencia pacifica en el mercado" no fue utilizada como parte de un análisis retrospectivo conducente a probar la registrabilidad de RIOMAR (mixto) sobre la base de una presunta coexistencia pacifica previa con la marca RIP SOL (mixta), carece de sentido que la presente interpretación prejudicial aborde dicha materia. Por otro lado, uno de los argumentos vertidos por Rosa Nelly Acosta Sandoval en su apelación contra la sentencia de primera instancia judicial fue que los signos registrados a su favor pertenecen a una "familia de marcas. La cuestión controvertida en el presente caso es si hay confusión o no entre el signo solicitado RlOMAR (mixto) y la marca registrada RIP SOL (mixta), no advirtiendo la necesidad de que el juez deba efectuar un análisis adicional respecto del concepto "familia de marcas. por lo que carece de senlido que la presente interpretación prejudicial aborde dicha materia. 6 b f