REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N Por la cual se resuelve un recurso de apelación

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1 REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Ref. Expediente N Por la cual se resuelve un recurso de apelación EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E) en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011, CONSIDERANDO PRIMERO: Que mediante Resolución N de 25 de octubre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por BANCA CAJA SOCIAL S.A., y negó el registro del Lema Comercial SEGURO ENTRE AMIGOS (Nominativa), solicitada por GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza: 36: SEGUROS. Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante la sociedad GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque y se conceda el registro, con fundamento en los siguientes argumentos: ( )2. Lo primero que se debe tener en cuenta en este asunto es que el concepto de amigos y de amistad es de uso común para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. ( ) ( )4. De igual manera, advertimos que el contexto y el alcance del Lema Comercial SEGURO ENTRE AMIGOS no guarda ningún tipo de relación con los servicios prestados por el Banco opositor, toda vez que el Lema Comercial SEGURO ENTRE AMIGOS solicitado a registro, se relaciona a un concepto de comunidad, en donde entre los amigos se montan en un seguro común, a fin de afianzarse en conjunto; lo que no quiere decir que exista una relación estrecha entre la Compañía y sus clientes, que es lo que sí puede concebirse de las marcas de Banco Caja Social. 5. Lo anterior nos permite evidenciar que los consumidores de los servicios de seguros identificados con el Lema Comercial SEGURO ENTRE AMIGOS de GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. podrán diferenciarlos fácilmente Página 1 de 15

2 de las marcas opositoras como consecuencia de la evidente diferencia conceptual referenciada en el punto anterior. 6. Por otra parte, también observamos que los servicios amparados por los signos cotejados no guardan conexidad competitiva porque los servicios amparados por cada uno de ellos no son sustituibles ni complementarios. 7. En efecto, los servicios de seguros del Lema Comercial SEGURO ENTRE AMIGOS no guardan relación con los servicios y actividades de las marcas opositoras del BANCO CAJA SOCIAL S.A., pues aunque los servicios amparados por los signos cotejados pertenezcan al sector financiero, en todo caso la realidad del mercado es que el Lema Comercial solicitado pretende ser utilizado para amparar servicios de seguros mientras que los signos opositores son utilizados para amparar servicios bancarios. ( ) ( ) 11. En la misma línea argumentativa debemos tener en cuenta que la cobertura del Lema Comercial solicitado a registro bajo el expediente de la referencia está restringido solamente a seguros y que el BANCO CAJA SOCIAL no se dedica a la actividad aseguradora, de lo que se deriva que no exista conexidad competitiva entre los servicios de los signos cotejados. 12. Lo anterior, porque aunque los seguro del Lema Comercial y los servicios financieros y monetarios de los signos opositores se clasifiquen en la misma Clase 36 del nomenclador, ello no implica que estos servicios guarden conexidad competitiva entre sí faltamente. 13. En este aspecto debemos recordar que las operaciones financieras, monetarias y/o de seguros son algunas de las decisiones que más impactan las vidas de los consumidores y en consecuencia toman este tipo de decisiones con la mayor cantidad de información y de cuidado posible. ( ) TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso. 1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD 1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Página 2 de 15

3 1.2. La norma De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que ésta no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación: i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación. ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada. De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores. De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable Identidad o semejanza de los signos La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual. Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante 1. La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión 2. Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles. La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión 3. 1 TJCA, Proceso N 133-IP Ibídem. 3 Ibídem. Página 3 de 15

4 Criterios de conexidad de los productos o servicios El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva: a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general radio televisión y prensa, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función 4. 4 TJCA, Proceso N 114-IP Página 4 de 15

5 El riesgo de confusión o de asociación El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas Reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación. En este orden de ideas, los criterios generales son: ( ) La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor ( ) 6. Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, 5 TJCA, Proceso N 164-IP TJCA, Proceso N 74-IP Página 5 de 15

6 fonético y conceptual 7 mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar Naturaleza, descripción y alcance de los signos a confrontar Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado SEGURO ENTRE AMIGOS El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compleja, conformado por un elemento nominativo consistente en el grupo de palabras SEGURO ENTRE AMIGOS, siendo por consiguiente evocativo de los servicios que pretende distinguir con su registro Naturaleza, descripción y alcance de la marca previamente registrada CAJA SOCIAL SU AMIGO FINANCIERO CDT AMIGO Amigos con Todo SU BANCO AMIGO CAJA SOCIAL SU BANCO AMIGO CAJERO AMIGO GANAMIGO CORREO AMIGO PUNTO AMIGO BANCO CAJA SOCIAL BCSC BOLETIN AMIGO 7 TJCA, Proceso N 113-IP Página 6 de 15

7 Certificados No , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , y Nos encontramos frente a la familia de marcas del BANCO CAJA SOCIAL. Todas las marcas, a excepción de GANAMIGO, son marcas complejas mixtas o nominativas. Estas marcas tienen varias expresiones que se repiten una y otra vez. Unas de estas expresiones, son las palabras BANCO CAJA SOCIAL y las otras son las palabras AMIGO y AMIGA. Estas constituyen los rasgos en común, que comparten las marcas y las cuales en conjunto brindan una gran distintividad a los servicios que distinguen y genera una muy alta recordación o asociación empresarial cuando los consumidores se enfrentan a conjuntos marcarios que contengan cualquiera de estas expresiones en el mercado de servicios financieros. Página 7 de 15

8 Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación Comparación entre marcas complejas. Las marcas denominativas complejas son las que están formadas por dos o más palabras. 8 ( ) una marca integrada por palabras reproducidas con caracteres tipográficos singulares debe calificarse como una marca denominativa compleja y no como una marca mixta. 9 ( ) la comparación de las marcas denominativas complejas 10 debe llevarse a cabo con arreglo a la pauta de la visión de conjunto anteriormente expuesta. Esto significa que una marca denominativa compleja no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con cada palabra componente de la marca confrontada. La disección minuciosa de las marcas denominativas complejas en sus vocablos integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas los consumidores no se dejan guiar por diferencias cuantificables y de detalle, sino por la impresión general y persistente que las denominaciones complejas globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente. ( ) Y deben tener presente singularmente que por estar expuesto diariamente a la contemplación de un elevado número de marcas, el consumidor medio del correspondiente sector del mercado únicamente conservará en su memoria una impresión general y global de las denominaciones confrontadas. ( ) en la hipótesis de las marcas denominativas complejas, la pauta de la visión global tiene que combinarse con una pauta ulterior: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compleja. ( ) Marcas mixtas La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 8 Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág Aunque en el texto se habla de la comparación de las marcas denominativas complejas, las reglas que sucesivamente vayan formulándose, deberán trasladarse mutatis mutandis al supuesto en que se compare una marca denominativa compleja con una marca denominativa simple. 11 Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág Página 8 de 15

9 (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999) Prevalencia del elemento nominativo. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 13 - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado TJCA, Proceso N 129-IP TJCA, Proceso N 52-IP Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente: (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. Página 9 de 15

10 Prevalencia del elemento gráfico. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. ( ) Concentración en el elemento que ostenta aptitud distintiva o marcaria. En la comparación de las marcas denominativas complejas debe atribuirse un acusado relieve al elemento dominante que esté dotado de una especial eficacia individualizadora Comparación entre marcas nominativas conformadas por varios vocablos. Frente a las marcas conformadas a partir de denominaciones compuestas, es preciso tener en cuenta la importancia y distintividad de los vocablos que forman parte de uno de los signos y no del otro, a fin de verificar si los mismos son capaces de diluir la identidad o semejanza existente en las otras expresiones Prevalencia del vocablo con mayor capacidad distintiva. De manera paralela a lo que sucede en el supuesto de las marcas denominativas simples, cabría pensar que el factor tópico habla a favor del carácter dominante del vocablo que está situado en primer lugar dentro del conjunto de vocablos (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 15 TJCA, Proceso N 52-IP Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág Página 10 de 15

11 integrantes de una marca denominativa compleja. Pienso, no obstante, que no debe otorgarse un acusado relieve al factor tópico: este factor contribuirá en el mejor de los casos a reforzar la importancia de otro factor determinante que concurra en un caso concreto. ( ) Prevalencia del vocablo con aptitud distintiva o marcaria. En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ). (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro. (Proceso 50-IP Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1217, de 11 de julio de 2005) Familia de marcas. Igualmente el hecho que la sociedad mencionada incluya de forma reiterada la misma expresión en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior. La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual 17 Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág TJCA, Proceso N 056-IP Página 11 de 15

12 forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce. 2. CASO CONCRETO Así las cosas, es claro que nos encontramos frente a la confrontación de una solicitud de lema comercial de naturaleza compleja, la cual es, en estructura ortográfica, fonética y similar a una familia de marcas. Se procederá a realizar el análisis de distintividad extrínseca según lo señalado en por las reglas jurisprudenciales referidas en los numerales y subsiguientes. (i) Elementos predominantes de las marcas en conflicto. Cuando se confrontan signos complejos, según las reglas de jurisprudencia, señaladas en los numerales y subsiguientes, el análisis de distintividad se debe realizar sobre los elementos determinantes de cada marca. Teniendo en cuenta que el elemento determinante en todas las marcas traídas a colación incluyendo el lema comercial, es el nominativo, es necesario que el estudio de comparación se centre en sus características fonéticas, ortográficas y conceptuales. (ii) Análisis fonético, ortográfico y conceptual. El lema comercial SEGURO ENTRE AMIGOS reproduce gran parte de las marcas registradas referidas en el numeral , las cuales a su vez hacen parte de la familia de marcas del BANCO CAJA SOCIAL. Debido a que el vocablo preponderante de las marcas registradas es el mismo que articula la familia de marcas a saber AMIGO, es sobre este que se debe realizar el análisis de comparación sucesiva, ya que este es el que tiene mayor protección cuando se considera que este es el que vertebra la familia de marcas y por lo tanto el que posee la mayor distintividad. La silaba tónica de esta expresión recae en la sílaba MI. Respecto a las expresiones del lema comercial se puede concluir que comparten la sílaba tónica de AMIGOS es decir, MI. La única diferencia entre esta y la otra son las expresiones SEGURO ENTRE, que antecede a AMIGOS, siendo ENTRE reproducida por algunas de las marcas registradas, generando una impresión tal, que el consumidor puede pensar que esta marca hace parte de la familia de marcas del BANCO CAJA SOCIAL, debido a que es usual en este grupo, el contener la palabra AMIGO en una última posición en la estructura ortográfica de los conjuntos marcarios de sus signos. El consumidor final puede siempre confundir el origen empresarial de los servicios que estas marcas pretenden distinguir ya que el uso de la partícula ENTRE junto con la expresión Página 12 de 15

13 AMIGOS, puede generar ideas erradas sobre el origen de los servicios al sugerir que el BANCO CAJA SOCIAL, ha lanzado una línea de servicios de seguros, lo cual no es extraño sino usual en el normal desarrollo de su objeto social. Debido al esfuerzo realizado por el BANCO CAJA SOCIAL, para posicionar sus marcas, establecer familias de estas y hacer que el público relacione la palabra AMIGO a los servicios que ofrecen y a un origen empresarial especifico, y teniendo en cuenta que esta expresión no es de uso común, genérica o descriptiva de los servicios que distinguen las marcas que las contienen, es propio, según la legislación y jurisprudencia vigente, extender la protección del vocablo distintivo preponderante AMIGO al titular de esta familia y por lo tanto brindar exclusividad a este empresario respecto a su uso. Las marcas, tanto las registradas como la solicitada, son evocativas de ideas de amistad y a un mismo origen empresarial. Conceptualmente, su similitud es innegable. En conclusión, no es pertinente permitir que una solicitud de registro de marca que replica otras ya registradas y pertenecientes a una familia de marcas, en estos términos y bajo la legislación vigente, sea registrada. (iii) Análisis de conexidad de los servicios. Los servicios que ambos signos, el solicitado y las registradas, hacen parte de la misma clase dentro de la Clasificación de Niza. Las marcas registradas distinguen servicios de la clase 36, como lo son servicios de crédito, financiación y aseguramiento. La marca solicitada por su parte pretende distinguir los siguientes servicios en la clase 36: Seguros. De una simple lectura de ambas coberturas se establece que los servicios que ambas marcas pretender distinguir son idénticos, a saber, servicios de seguros. Según los criterios para establecer si existe conexidad competitiva, tenemos que los canales de comercialización son los mismos, debido a que los servicios de ambas compañías se pueden ofrecen mediante la provisión o puesta a disposición de créditos y seguros al público. Igualmente, los canales de publicidad de estos servicios, son los mismos. Usualmente los servicios que ambas marcas distinguen, pueden causar la impresión en la mente del consumidor de que se trata de una línea de seguros, las cuales pueden ser puestas a disposición del público de manera conjunta y/o complementaria con otras líneas de crédito u otros productos financieros, ya que van a suplir una necesidad comercial a saber, la de proveer aseguramiento. Página 13 de 15

14 Teniendo en cuenta lo anterior, en relación a los canales de comercialización, los medios de publicidad, vinculación entre los servicios o de su uso conjunto o complementario, es evidente que la conexión competitiva es innegable y por lo tanto, es inevitable que se presente confusión o asociación del origen empresarial de los servicios en la mente de los consumidores, al tal vez creer que los servicios de una compañía son ofrecidos por la otra o que existe algún vínculo comercial entre ambas sociedades. Debido a que de su análisis fonético, ortográfico y conceptual se desprende la conclusión que el signo solicitado no es distintivo respecto a las marcas registradas y existe una clara conexión competitiva de los servicios que el lema comercial pretende distinguir con su registro respecto a los de la familia de marcas registradas, la petición de registro del solicitante no está llamada a prosperar. 3. CONCLUSIÓN Según las consideraciones antes expuestas, el lema comercial solicitado está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N de 25 de octubre de 2016 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A., parte solicitante y a BANCO CAJA SOCIAL S.A., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno. Notifíquese y Cúmplase Dada en Bogotá D.C., a los 24 de marzo de 2017 JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) Página 14 de 15

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