SOLICITANTE : CORPORACION CUBA RON, S.A. OPOSITORA : SANTIAGO QUEIROLO S.A.

Transcripción

1 SOLICITANTE : CORPORACION CUBA RON, S.A. OPOSITORA : SANTIAGO QUEIROLO S.A. Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia Registro de nombre geográfico como marca Lima, quince de julio de dos mil dos I. ANTECEDENTES Con fecha 6 de octubre del 2000, Corporación Cuba Ron, S.A. (Cuba) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de doble borde conteniendo una figura con forma de campana conteniendo la denominación SANTIAGO DE CUBA y las palabras RON y CARTA BLANCA, con su escritura característica sobre un paisaje campestre con construcciones, en la parte superior y dentro de un ovalo se muestra la representación de un sol naciente con montañas y alrededor las palabras SANTIAGO DE CUBA CUNA DEL RON LIGERO y en la parte inferior de la etiqueta se muestran palabras alusivas al producto y un rectángulo conteniendo la denominación RON CUBANO, en el trasfondo de la etiqueta se muestra la denominación RON CUBANO escrita en forma sucesiva, conforme al modelo, para distinguir bebidas alcohólicas, especialmente ron de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 18 de diciembre del 2000, Santiago Queirolo S.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente: (i) Es titular de las siguientes marcas (debió decir signos): DON SANTIAGO, SANTIAGO QUEIROLO (debió decir SANTIAGO QUEIROLO y etiqueta), SANTIAGO QUEIROLO SQ (debió decir SANTIAGO QUEIROLO SQ y etiqueta), SANTIAGO QUEIROLO ES VIDA, SANTIAGUITO, SANTIAGO QUEIROLO Y DISFRUTE DE LA VIDA, SANTIAGO QUEIROLO SANGRIA VIÑA LA LAGRIMA (debió decir SANTIAGO QUEIROLO SANGRIA VIÑA LA 1-15

2 LAGRIMA y etiqueta) para distinguir productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. (ii) El signo solicitado y las marcas registradas son confundibles a nivel gráfico y fonético, en la medida que están conformados por la denominación SANTIAGO, y en ese sentido un consumidor prudente entenderá que tanto los productos de la solicitante como los de su empresa tienen el mismo origen empresarial o son elaborados por empresas vinculadas. (iii) Los productos que distinguen los signos son en ambos casos bebidas alcohólicas, están dirigidos al mismo sector de consumidores, y tienen los mismos canales de comercialización. (iv) Sus marcas gozan del prestigio ganado a lo largo de más de 50 años de comercialización, el cual se verá afectado por la aparición de un producto con una marca muy similar, que determinará que su empresa pierda clientes debido al riesgo de confusión que podría darse. Finalmente, invocó la aplicación de los artículos 130 y 131 del Decreto Legislativo 823. Con fecha 6 de febrero del 2001, Corporación Cuba Ron, S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente: (i) La opositora ha distorsionado algunos de los signos registrados, al presentarlos como denominativos, cuando en realidad la mayoría de ellos son mixtos, es decir están compuestos por denominaciones y etiquetas que tienen elementos figurativos, denominativos y cromáticos, y que en su conjunto son diferentes al signo solicitado, que también es mixto. (ii) El signo solicitado no es confundible con las marcas registradas ya que existen claras diferencias gráficas, figurativas y denominativas entre sus etiquetas. En efecto, el signo solicitado mixto está conformado por una etiqueta con elementos (doble borde con una figura con forma de campana conteniendo la denominación SANTIAGO DE CUBA RON CARTA BLANCA, en la parte superior y dentro de un óvalo se muestra la presentación de un sol naciente con montañas y la frase SANTIAGO DE CUBA CUNA DEL RON LIGERO RON CUBANO) que no están presentes en la etiqueta de la marca registrada bajo certificado N Todas las diferencias determinan que ambas etiquetas susciten en la mente del consumidor una impresión e imagen visual de conjunto totalmente diferente. (iii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y los signos denominativos (DON SANTIAGO, SANTIAGUITO, SANTIAGO QUEIROLO ES VIDA y SANTIAGO QUEIROLO Y DISFRUTE DE LA VIDA) se advierte que la etiqueta del signo solicitado es diferente a los signos de la opositora, por cuanto se trata de un signo mixto, suscitando una impresión visual de conjunto totalmente distinta. (iv) SANTIAGO DE CUBA es un nombre geográfico que corresponde a una provincia de Cuba, situación distinta a la denominación SANTIAGO QUEIROLO. 2-15

3 (v) La palabra SANTIAGO significa grito de guerra de los antiguos españoles, además de ser un nombre propio que corresponde a diversas personas, por lo que la opositora no puede pretender un derecho de exclusiva sobre ella. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado, en base a las siguientes consideraciones: (i) Si bien Santiago Queirolo S.A. en su escrito de oposición mencionó ser titular de las marcas que cita a fojas 24 en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, se advierte que ello lo hace con carácter meramente informativo, sin que dichos registros pretendan sustentar el fondo de su oposición en el extremo referido al riesgo de confusión, ya que el desarrollo de sus argumentos se centra en sus marcas DON SANTIAGO, SANTIAGO QUEIROLO y logotipo y SANTIAGO QUEIROLO SANGRIA y etiqueta, conforme se desprende del examen efectuado por dicha empresa. (ii) La legislación nacional únicamente otorga una protección especial a las marcas que gozan de la calidad de notoriamente conocidas, y la opositora no ha invocado ni acreditado que sus marcas gocen de tal calidad. (iii) Entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado (bebidas alcohólicas, especialmente ron de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial), se encuentra incluidos los que distingue la marca registrada SANTIAGO QUEIROLO y logotipo (vinos, espirituosos y licores en general de la misma clase). (iv) Las marcas DON SANTIAGO y SANTIAGO QUEIROLO SANGRIA y etiqueta distinguen la totalidad de los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, entre los cuales se encuentran comprendidos los que pretende distinguir el signo solicitado. (v) El signo solicitado y las marcas registradas no son semejantes gráfica, fonética ni conceptualmente en grado de inducir al público a confusión. El hecho que los signos en conflicto incluyan en su escritura la palabra SANTIAGO, la cual es parte del elemento más importante del signo solicitado (SANTIAGO DE CUBA), parte del elemento constitutivo de la marca DON SANTIAGO y parte de las marcas SANTIAGO QUEIROLO y logotipo y SANTIAGO QUEIROLO SANGRIA y etiqueta, no es determinante para establecer la semejanza entre los signos, puesto que apreciados en su conjunto suscitan impresiones visuales y auditivas distintas debido a la presencia en el signo solicitado de la frase DE CUBA, y en una de las marca registradas de la palabra DON y en otras del apellido QUEIROLO. (vii) En el plano conceptual, el signo solicitado sugiere la idea de un lugar geográfico de Cuba, caracterizado por la producción de un ron que cuenta con prestigio reconocido, a diferencia de la marca registrada DON SANTIAGO que evocará la idea de señor Santiago, y de las otras dos marcas que evocarán la idea del nombre de una persona, al incluir en su conformación el nombre de pila SANTIAGO y el apellido QUEIROLO. (vi) Con fecha 27 de mayo del 2002, Santiago Queirolo S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que la resolución impugnada no ha 3-15

4 tomado en cuenta que el término SANTIAGO, constituye el elemento relevante en los signos registrados a nombre de su empresa. Con fecha 5 de junio del 2002, Corporación Cuba Ron, S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que, si bien el signo solicitado y las marcas registradas comparten la denominación SANTIAGO, dichos signos suscitan impresiones visuales y auditivas totalmente diferentes, debido a la presencia de la denominación DE CUBA y diversos elementos figurativos en el signo solicitado, así como a la inclusión de la palabra DON y el apellido QUEIROLO en el caso de las marcas registradas. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe algún riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de Santiago Queirolo S.A. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Santiago Queirolo S.A. es titular de las siguientes marcas: Marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de color crema, el nombre, retrato y firma de SANTIAGO QUEIROLO, y los colores crema, marrón y negro, conforme aparece en el facsímil, que distingue vinos, espirituosos y licores en general de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 68637, vigente desde el 23 de junio de 1987 hasta el 23 de junio del Marca de producto constituida por la denominación DON SANTIAGO, que distingue vinos, licores y demás productos de la clase 33 de la Nomenclatura 4-15

5 Oficial, registrada bajo certificado N 29215, vigente desde el 16 de setiembre de 1996 hasta el 16 de setiembre del Marca de producto constituida por la etiqueta cuadrangular en donde encontramos la denominación SANTIAGO QUEIROLO y la frase SANGRIA- VIÑA LA LÁGRIMA escrita dentro de un ovoide en toda la parte inferior de la etiqueta vemos la representación gráfica de varias frutas; y la distribución de los colores crema, guinda y verde, conforme al modelo, que distingue vinos, licores, sangría y demás productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 29708, vigente desde el 30 de setiembre de 1996 hasta el 30 de setiembre del b) Existen registradas en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, diversas marcas que contienen el término RON en su conformación, tales como: RON CARTAGENA DE INDIAS, CREMA DE RON CARTAVIO (mixta), RON CARTAVIO BLANCO (mixta), RON KANKUN BLANCO (mixta), CARTAGENA DE INDIAS RON (mixta), RON GRAN BLANCO CARTAVIO (mixta), RON KANKUN RUBIO (mixta), RON CARTAVIO LIMON (mixta), RON KANKUN LIMON (mixta). c) Existen en la clase 33, diversas marcas registradas a favor de distintos titulares, que presentan el término CUBA, tales como: CUBA LIBRE (mixta), RON CUBAN CLUB, CUBA LIBRE CARIBEÑO (mixta), CUBRALIBREMSELA (mixta), CUBA LIBRE ORIGINAL FORMULA RUM COLA (mixta). 2. Norma aplicable Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud de registro (6 de octubre del 2000) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo entró en vigencia el 1 de diciembre del Artículo La presente Decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de

6 Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de marcas. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ), y que son directamente aplicables en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior. Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que:...ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.... Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión Registro de un nombre geográfico como marca 3.1 Limitaciones relativas a estos signos La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros 6-15

7 productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 2 y éstos no provienen de dicha zona. iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j]. iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 3 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 4 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 5 o BREMEN 6 para distinguir cerveza, ALASKA 7 para helados o CUZCO 8 para distinguir chocolate, las 2 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, Certificado Nº Certificado Nº Certificado Nº Certificados Nºs 12009, Certificado Nº

8 cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión y del artículo 170 del Decreto Legislativo ). 3.2 Aplicación al caso concreto La Sala conviene en precisar que el término SANTIAGO DE CUBA, no obstante constituir el nombre de una provincia de Cuba, país conocido por la buena calidad del ron que produce, sí es susceptible, en principio, de ser registrado como parte del signo solicitado SANTIAGO DE CUBA RON CARTA BLANCA SANTIAGO DE CUBA CUNA DEL RON LIGERO y etiqueta, puesto que no consiste exclusivamente en una indicación que describa la procedencia geográfica de los servicios que pretende distinguir, ni induce a engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los servicios que pretende distinguir; no reproduce, contiene ni imita una denominación de origen protegida; ni una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos a los que se pretende aplicar. La Sala advierte que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán sin consentimiento del titular de la marca que presenta el nombre geográfico CUBA, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información, para indicar el lugar del cual proviene su producto, como se viene haciendo en diversas marcas ya registradas, según se puede apreciar en el Informe de antecedentes. 4. Determinación del riesgo de confusión 9 Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (..) 10 Artículo Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (.) 8-15

9 A diferencia de la Decisión que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 11 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 12. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP en la cual se afirma que La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a). En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la inducción a error al público consumidor a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al riesgo de confusión a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) Artículo 83.- ( ) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);. 12 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);. 13 Ver nota Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del Ver nota

10 La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada. De otro lado, en el Proceso N 2-IP , el Tribunal Andino estableció que: La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos. 4.1 Similitud o conexión competitiva En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (bebidas alcohólicas, especialmente ron), se encuentran comprendidos entre los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas. Dado que la identidad entre los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos, el examen comparativo de los mismos deberá ser más riguroso. 4.2 Examen comparativo 16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del

11 Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 55-IP y 76-IP El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el caso de los licores y bebidas alcohólicas, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará especial atención al momento de adquirirlos, puesto que tendrá en consideración el sabor, el contenido alcohólico y lo pertinente que resulta el consumo de dichas bebidas con determinado tipo de comida, además de sus experiencias anteriores. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa 19, la dimensión característica de la marca mixta puede encontrarse tanto en el elemento denominativo de la misma como en 17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 17), p Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p

12 su componente gráfico una vez fijada la dimensión característica de la marca mixta, podrá ya procederse a comparar la misma con la otra confrontada En el caso que el otro término de la comparación sea una marca denominativa o una marca gráfica, la denominación o el signo gráfico correspondiente deberá confrontarse - de acuerdo con los criterios generales - con la dimensión característica (el elemento denominativo o bien el gráfico) de la marca mixta. En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado, así como dos de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto. En el signo mixto solicitado, se aprecia que tanto el aspecto denominativo SANTIAGO DE CUBA RON CARTA BLANCA SANTIAGO DE CUBA CUNA DEL RON LIGERO - como el gráfico - la especial escritura de la denominación, la figura con forma de campana conteniendo un paisaje campestre en construcción y el sol naciente con montañas en la parte superior - son relevantes para indicar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación: En las marcas registradas a favor de la opositora, tanto el elemento denominativo como el gráfico el retrato de Santiago Queirolo y las figuras de frutas, así como la característica combinación de colores - son relevantes a efectos de identificar el origen empresarial de los productos a distinguir, tal como se aprecia a continuación: Certificado N Certificado N Cabe precisar que los signos en cuestión son denominaciones compuestas por más de un término, en las cuales puede darse mayor importancia a algún elemento de 12-15

13 ellos, sólo cuando se trate del elemento preponderante que determina la impresión en conjunto del signo, o si éste tiene individualidad en la impresión en conjunto. 20 En el caso del signo solicitado la expresión RON CARTA BLANCA designa una bebida alcohólica determinada, por lo que es descriptivo de los productos que pretende distinguir. Asimismo, la expresión SANTIAGO DE CUBA CUNA DEL RON LIGERO que se encuentra dentro de un ovalo en la parte superior de la etiqueta, debido al tamaño reducido de sus letras no resulta relevante. En consecuencia, la denominación importante en el signo solicitado lo constituye la frase SANTIAGO DE CUBA. En la marca registrada SANTIAGO QUEIROLO SANGRIA-VIÑA LA LAGRIMA y etiqueta, carece de relevancia a efectos de realizar el examen comparativo la expresión SANGRIA-VIÑA LA LAGRIMA. En efecto, la denominación SANGRÍA es utilizada por el público en general para designar un tipo de licor, constituyendo así un término genérico y la frase VIÑA LA LAGRIMA posee dimensiones bastante reducidas. Previamente al examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, la Sala conviene en señalar que el hecho que un signo comprenda a otro, no determina necesariamente que ambos sean confundibles. Esta circunstancia resulta irrelevante para el examen, ya que lo que importa es determinar si considerando los signos en su integridad éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el signo que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos). Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto se advierte lo siguiente entre: a) El signo solicitado SANTIAGO DE CUBA y etiqueta y la marca registrada DON SANTIAGO Desde el punto de vista fonético se aprecia que si bien comparten la denominación SANTIAGO, la presencia del término DE CUBA en el signo solicitado y DON en la marca registrada, determina una diferente secuencia de vocales (A-I-A-O-E-U-A / O-A-I-A-O) y un número distinto de sílabas (6 / 4), lo cual les imprime una pronunciación diferente. Desde el punto de vista gráfico, se advierte que el elemento denominativo principal del signo solicitado está compuesto por tres términos, en tanto que la 20 Conforme al criterio establecido por esta Sala en las Resoluciones Nºs TPI-INDECOPI y TPI-INDECOPI en las que se determinó que el término COWBOY era el elemento preponderante del signo COWBOY CUT y el término EDUCANDO en el signo SEGURO ESTUDIANTIL EDUCANDO - las denominaciones compuestas pueden ser confundibles con otras, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso

14 marca registrada lo está por dos. Además, los elementos figurativos presentes en el signo solicitado - la figura de una campana y en el fondo un paisaje campestre en la parte superior un sol naciente y montañas - contribuyen a diferenciar visualmente ambos signos. Desde el punto de vista conceptual, para la mayoría de los consumidores peruanos, la denominación SANTIAGO DE CUBA evocará un lugar geográfico de Cuba caracterizado por la producción de ron, a diferencia de la denominación DON SANTIAGO que lo relacionará con un nombre masculino. b) El signo solicitado SANTIAGO DE CUBA y etiqueta y la marca SANTIAGO QUEIROLO y etiqueta registrada bajo certificado N Desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien los elementos principales de los signos comparten la denominación SANTIAGO, la presencia del término DE CUBA en el signo solicitado y QUEIROLO en la marca registrada, determinan una diferente secuencia de vocales (A-I-A-O-E-U-A / A-I-A-O--E-I-O- O), produciendo una pronunciación y entonación disímiles. Desde el punto de vista gráfico, se advierte que si bien los signos comparten la denominación SANTIAGO, éstos presentan otros términos y diferentes elementos gráficos que contribuyen a su diferenciación (la figura de una campana con el fondo de un paisaje campestre; en su parte superior un sol naciente y montañas, en el signo solicitado y el retrato de Santiago Queirolo en la parte superior de la etiqueta, con una característica distribución de colores, en la marca registrada). Desde el punto de vista conceptual, para la mayoría de los consumidores peruanos la denominación SANTIAGO DE CUBA evocará un lugar geográfico de Cuba caracterizado por la producción de ron, a diferencia de la denominación SANTIAGO QUEIROLO entendida como el nombre y apellido de una persona. c) El signo solicitado SANTIAGO DE CUBA y etiqueta y la marca SANTIAGO QUEIROLO y etiqueta registrada bajo certificado N Desde el punto de vista fonético y conceptual, se llega a las mismas conclusiones que en el punto b). Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten la denominación SANTIAGO, presentan también otros términos y elementos gráficos característicos que les imprimen una visión de conjunto distinta (la figura de una campana con el fondo de un paisaje campestre; en su parte superior un sol naciente y montañas, en el signo solicitado y las figuras de racimos de uvas y rodajas de naranja en la parte inferior de la etiqueta en una característica distribución de colores, en la marca registrada)

15 4.3 Riesgo de confusión En virtud de las consideraciones anteriores la Sala considera que si bien existe identidad o similitud competitiva entre los productos distinguidos por los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre los signos, su coexistencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor respecto a los productos (confusión directa), ni respecto al origen empresarial de los mismos (confusión indirecta). En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que procede su acceso a registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2002 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de doble borde conteniendo una figura con forma de campana conteniendo la denominación SANTIAGO DE CUBA y las palabras RON y CARTA BLANCA, con su escritura característica sobre un paisaje campestre con construcciones, en la parte superior y dentro de un ovalo se muestra la representación de un sol naciente con montañas y alrededor las palabras SANTIAGO DE CUBA CUNA DEL RON LIGERO y en la parte inferior de la etiqueta se muestran palabras alusivas al producto y un rectángulo conteniendo la denominación RON CUBANO, en el trasfondo de la etiqueta se muestra la denominación RON CUBANO escrita en forma sucesiva, conforme al modelo, solicitado por Corporación Cuba Ron, S.A. (Cuba) para distinguir bebidas alcohólicas, especialmente ron de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Carmen Padrón Freundt. /sm LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 15-15