ACCIONANTE : CORPORACIÓN INFARMASA S.A.

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1 ACCIONANTE : CORPORACIÓN INFARMASA S.A. EMPLAZADA : YTALA GUEVARA VÁSQUEZ Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial Determinación de sanciones Lima, veintiuno de agosto de dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 19 de abril de 2007, Corporación Infarmasa S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Ytala Guevara Vásquez. Manifestó lo siguiente: (i) Es titular de la marca ASEPTIL ROJO y envase, que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. (ii) La emplazada viene comercializando el producto Ameriseptil Rojo y envase, el cual es confundible a su marca registrada. (iii) La Oficina de Signos Distintivos, el Tribunal del INDECOPI y la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, han denegado en diversas instancias el registro del signo Ameriseptil Rojo y envase, solicitado por Laboratorios América S.R.L. por resultar confundible con su marca registrada. (iv) Solicitó lo siguiente: - Se realice una inspección en el local de la emplazada. - Se dicten las siguientes medidas cautelares: i) cese de los actos denunciados, ii) retiro del mercado de los productos infractores, sus empaques, anuncios, publicidad, leyendas y cualquier otro material gráfico y/o físico que promueva la comercialización del producto infractor y, iii) comiso de los productos infractores, así como del material publicitario. Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones, tales como: copia de una boleta de venta emitida por la emplazada y copia de diversas resoluciones. Posteriormente, adjuntó una muestra física del producto comercializado por la emplazada. Mediante proveído de fecha 14 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos: - Admitió a trámite la acción interpuesta, disponiendo que se corra traslado de la misma, por el término de cinco días útiles, a Ytala Guevara Vásquez. 1-15

2 - De la revisión de las pruebas presentadas por la accionante, se advierte que la emplazada estaría utilizando el signo distintivo constituido por la representación tridimensional de un envase de color rojo conteniendo la denominación AMERISEPTIL ROJO dentro de un rectángulo con bordes redondeados, debajo se aprecia la denominación LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L., al lado izquierdo se aprecia la figura de un globo terráqueo con denominación AMÉRICA, el envase presenta combas pronunciadas y una tapa con estrías verticales, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. - De la revisión de los antecedentes respectivos, se desprende que la accionante es titular, entre otros, del Certificado Nº 61277, que protege la marca de producto constituida por el envase característico de color rojo, que contiene la denominación ASEPTIL ROJO, escrita en letras características de color blanco; en la parte inferior se aprecia una línea de color blanco, debajo de la cual aparece el logotipo de la letra S escrita en color rojo, dentro de un cuadrado de color blanco, y a su lado la denominación LABORATORIO SANITAS S.A. escrita en letras características; en la parte superior aparece la figura de una tapa de forma característica con estrías verticales, todo conforme al modelo, sin reivindicar la forma del envase y la figura de la tapa con estrías verticales, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. - En el caso de autos, se ha acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del daño, por lo que se dicta la medida cautelar consistente en el cese de uso del signo constituido por el envase característico AMERISEPTIL ROJO, materia de la presente acción, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, así como en el material publicitario, incluidos los carteles. - De verificarse en la diligencia ordenada la existencia de artículos de tal clase y/o de material publicitario en los que se use el signo materia del reclamo, se dicta la medida cautelar consistente en el comiso de tales artículos, incluyendo catálogos, folletería (con excepción de carteles). Con fecha 4 de junio de 2007, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local ubicado en Jr. Paruro Nº 926, stand 382-A (Centro Comercial Capón Center), Lima, dejándose constancia de la inexistencia del producto materia de la denuncia. Se trabó la medida cautelar de cese de uso. La encargada del local manifestó que hace aproximadamente dos meses no comercializan el producto objeto de denuncia. Mediante proveído de fecha 13 de junio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos: - Declaró rebelde a la emplazada al haber transcurrido el plazo sin que ésta haya absuelto el traslado de la acción. 2-15

3 - Citó a las partes a una audiencia de conciliación a llevarse a cabo el día 3 de julio de 2007, fecha en la cual se dejó constancia de la inasistencia de la accionante. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2008 (Debió decir Resolución Nº /OSD), la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta. Consideró lo siguiente: (i) Evaluados los medios probatorios presentados por la acciónante, así como lo manifestado por ésta y la información recabada en la diligencia de inspección, se establece que la emplazada ha comercializado productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, distinguidos con el signo AMERISEPTIL y envase. (ii) Desde el punto de vista fonético, la marca de la accionante incluye la frase ASEPTIL ROJO mientras que el signo incluye la frase AMERISEPTIL ROJO. Si bien la palabra ROJO constituye un término de uso frecuente para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, su presencia y disposición en ambos signos determina que la impresión sonora que generen sea similar. (iii) Se debe tener en cuenta que la marca denominativa AMERISEPTIL se encuentra registrada a favor de la firma Laboratorio Farmacéutico América S.R.L. mientras que la marca denominativa ASEPTIL se encuentra registrada a favor de la accionante. Sin embargo, en el caso de autos, es la coincidencia en el uso del término ROJO, a continuación de ambas, lo que determina que sonoramente generen un impacto similar. (iv) Desde el punto de vista gráfico, en ambos casos se trata de envases de color rojo con bases de forma ovoidal, presentando sus elementos denominativos ASEPTIL ROJO y AMERISEPTIL ROJO en el mismo tipo de letra y con el mismo color (blanco sobre fondo rojo), así como una similar disposición de elementos. Todo ello determina que visualmente generen un impacto también similar. (v) Es preciso señalar que, si bien ambos signos incluyen denominaciones que el público consumidor identificaría como referencias al origen empresarial de los productos a los que se encuentran aplicados (LABORATORIO SANITAS S.A. en la marca registrada y LABORATORIO FARMACÉUTICO AMERICA S.R.L. en el cuestionado), dada las semejanzas fonéticas y gráficas aludidas existe aún la posibilidad que asuma que existe algún tipo de relación o vinculación de carácter comercial u organizativo entre tales empresas, configurándose el supuesto de confusión indirecta. Por lo expuesto, la Oficina de Signos Distintivos: 3-15

4 - Prohibió a la emplazada el uso del signo AMERISEPTIL y envase, materia de autos, en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, precisándose que dicha prohibición incluye entre otras la comercialización de productos distinguidos con dicho signo. - Amonestó a la emplazada por la comisión de los hechos denunciados. Para ello, tuvo en consideración que: i) no existen elementos que permitan afirmar que la emplazada incurrió en la infracción de autos en forma intencional, ii) en la inspección practicada se verificó la inexistencia de productos infractores y, iii) no existen datos que permitan determinar a cuánto asciende el provecho ilícito que la emplazada pudo haber obtenido por la comisión de la infracción de autos. Con fecha 30 de enero de 2008, Ytala Guevara Vásquez interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente: (i) Comercializa distintas marcas de productos, y generalmente al comprarlos centra su atención en la calidad de los mismos, desconociendo si los laboratorios que los elaboran mantienen pugnas por productos cuya denominación o envase podrían considerarse como similares y que esto pudiera inducir a confusión a los consumidores (sic). (ii) No existe elemento alguno que permita afirmar que su persona incurrió en la infracción de manera intencional, y además, en su local no se encontró ningún producto con el signo en cuestión; es más, desde que tomó conocimiento de la presente denuncia dejó de comercializar el producto con el signo cuestionado. (iii) No existen datos que permitan determinar a cuánto asciende el provecho ilícito que pudo haber obtenido por la supuesta infracción de autos. No obstante haber sido debidamente notificada, Corporación Infarmasa S.A. no absolvió el traslado de la apelación. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si Ytala Guevara Vásquez ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Corporación Infarmasa S.A. b) De ser el caso, las sanciones a imponer a la emplazada. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes 4-15

5 Se ha verificado que: a) Corporación Infarmasa S.A. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por el envase característico de color rojo, que contiene la denominación ASEPTIL ROJO, escrita en letras características de color blanco; en la parte inferior se aprecia una línea de color blanco, debajo de la cual aparece el logotipo de la letra S, escrita en color rojo, dentro de un cuadrado de color blanco, y a su lado la denominación LABORATORIO SANITAS S.A., escrita en letras características; en la parte superior aparece la figura de una tapa de forma característica con estrías verticales, conforme al modelo, que distingue productos farmacéuticos y demás, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N 61277, vigente hasta el 27 de noviembre de b) Laboratorio Farmacéutico América S.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto AMERISEPTIL, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios y demás, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N 69840, vigente hasta el 2 de julio de c) Con fecha 3 de setiembre de 2002, Laboratorio Farmacéutico América S.R.L. (Perú) solicitó, en el Expediente N , el registro de la marca de producto constituida por la representación tridimensional de un envase de color rojo conteniendo la denominación AMERISEPTIL ROJO, dentro de un rectángulo con bordes redondeados, debajo se aprecia la denominación LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L., al lado izquierdo se aprecia la figura de un globo terráqueo con la denominación AMÉRICA, el envase presenta combas pronunciadas y una tapa con estrías verticales, conforme al modelo, para distinguir productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; desinfectantes, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. 5-15

6 Mediante Resolución N /TPI-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2003, la Sala de Propiedad Intelectual, confirmó la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 26 de setiembre de 2003, que denegó el registro de dicha marca. 2. Infracción a los derechos de propiedad industrial 2.1 Marco legal El artículo 238 de la Decisión establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Por su parte, el artículo 240 del Decreto Legislativo faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra 1 Artículo El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 2 Artículo Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados. Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio por decisión de la Oficina competente. En todo caso, se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal. 6-15

7 quien infrinja tales derechos o cuando exista peligro inminente de que tales derechos puedan ser conculcados. Asimismo, el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión Aplicación al caso concreto En el presente caso, de la revisión de los documentos presentados por la accionante (muestra física y boleta de venta emitida por la emplazada), así como de lo informado por la emplazada tanto en la diligencia de inspección de fecha 4 de junio de 2007, como en su escrito de apelación, se concluye que Ytala Guevara Vásquez ha comercializado productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, identificados con el signo constituido por la denominación AMERISEPTIL ROJO y envase rojo, tal como se aprecia a continuación: En tal sentido, para determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de Corporación Infarmasa S.A., debe establecerse si existe riesgo de Para tales efectos, entiéndase que cuando en el Título V se haga referencia a la Comisión, se entenderá referido al Jefe de Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado por la Oficina competente. 7-15

8 confusión entre el signo utilizado por la emplazada y la marca de la accionante base de su denuncia. 3. Determinación del riesgo de confusión La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 3. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 156-IP , en la cual se afirma que Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de 3 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...). 4 Ver nota 3. 5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 del 2 de diciembre del

9 otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, en el Proceso N 126-IP , el Tribunal Andino estableció que: Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos. 3.1 Similitud o conexión competitiva En el presente caso, se advierte que tanto el signo utilizado por la emplazada como la marca registrada distinguen productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. 3.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1273 del 7 de diciembre del

10 de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 147-IP y 156-IP El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de productos farmacéuticos resulta razonable asumir que el consumidor, al adquirir tales productos, hará un detenido examen de los productos en función de sus necesidades de salud. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. 7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1259 del 3 de noviembre del Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 (nota 5)

11 Conforme lo señala Fernández - Novoa 9, a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta. Señala que de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ; precisando que cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. ( ) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). 9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a

12 En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo utilizado por la emplazada como la marca registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto. Así, en ambos casos resultan relevantes tanto los elementos denominativos (y en éstos, las denominaciones AMERISEPTIL ROJO en el signo utilizado por la emplazada y ASEPTIL ROJO en la marca registrada, debido a que ocupan un lugar preponderante respecto de las denominaciones LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L. y LABORATORIO SANITAS S.A., respectivamente), como los figurativos y cromáticos, tal como se aprecia a continuación: Signo utilizado por la emplazada Marca registrada Realizado el examen comparativo correspondiente, de conformidad con lo señalado en la Resolución Nº /TPI-INDECOPI de fecha de fecha 24 de noviembre de 2003, desde el punto de vista fonético, si bien los signos difieren en las denominaciones AMERISEPTIL y ASEPTIL (que además se encuentran registradas en forma denominativa a favor de Laboratorio Farmacéutico América S.R.L. y Corporación Infarmasa S.A., respectivamente), ambos signos comparten la denominación ROJO en su conformación, lo cual determinará que 12-15

13 la pronunciación y entonación de las denominaciones AMERISEPTIL ROJO y ASEPTIL ROJO sea semejante 10. Desde el punto de vista gráfico se advierte que ambos signos presentan sus denominaciones (AMERISEPTIL ROJO y ASEPTIL ROJO) en el mismo tipo de letra y en el mismo color, (color blanco sobre fondo rojo). Además, la disposición de los elementos de los signos es muy similar, como es el caso de las denominaciones AMERISEPTIL ROJO y ASEPTIL ROJO a una misma altura (parte superior), así como las denominaciones referidas al origen empresarial de los productos: LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L. y logotipo de un globo terráqueo y LABORATORIO SANITAS S.A. y logotipo de la letra S (parte inferior). Todo lo anterior determina que la impresión gráfica de conjunto que producen los signos en cuestión sea similar. 3.3 Riesgo de confusión Por los argumentos expuestos, al existir identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión y dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se determina que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor. 4. Comisión del acto infractor En atención a lo expuesto, el signo usado por la emplazada resulta confundible con la marca registrada a favor de Corporación Infarmasa S.A., en tal sentido, y dado que no se ha acreditado la autorización de dicho titular para el uso de su marca, la conducta de la emplazada configura una infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión Determinación de las sanciones El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan. 10 Al respecto, cabe precisar que si bien no se podrá determinar la existencia de riesgo de confusión por la sola coincidencia del término ROJO, ello no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo

14 Asimismo, establece que las multas que la Oficina competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. Precisa además que la imposición y graduación de las multas será determinada por la Oficina competente y que la reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Cabe precisar que la sanción debe ser impuesta sobre la base del provecho ilícito obtenido por el emplazado al realizar el acto infractor y debe tenerse en consideración que toda sanción busca disuadir al infractor de seguir infringiendo los derechos de propiedad industrial de terceros. Asimismo, habrá que analizar la conducta procesal del emplazado durante el procedimiento, así como la gravedad de la falta. Finalmente, la multa debe ser impuesta teniendo en consideración las demás sanciones impuestas por la Autoridad, a fin de evitar que las sanciones apreciadas en su conjunto resulten desproporcionadas en relación con la infracción cometida. De la revisión del expediente, la Sala ha podido apreciar que: a) Se encuentra acreditado que la emplazada ha utilizado el signo AMERISEPTIL ROJO y envase, el cual es confundible con la marca registrada ASEPTIL ROJO y envase de la accionante. b) En la diligencia de inspección no se encontró producto alguno identificado con el signo cuestionado. c) Respecto del provecho obtenido por la emplazada, cabe precisar que no existen documentos que acrediten a cuánto asciende dicho provecho; apreciándose únicamente que la emplazada comercializó el producto con el signo cuestionado por un monto de S/ nuevos soles. d) En cuanto a la conducta de la emplazada, si bien ésta no cumplió con absolver el traslado de la denuncia, motivo por el cual fue declarada rebelde, sí asistió a la audiencia de conciliación programada. Por las consideraciones anteriores, corresponde confirmar la sanción de amonestación impuesta por la Oficina de Signos Distintivos. 6. Otros argumentos de la emplazada Ytala Guevara Vásquez ha manifestado que aproximadamente dos meses antes de la diligencia de inspección dejó de comercializar el producto con el signo cuestionado, precisando que son terceras personas las que le vendían el mismo

15 Al respecto, cabe mencionar que el inciso c) del Artículo 169 del Decreto Legislativo 823 establece que: El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: c) importar o exportar productos con la marca. Por tanto, el hecho de que la emplazada haya comercializado productos identificados con un signo que resulta confundible con la marca de la accionante, y que no haya acreditado que tiene autorización para ello, constituye un acto que atenta contra los derechos de Propiedad Industrial de Corporación Infarmasa S.A., careciendo de relevancia para ello si la emplazada elaboró o no dichos productos. Por otro lado, aun cuando actualmente la emplazada ya no comercialice los productos cuestionados o incluso lo haya dejado de hacer al tomar conocimiento de la presente denuncia, el hecho de que haya comercializado los mismos al momento de iniciarse la presente acción, determina que se haya configurado la infracción de autos. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N /OSD- INDECOPI de fecha 18 de enero de 2008 (Debió decir Resolución Nº /OSD). Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn /go. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 15-15