Registro de lema comercial - Frases descriptivas carentes de distintividad

Transcripción

1 SOLICITANTE : INDECO S.A. Registro de lema comercial - Frases descriptivas carentes de distintividad Lima, dieciocho de junio de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 28 de febrero del 2002, Indeco S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial CALIDAD DE ORO, para usarlo como complemento de la marca INDECO y figura, registrada bajo certificado N 46955, para distinguir conductores eléctricos en general y similares de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 7 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema solicitado por considerar que: (i) La frase CALIDAD DE ORO no contiene ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca INDECO y figura, careciendo de esta manera del carácter distintivo suficiente. (ii) El lema solicitado sólo pretende difundir o sugerir la idea que los conductores eléctricos y los demás productos que distingue la marca que se pretende publicitar con dicho lema son aquellos que tienen mejor calidad, o que se trata de productos con superior calidad o excelente calidad. Así, el lema comercial solicitado constituye una frase laudatoria que sólo se limita a elogiar a la marca y a los productos que ésta distingue. Con fecha 21 de enero del 2003, Indeco S.A. interpuso recurso de reconsideración manifestando que: i) Con el lema comercial CALIDAD DE ORO se pretende reforzar la distintividad de la marca registrada a favor de la solicitante, la misma que tiene 50 años en el mercado. En ese sentido, siendo una empresa que acaba de celebrar sus bodas de oro, es razonable suponer que el lema solicitado permitirá promocionar los años de experiencia en la fabricación de productos identificados con la marca INDECO y figura. ii) Presenta en calidad de nueva prueba instrumental tres revistas INDECO NOTICIAS, Revista Institucional de INDECO, correspondientes a febrero y noviembre del 2002, en las que aparece el logotipo alusivo a los 50 años de INDECO, en cuyo interior aparece el lema solicitado. 1-8

2 Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró que: (i) Teniendo en cuenta que tanto la evaluación de la distintividad de un signo como la evaluación del riesgo de confusión entre dos signos, no constituyen cuestiones de hecho sino de puro derecho, no se puede volver a efectuar un nuevo examen de registrabilidad del signo solicitado. (ii) En el presente caso, evaluados los documentos ofrecidos en calidad de nueva prueba instrumental, éstos demuestran solamente la publicidad a través de una revista institucional de la empresa solicitante, en la cual se observa cómo viene operando en el mercado la marca de producto a reforzar por el lema comercial solicitado, lo cual no aporta nuevos elementos de juicio que desvirtúen el argumento sustentatorio de la resolución recurrida, siendo más bien irrelevantes, dado a que aluden a cuestiones de hecho y no de derecho. Con fecha 2 de abril del 2003, Indeco S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló lo siguiente: i) Revisada la resolución impugnada, se concluye que la Primera Instancia incurre en contradicción al afirmar en un primer instante que la evaluación de la distintividad de un signo es una cuestión de puro derecho, y luego que la nueva prueba instrumental presentada no desvirtúa el fundamento de la resolución impugnada. ii) A efectos de denegar el registro del signo solicitado, la Oficina de Signos Distintivos señaló que la frase CALIDAD DE ORO es banal y poco ingeniosa, por lo que no cumpliría con la función de complementariedad de la marca, lo cual constituye una afirmación que, además de agraviante, es totalmente subjetiva, puesto que no se ha establecido ningún parámetro que establezca cuales son frases ingeniosas y cuales no. iii) El criterio subjetivo de la Oficina de Signos Distintivos contraviene lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, puesto que el lema solicitado sí tiene carácter distintivo, razón por la cual podría ser complemento de la marca registrada a favor de la solicitante. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial CALIDAD DE ORO reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes 2-8

3 Se ha verificado que Indeco S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación INDECO escrita en letras características precediendo a la figura de un muñeco característico, conforme al modelo, que distingue conductores eléctricos en general y similares, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, registrada el 30 de diciembre de 1982, bajo certificado N 46955, vigente (al haber sido renovado) hasta el 30 de diciembre del Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En ese sentido, se debe considerar que en dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor -a través de información o sugestión- concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial -conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria- debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste -al igual que la marca que publicita- sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone -además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho)- una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la 4-8

5 marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. Cabe destacar que, contrariamente a lo señalado por la solicitante, existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 74-IP , en la 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 del 27 de febrero del

6 cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. Agrega que...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto 6-8

7 En el presente caso, se aprecia que con el lema comercial solicitado CALIDAD DE ORO, se pretende difundir la idea de que los productos distinguidos con la marca INDECO y figura, se caracterizan por su excelencia o superioridad, siendo ésta una característica o cualidad esperada por el público consumidor. Asimismo, se ha podido constatar que es muy frecuente la utilización de frases, tales como CALIDAD SUPERIOR, 100% CALIDAD, CALIDAD DE EXPORTACIÓN, DE CALIDAD INTERNACIONAL, CALIDAD GARANTIZADA, DE CALIDAD TOTAL, CALIDAD QUE SE IMPONE, para promocionar diversos productos y servicios en el mercado. Por tal razón, el lema solicitado constituye una frase que describe e informa directamente al consumidor acerca de una de las características de los productos que la solicitante ofrece en el mercado con su marca. Asimismo, por ser simple y banal, dicha frase no es distintiva, razón por la que no podrá ser asociada con una marca de producto determinada. Finalmente, cabe agregar que de concederse un derecho de exclusiva sobre el lema comercial CALIDAD DE ORO, se impediría que otras empresas que comercializan conductores eléctricos y afines utilicen dicha frase u otra similar. Por lo anterior, es mejor dejarla libre para que pueda ser utilizada por todos los competidores. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión 486- razón por la cual no procede acceder a su registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo del 2003, por sus efectos la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 7 de enero del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial CALIDAD DE ORO, solicitado por Indeco S.A. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. 7-8

8 /pl LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 8-8