Resolución: Nº /CSD-INDECOPI Comisión de Signos Distintivos Vice-Presidente de la CSD: Hugo Fernando González Coda

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1 Resolución: Nº /CSD-INDECOPI Comisión de Signos Distintivos Vice-Presidente de la CSD: Hugo Fernando González Coda Lima, 28 de febrero de 2014 EXPEDIENTE : ACCIONANTE EMPLAZADA MATERIA : TOTVS S/A : HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. : CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO RECONSIDERACIÓN 1. ANTECEDENTES 1.1. Fundamentos de la Resolución recurrida Mediante Resolución Nº /CSD-INDECOPI de fecha 01 de febrero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por TOTVS S/A, de Brasil y en consecuencia dispuso CANCELAR el registro de la marca de servicio constituida por la denominación TOTTUS HIPERMERCADO y logotipo conforme al modelo adjunto: Inscrita con certificado de registro N 48932, vigente hasta el 28 de noviembre de 2017, a favor de HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., de Perú, para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional. Al respecto, la Comisión consideró lo siguiente: - A pesar de haber sido debidamente notificada, tal como consta en el cargo de recepción de la cédula de notificación (fojas 15), la emplazada HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca de servicio constituida por la denominación TOTTUS HIPERMERCADO y logotipo, para distinguir los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional, para los que fue otorgada. Página 1 de 9

2 1.2. Fundamentos del recurso de reconsideración Mediante escrito de fecha 02 de marzo de 2012, HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., de Perú, interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Nº /CSD- INDECOPI de fecha 01 de febrero de 2012 y solicita se declare infundada la acción de cancelación interpuesta por la accionante. Al respecto, la recurrente alega que la marca y nombre comercial TOTTUS, gozan de notoriedad y prestigio en nuestro país. Asimismo, alega que las marcas solicitadas por la accionante TOTVS S/A son confundibles con la marca y el nombre comercial notoriamente conocidos de su empresa. Finalmente, señala que presenta como nueva prueba fotografías de la página web las cuales, según señala, acreditan la notoriedad de la marca y nombre comercial TOTTUS. Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2013, la accionante señala que la emplazada no ha aportado pruebas suficientes que acrediten el uso de la marca materia de cancelación, por lo que debe declararse infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente. Adjunta copia de una resolución emitida en un procedimiento de cancelación de registro de marca de producto seguido entre las mismas partes. 2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si la nueva prueba presentada por HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. desvirtúa los argumentos de la resolución impugnada. 3. ANÁLISIS DE LO ACTUADO 3.1. Informe de Antecedentes Del informe de antecedentes, se ha verificado que HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación TOTTUS HPERMERCADO escrita en letras características, al extremo izquierdo se aprecia la figura estilizada de una manzana, todo en la combinación de colores verde y negro; conforme al modelo adjunto: Inscrita el 28 de noviembre de 2007, con certificado Nº 48932, vigente hasta el 28 de noviembre de 2017, que distingue Servicios de diseño y desarrollo de software y computadores, creación y mantenimiento de páginas web para terceros, servicios de alojamiento en servidores para sitios web; diseño de sistemas informáticos, programación computacional; duplicación de programas informáticos; instalación, actualización y elaboración de software para computadores; re-constitución de bases de datos; conversión de datos o de documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; conversión de datos y programas informáticos; instalación de software de computadores; alquiler de computadores, software y accesorios computacionales; creación para terceros, de índices de información, Página sitios2 de y 9otros recursos disponibles en redes

3 computacionales; asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de computación, sitio web y software; recuperación de información computacional; servicios jurídicos, servicios de mediación y arbitraje; asesoramiento en propiedad intelectual e industrial, administración de derechos de autor, concesión de licencias de propiedad intelectual; dirección de procedimientos judiciales, contenciosos y litigios; investigación legales y judiciales, de la clase 42 de la Clasificación Internacional Naturaleza del recurso de reconsideración El recurso de reconsideración tiene como objeto posibilitar al mismo órgano que dictó la resolución impugnada, la revisión de su propia Resolución considerando nuevos elementos que no se tuvieron en cuenta al momento de resolver, los cuales están constituidos por la denominada nueva prueba, la misma que debe cumplir con ciertos requisitos, siendo estos: que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento de expedirse la resolución recurrida y, además, que sea pertinente, es decir que tenga relación directa con el tema que fue objeto de controversia, a fin que por su propio mérito sea capaz de desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada Procedencia del recurso de reconsideración A tenor de lo dispuesto en el artículo 131 del Decreto Legislativo Nº contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba. Entre los requisitos del recurso de reconsideración se consideran: - El plazo para ser interpuesto, que es dentro de los quince días siguientes de notificada la resolución que se impugna, - Que sea formulada ante la Comisión de Signos Distintivos y, - Que esté acompañado de nueva prueba que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento de expedirse la resolución recurrida. En el presente caso, la recurrente fue notificada con la Resolución Nº /CSD- INDECOPI, el 08 de febrero de 2012, habiendo interpuesto el presente recurso el 02 de marzo de En ese sentido, se advierte que la recurrente ha interpuesto el presente recurso de reconsideración dentro del plazo estipulado en el artículo al que se ha hecho referencia en el párrafo anterior y pretende desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida con documentos presentados como nueva prueba señalados en el numeral 1.2., de la presente Resolución. 1 El citado artículo recoge la norma equivalente anteriormente regulada en el artículo 247º del Decreto Legislativo Nº 823, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Página 3 de 9

4 3.4. Valoración de los medios de prueba A efectos de desvirtuar los argumentos de la resolución recurrida la recurrente presenta como nueva prueba impresiones de la página web capturadas con fecha 02 de marzo de Sin embargo, tomando en cuenta lo alegado por la recurrente, se procederá a analizar (i) Si corresponde en el presente procedimiento evaluar el carácter notorio del nombre comercial TOTTUS y la marca TOTTUS alegada por la recurrente; (ii) De ser el caso, si se ha acreditado el carácter notorio del nombre comercial TOTTUS y de la marca TOTTUS; y finalmente, (iii) Si con la nueva prueba presentada se ha acreditado el uso de la marca de servicio TOTTUS HIPERMERCADO y logotipo, inscrita con certificado Nº 48932, a favor de la recurrente Respecto a la alegada notoriedad del nombre comercial TOTTUS y la marca TOTTUS HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., al interponer el recurso de reconsideración, señaló que la marca y el nombre comercial TOTTUS son notoriamente conocidos, para lo cual adjunto medios probatorios con los cuales pretende demostrar lo alegado. Al respecto, esta Comisión conviene en señalar que la acción de cancelación está regulada expresamente por la Decisión 486, en los artículos que van del 165 al 170, en los cuales no se establece en favor de las marcas notorias un estado de excepción que limite en favor de cualquier interesado, el poder iniciar dicha acción contra una marca que tenga tal carácter, no habiéndose establecido en dicha normativa, consecuentemente, ninguna hipótesis de improcedencia respecto de una acción de cancelación que pudiera estar dirigida contra un registro marcario, cuando la marca en cuestión fuera notoria. En dichas normas, adicionalmente, tampoco se ha establecido que, iniciada una acción de cancelación por falta de uso contra una marca que tuviera la calidad de notoria, el titular de la marca registrada podrá oponer al accionante la calidad de notoria de su marca y así impedir la cancelación del registro. Finalmente, en el conjunto de normas que en la Decisión 486 establecen y determinan los requisitos, las características y el régimen de protección de las marcas notorias, no existe ninguna disposición que establezca en favor de éstas, a modo de excepción, la posibilidad de mantener su registro, aun cuando no se pruebe el uso de dichas marcas, en una acción de cancelación contra ellas. Atendiendo a los alcances normativos antes referidos, esta Comisión considera, adicionalmente, que la pérdida del registro por falta de uso de una marca notoria previamente declarada como notoria no es un efecto contrario al carácter notorio de una marca, puesto que aun con la pérdida del registro, la marca notoria mantendrá dicha calidad, que le permitirá a su titular ejercer todas las prerrogativas que le reconoce la Decisión 486; ni es una circunstancia que propicie el aprovechamiento injusto del prestigio de dicha marca ni su dilución, porque aun reconociéndose la existencia de un derecho preferente en favor del accionante vencedor en la acción de cancelación, su futura pretensión de registro todavía estará sujeta al examen de registrabilidad correspondiente, en el que el carácter notorio de la marca cancelada, podrá oponerse a dicha pretensión, impidiendo la afectación de la marca notoria. Así entonces, a criterio de esta Comisión, Páginasi 4 de bien 9 es posible que en el procedimiento

5 de cancelación por falta de uso el titular de la marca objeto de dicha acción presente pruebas de la notoriedad que pudiera alegar, ello no puede pretender tener como resultado que se declare la improcedencia de la acción de cancelación o su falta de fundamento, puesto que tales declaraciones no están previstas en la legislación positiva vigente, sino que tales pruebas únicamente servirán para revelar que, de ser acreditada la notoriedad de la marca, este carácter pueda ser oponible al eventual ejercicio del derecho preferente. En tal sentido, corresponderá entonces a quien inicie una acción de cancelación contra una marca cuya notoriedad pueda ser reconocida en dicho procedimiento, evaluar la conveniencia y utilidad tanto de la pretensión de la cancelación del registro, como del eventual ejercicio del derecho preferente. En consecuencia, dado que la notoriedad de la marca y del nombre comercial TOTTUS han sido alegados, y, en el contexto de los criterios desarrollados en la presente resolución, se procederá a evaluar si la emplazada ha cumplido con acreditar que la mencionada marca y el nombre comercial ostentan la condición de notorios Marco conceptual y legal El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad. En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria. De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del Página 5 de 9

6 país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria. Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto. A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma. Página 6 de 9

7 Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N /TPI- INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de , la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486. Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[ ] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [ ]" 3. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente. En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido procedimental 4. En este orden de ideas, ésta Comisión procederá a evaluar los medios probatorios presentados por la recurrente en el presente procedimiento. 2 Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 06-IP Pág Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 09-IP Nota Nº 17. Pág. 13. La referencia corresponde al Proceso Nº 08-IP-95. Página 7 de 9

8 Análisis de la alegada notoriedad del nombre comercial y marca TOTTUS En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad del nombre comercial y marca TOTTUS, la emplazada ha presentado impresiones de la página web capturadas con fecha 02 de marzo de De la revisión de los medios probatorios presentados por la empresa recurrente cabe señalar que las impresiones de la referida página web fueron capturadas con fecha 02 de marzo de 2012, siendo que las mismas contienen información concerniente a algunos aspectos relativos a la empresa recurrente, tales como su origen, misión, visión y ubicación de sus tiendas; sin embargo, de dichos medios probatorios no se desprende el grado de conocimiento de la marca y nombre comercial cuya notoriedad se alega por parte del público consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina. En atención a lo expuesto, la Comisión considera que los medios probatorios presentados son insuficientes a efectos de acreditar la notoriedad de la marca y nombre comercial TOTTUS. En consecuencia, corresponde declarar infundada la alegación de la parte recurrente respecto a la notoriedad de la marca y nombre comercial TOTTUS Respecto del uso de la marca TOTTUS HIPERMERCADO y logotipo (certificado Nº 48932). Previamente al análisis de los medios probatorios presentados, conviene precisar que los mismos deberán acreditar el uso de la marca materia de cancelación en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 18 de mayo de 2011, debe acreditarse el uso de la marca TOTTUS HIPERMERCADO y logotipo (certificado Nº 48932) dentro del periodo de tres años precedentes a dicha fecha, es decir entre el 17 de mayo de 2008 y el 17 de mayo de En ese sentido no serán tomados en cuenta en el presente análisis las impresiones de la página web adjuntadas por la recurrente, toda vez que las mismas fueron capturadas con fecha 02 de marzo de 2012, por lo que no es posible determinar si el contenido de la citada página web se encontraba disponible dentro del periodo de prueba antes señalado. Por lo expuesto, ésta Comisión considera que no se ha acreditado un uso efectivo en el mercado de la marca TOTTUS HIPERMERCADO y logotipo (certificado Nº 48932), para distinguir los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional cuyo uso no se acreditó en la resolución recurrida. En ese sentido, los medios probatorios presentados por la emplazada como nueva prueba sustento del recurso de Reconsideración no desvirtúan por mérito propio el fundamento por el que se dispuso declarar fundada la acción de cancelación interpuesta por TOTVS S/A, de Brasil, razón por la cual corresponde desestimar el recurso interpuesto Conclusión En atención a lo expuesto, en el presente caso corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto Página por HIPERMERCADOS 8 de 9 TOTTUS S.A., de Perú.

9 La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., de Perú, contra la Resolución Nº /CSD-INDECOPI de fecha 01 de febrero de Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Fausto Vienrich Enriquez y Gonzalo Ferrero Diez Canseco. Regístrese y comuníquese HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos Página 9 de 9