SOLICITANTE : FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.

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1 SOLICITANTE : FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. OPOSITORA : MAC S.A. Registro de lema comercial Oposición andina - Riesgo de confusión entre un lema comercial y marcas registradas que distinguen productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia Lima, veinte de febrero de dos mil nueve. I. ANTECEDENTES Con fecha 5 de setiembre de 2007, Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial LA ENERGÍA QUE LLEVAS DENTRO para usarse como complemento de la marca ETNA PODER QUE DURA MÁS! POWER y logotipo, inscrita bajo Certificado Nº 82267, que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 11 de febrero 2008, Mac S.A. (Colombia) formuló oposición al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente: (i) Es titular, en Perú, de las siguientes marcas de producto y de servicio registradas: MARCA CERTIFICADO VIGENCIA CLASE ENERGITECA y logotipo /01/ ENERGITECA /07/ ENERGITECA y logotipo /02/ ENERGITECA /02/ (ii) Es titular, en Colombia, de la marca de producto MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE, que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. (iii) Para acreditar su interés real en el Perú, ha solicitado el registro de la marca de producto MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE, tramitada bajo Expediente Nº (iv) Existe vinculación competitiva entre los servicios y productos que distinguen sus marcas registradas con los productos que distingue la marca que publicitará el lema comercial solicitado. (v) Los signos en conflicto resultan similares tanto gráfica como fonéticamente. Posteriormente, adjuntó copia del Certificado Nº 13885, correspondiente al registro en Colombia de la marca MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE. 1-17

2 Con fecha 11 de marzo de 2008, Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente: (i) Su empresa ha sido titular del lema comercial LA ENERGÍA QUE LLEVAS DENTRO, inscrito bajo Certificado Nº 3386, para ser usado como complemento de la marca ETNA y logotipo (Certificado Nº 12436), el cual estuvo vigente hasta 17 de enero de 2005; aún así durante todos estos últimos años el lema comercial ha sido utilizado por su empresa. (ii) Las marcas registradas a favor de la opositora fueron concedidas encontrándose vigente el lema comercial registrado a su favor. (iii) La marca ENERGITECA, tiene la partícula ENERGI que hace referencia a la energía, que al incluirle la partícula TECA, genera un signo que puede ser claramente diferenciado por el consumidor; mientras que el lema comercial solicitado ENERGÍA QUE LLEVAS DENTRO es usado como complemento de su marca ETNA, la cual tiene un gran prestigio en el mercado y es reconocida por el público consumidor, por lo que no existe peligro de inducir a confusión a los consumidores. (iv) Asimismo, no existe riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado y la marca registrada en Colombia a favor de la opositora; en razón a que el término ENERGÍA presente en ambos signos es una palabra descriptiva de una de las característica del producto al que se refieren, ya que los acumuladores eléctricos y baterías brindan energía para los vehículos automotores. (v) En la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas distintas marcas que incluyen en su conformación el término ENERGÍA, tales como: BATERIAS ESCOBAT ENERGÍA QUE NO CUESTA MÁS! y logotipo (Certificado Nº ); BATTERY QUICKSTART ENERGÍA PODER DURACIÓN y logotipo (Certificado Nº ); ENERGIX BATTERY ENERGÍA PODER DURACIÓN y logotipo (Certificado Nº ); FULLBATT ENERGÍA PODER DURACIÓN y logotipo (Certificado Nº ). Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 21 de mayo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: (i) El solicitante es titular de la marca de producto ETNA PODER QUE DURA MÁS! y logotipo (Certificado Nº 82267) que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, fue titular del lema comercial LA ENERGÍA QUE LLEVAS DENTRO (Certificado Nº 3386), en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, habiendo caducado el 17 de enero de 2005, como consecuencia del vencimiento de la marca de producto de la cual era el complemento. 2-17

3 (ii) Mac S.A. es titular en Perú de las marcas ENERGITECA y logotipo (Certificados Nº y 37198) y ENERGITECA (Certificados Nº y 37197) registradas para distinguir productos de la clase 9 y servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. Además, es titular en Colombia, de la marca de producto MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE inscrita bajo Certificado Nº que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, y ha solicitado mediante Expediente Nº , el registro del referido signo en el Perú para acreditar su interés real en los términos a los que se refiere el artículo 147 de la Decisión 486. (iii) Respecto a la Oposición Andina formulada por la opositora: - La oposición formulada se sustenta en el registro de la marca de producto MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE, en Colombia, inscrita con Certificado Nº , para distinguir baterías para uso automotor de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial; asimismo, la opositora ha solicitado, en el Perú, el registro de la referida marca, tramitada bajo Expediente Nº En consecuencia, al ser titular de una marca inscrita en un país miembro de la Comunidad Andina y al haber solicitado el registro de la marca en nuestro país, se entiende que Mac S.A. ha acreditado tener el legítimo interés para formular oposición al registro del lema solicitado. (iv) Respecto a las marcas registradas ENERGITECA (Certificado Nº 38877); ENERGITECA y logotipo (Certificado Nº 93917) - La marca a publicitar con el lema comercial solicitado va a distinguir productos que se encuentran incluidos entre los que distinguen las marcas registradas. - Al estar conformados por distintas denominaciones, y en el caso de la marca registrada bajo Certificado Nº por la representación estilizada de un elipse, ambos signos generan una impresión visual y sonora de conjunto diferente. - No obstante que los productos que distingue la marca a publicitar con el lema comercial solicitado se encuentran incluidos entre los productos que distinguen las marcas registradas, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes, se determina que su coexistencia no es susceptible de generar confusión en el público consumidor (v) Respecto a la marca registrada MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE (Certificado Nº ): - La marca a publicitar con el lema comercial solicitado va a distinguir productos que se encuentran incluidos entre los que distingue la marca registrada. 3-17

4 - Los signos en conflicto no son confundibles debido a la inclusión de otros elementos denominativos adicionales, lo cual genera diferencias gráficas y fonéticas entre ambos signos. - No obstante que los productos que distingue la marca a publicitar con el lema comercial solicitado se encuentran incluidos entre los productos que distingue la marca registrada en Colombia, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes, se determina que su coexistencia no es susceptible de generar confusión en el público consumidor. (vi) Respecto a las marcas registradas ENERGITECA (Certificado Nº 37197); ENERGITECA y logotipo (Certificado Nº 37198): - Tratándose de servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, no existe similitud o conexión competitiva entre la marca a publicitar con el lema comercial solicitado y las marcas registradas, toda vez que tienen distinta naturaleza y finalidad, satisfacen necesidades diferentes, están dirigidos a distinto sector del público consumidor y los canales de comercialización son diferentes. - Al estar conformados por distintas denominaciones, y en el caso de la marca registrada bajo Certificado Nº por la representación estilizada de un elipse, ambos signos generan una impresión visual y sonora de conjunto diferente. - Dado que los servicios que distinguen las marcas registradas no guardan similitud o conexión competitiva con los productos que distingue la marca que pretende publicitar el lema comercial solicitado, no es susceptible de generar confusión en el público consumidor. Con fecha 13 de junio de 2008, Mac S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a la similitud entre el signo solicitado y las marcas registradas ENERGITECA y ENERGITECA y logotipo inscritas bajo Certificados Nºs y Agregó lo siguiente: - La frase LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO informa de manera directa acerca de las características de los productos que distingue la marca registrada ETNA y logotipo y constituye un atributo que es esperado y deseable de los productos que distingue la marca registrada que se pretende publicitar con el lema comercial solicitado. - El lema comercial solicitado estaría atribuyendo cualidades a los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial de las que también gozan otros productos, por lo que de concederse un derecho de exclusiva sobre el referido lema comercial impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer productos de naturaleza similar utilicen dicha expresión para publicitarlos libremente. 4-17

5 - El lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. No obstante ser debidamente notificada, Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A. no cumplió con absolver el traslado del recurso de apelación. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO y las marcas registradas ENERGITECA, ENERGITECA y logotipo y MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación ETNA escrita en forma característica, sobrepuesta a una figura rectangular con ángulos curvos, debajo se aprecia la frase PODER QUE DURA MAS!, en la esquina derecha superior se aprecia la palabra POWER, en los colores rojo, celeste, azulino, blanco y amarillo; conforme al modelo, que distingue acumuladores eléctricos, baterías en general y sus accesorios, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 82267, vigente hasta el 6 de agosto de Cabe precisar que fue titular del lema comercial LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO, inscrito bajo Certificado Nº 3386, vigente hasta el 8 de setiembre de 2008, para usarse como complemento de la marca de producto ETNA y logotipo, inscrita bajo Certificado Nº 12436, vigente hasta el 17 de enero de En consecuencia, habiendo caducado la marca registrada, se ha de entender que también ha caducado el referido lema comercial. 5-17

6 b) Mac S.A. es titular de las siguientes marcas registradas en el Perú: - Marca de producto ENERGITECA, que distingue aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos baterías eléctricas; equipos de comunicación, procesadores de señales receptores de comunicaciones y demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 38877, vigente hasta el 31 de julio de Marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación ENERGITECA escrita en letras características y la figura de una elipse, sobre la letra I se aprecia un círculo, todo en los colores amarillo, gris, azul y rojo; conforme al modelo, que distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 93917, vigente hasta el 9 de enero de Marca de servicio ENERGITECA, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales como baterías, llantas y en general productos para motores (con excepción de su transporte) permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 37197, vigente hasta el 3 de febrero de Marca de servicio constituida por la denominación ENERGITECA escrita en letras características, y el diseño de una figura circular representando 6-17

7 el punto en la letra I, en la parte central la representación estilizada de un elipse, todo en los colores amarillo, negro, azul, blanco y rojo; conforme al modelo, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales como baterías, llantas y en general productos para motores (con excepción de su transporte) permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 37198, vigente hasta el 3 de febrero de Marca de producto MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE, que distingue baterías para uso automotor, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº , vigente hasta el 15 de julio de Cabe precisar que dicha marca fue solicitada para acreditar el interés real de la opositora de incursionar en el mercado peruano. En la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares lemas comerciales que incluyen en su conformación la denominación ENERGIA, tales como: ENERGIA PARA QUE SIGAS, SIGAS Y SIGAS (Certificado Nº 37246),ENERGIA PARA EL DESARROLLO (Certificado Nº 3588), ENERGIA POR MUCHO MÁS TIEMPO (Certificado Nº 2661), FULLBAT ENERGIA, PODER, DURACIÓN (Certificado Nº ), RECORD FUENTE DE ENERGIA, BATERIAS RECORD SON MEJORES (Certificado Nº 2464) En la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen en su conformación la denominación ENERGIA, tales como: ACTIVA BATERIAS MAS ENERGIA! y logotipo (Certificado Nº 68362); BATERIAS ECOBAT ENERGIA QUE NO CUESTA MAS! Y logotipo (Certificado N ); BATTERY QUICKSTART ENERGIA PODER DURACION y logotipo (Certificado Nº ); E ELECTROPERU LA ENERGIA DE LOS PERUANOS y logotipo (Certificado Nº ), entre otras. 7-17

8 2. Cuestión previa Previamente a resolver el presente caso, la Sala de Propiedad Intelectual considera necesario hacer las siguientes precisiones: (i) Si bien Mac S.A. en su oposición menciona que es titular en el Perú 2 y Colombia 3 de diversas marcas registradas a su favor, con las cuales el signo solicitado resulta confundible, dichos argumentos fueron desestimados por la Oficina de Signos Distintivos, habiendo la opositora impugnado sólo el extremo referido al riesgo de confusión existente entre el lema comercial solicitado y las marcas ENERGITECA y logotipo (Certificado Nº 93917) y ENERGITECA (Certificado Nº 38877) registradas en Perú a su favor para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial y la marca MAC ENERGIA MAS ALLÁ DEL LIMITE (Certificado Nº ) registrada en Colombia para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, los argumentos que fueron desestimados por la Primera Instancia al no haber sido impugnados por la empresa opositora han quedado consentidos, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto por parte de la Sala. (ii) Si bien la opositora ha alegado ante la Segunda Instancia que el lema comercial solicitado LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO, informa de manera directa acerca de las características de los productos que distingue la marca ETNA y logotipo, por lo que se encontraría incurso en la prohibición de registro del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, dicho argumento no es pasible de ser evaluado por la Sala al ser un argumento adicional al invocado en su oposición. En efecto, a criterio de la Sala, no cabe pronunciarse sobre los nuevos argumentos invocados por la opositora, pues ello atentaría contra el derecho de defensa 4 de la solicitante, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia administrativa el fallo expedido por la anterior, situación que en este caso se produciría por el hecho de que la Sala estaría emitiendo 2 La opositora alegó ser titular en el Perú de las marcas ENERGITECA y logotipo (Certificado Nº 93917) y ENERGITECA (Certificado Nº 38877), ambas registradas para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, y de las marcas ENERGITECA y logotipo (Certificado Nº 37198) y ENERGITECA (Certificado Nº 37197), registradas para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. 3 La opositora alegó ser titular en Colombia de la marca MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE registrada para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. 4 Derecho reconocido en el artículo 139 inciso 14) de la Constitución Política del Perú de

9 pronunciamiento respecto de cuestiones que no fueron analizadas previamente por la Dirección de Signos Distintivos. 3. Oposición Andina 3.1Marco Legal El artículo de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma. En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el cercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado Peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro. 3.2 Aplicación al caso concreto En el presente caso, Mac S.A. citó como uno de los fundamentos de su oposición la marca MAC ENERGÍA MAS ALLÁ DEL LÍMITE registrada a su favor en Colombia, (Certificado Nº ) que distingue baterías para uso automotor, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Con el fin de acreditar su interés real en el Perú, mediante Expediente Nº , solicitó el registro de la marca de producto MAC ENERGÍA MAS ALLÁ DEL LÍMITE, para distinguir baterías para uso automotor, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue concedida mediante Certificado Nº Artículo 147 a efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembro, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá de acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. 9-17

10 Al respecto, se observa que el signo solicitado en el Perú es igual al registrado en Colombia y los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir son los mismos que distingue dicha marca en Colombia. Por lo anterior, Mac S.A. acreditó su interés real de incursionar en el mercado local con su marca MAC ENERGÍA MAS ALLÁ DEL LÍMITE, registrada en Colombia, por lo que corresponde a continuación determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas. 4. Determinación del riesgo de confusión El artículo 136 incisos a) 6, b) 7 y c) 8 de la Decisión 486, sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca, del nombre comercial o lema comercial, a diferencia de la Decisión 344 que en su artículo 83 incisos a) 9, b) 10 y c 11 prohibía el registro de signos que fueran semejantes siempre que pudiesen inducir al público a error. 6 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) 7 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...) 8 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...). 9 Artículo 83.- ( ) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ). 10 Artículo 83.- ( ) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (.). 11 Artículo 83.- ( ) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (...)

11 La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos servicios actividades económicas, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos, servicios o actividades económicas, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada. De otro lado, en el Proceso N 2-IP , el Tribunal Andino estableció que: La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre las actividades, productos, o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 incisos a), b) y c) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de las actividades, productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos. 4.1 Similitud y/o conexión competitiva entre los productos y servicios En el presente caso, la marca a publicitar con el lema comercial solicitado distingue acumuladores 13 eléctricos, baterías en general y sus accesorios, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. 12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del Acumulador: pila reversible que acumula energía durante la carga y la restituye en la descarga. Batería eléctrica: acumulador o conjunto de varios acumuladores de electricidad

12 a) Respecto a la marca registrada ENERGITECA (Certificado Nº 38877) La marca registrada ENERGITECA distingue aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos baterías eléctricas; equipos de comunicación, procesadores de señales receptores de comunicaciones y demás productos, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, se advierte que los productos que distingue la marca a publicitar con el lema comercial solicitado (acumuladores, baterías en general y sus accesorios) se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada toda vez que está distingue todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Además ambos signos coinciden en distinguir baterías de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. b) Respecto a la marca registrada ENERGITECA y logotipo (Certificado Nº 93917) La marca registrada distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se advierte que los productos que distingue la marca a publicitar con el lema comercial solicitado se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada (aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad). c) Respecto a la marca registrada MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE registrada en Colombia (Certificado Nº ) La marca registrada distingue baterías para uso de motor, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. En http//: Fecha de consulta 4 de febrero de

13 Al respecto, se advierte que existe identidad entre algunos de los productos que distingue la marca a publicitar con el lema comercial solicitado (baterías en general) y los productos que distingue la marca registrada (baterías para uso automotor). 4.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 147-IP y 156-IP El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de productos comprendidos en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará un alto grado de atención al momento de adquirirlos, en razón a sus necesidades particulares, precios y garantía del proveedor que comercializa tales productos. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. 14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1259 del 3 de noviembre del Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 (nota 3)

14 También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación sobre la materia, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa 16, a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta. Señala que de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ; precisando que cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. ( ) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a 16 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a

15 saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que algunas de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto. En el caso de la marca registrada ENERGITECA y logotipo (Certificados Nº 93917), se advierte que tanto el aspecto denominativo (ENERGITECA) como el aspecto figurativo (conformado por la figura de una elipse, y un circulo ubicado sobre la letra I, todo en una particular combinación de colores amarillo, gris, azul y rojo) resultan relevantes, tal como se aprecia a continuación: Previamente al examen comparativo entre los signos, cabe precisar que el lema comercial es una frase usada como complemento de una marca y sólo de esa manera se presentan los lemas en el mercado, por lo que cualquier cotejo con otro signo debe hacerse considerando al conjunto como una unidad indivisible. Es de considerar que la connotación que posee el lema solicitado LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO alusiva a la fuerza y el poder que está al interior de algo constituye el elemento protegido como lema comercial. En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman. Además, constituye una frase y como tal expresa una idea- que siempre ha de estar acompañada por la marca que publicita (ETNA PODER QUE DURA MÁS! POWER y logotipo) 15-17

16 Realizado el examen comparativo entre los signos se advierte lo siguiente: a) Entre el lema comercial solicitado LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO y la marca registrada ENERGITECA (Certificado Nº 38877) - El lema comercial LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO es una expresión que transmite un mensaje publicitario cuyo contenido es totalmente distinto al concepto a que se refiere la marca ENERGITECA. Así, la frase LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO del lema comercial solicitado es alusiva a la fuerza y el poder que está al interior de algo, a diferencia de la marca registrada que por su composición evocará en la mente de consumidor la idea de energía. - La particular composición del lema en cuestión determina una distinta pronunciación y escritura respecto a la expresión ENERGITECA que conforma la marca registrada. b) Entre el signo solicitado LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO y la marca registrada ENERGITECA y logotipo (Certificado Nº 93917) Se mantienen las mismas diferencias que las señaladas en el punto a). Cabe precisar que la inclusión de elementos figurativos relevantes en la marca registrada, constituida por la figura de una elipse, y un circulo ubicado sobre la letra I, todo en una particular combinación de colores amarillo, gris, azul y rojo, contribuirá a diferenciar visualmente ambos signos. c) Entre el signo solicitado LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO y la marca registrada en Colombia MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE - El lema comercial LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO es una expresión que transmite un mensaje publicitario cuyo contenido es totalmente distinto al concepto a que se refiere la marca MAC ENERGIA MÁS ALLÁ DEL LIMITE. En efecto, mientras que la frase LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO del lema comercial solicitado es alusiva a la fuerza y el poder que está al interior de algo, conforme se señaló anteriormente; la frase MAC ENERGIA MÁS ALLÁ DEL LIMITE expresa la idea que se trata de un producto cuya energía lo hace más potente en comparación a otros productos similares. - La particular composición del lema en cuestión determina una distinta pronunciación y escritura respecto a la expresión MAC ENERGIA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE que conforma la marca registrada

17 Finalmente, cabe mencionar, que tal como consta en el Informe de Antecedentes, se encuentran registrados diversos lemas comerciales y marcas a favor de distintos titulares que incluyen el término ENERGIA en su conformación para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, la solicitante no podrá oponerse a que se registren otros signos que incluyan la denominación ENERGÍA, siempre y cuando contengan otros elementos que le otorguen distintividad, tal como sucede en el presente caso. 4.3 Riesgo de confusión Por los argumentos expuestos, si bien algunos de los productos que distingue la marca registrada a publicitar con el lema comercial solicitado se encuentran incluidos en los productos que distinguen las marcas registradas en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre los signos en conflicto, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor. Por lo expuesto, la Sala determina que los signos en cuestión no son semejantes al grado de producir confusión en el consumidor y, por tanto, el lema comercial solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición del artículo 177 de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 21 de mayo de 2008, que OTORGÓ el registro del lema comercial LA ENERGIA QUE LLEVAS DENTRO, para publicitar la marca de producto ETNA PODER QUE DURA MAS! y logotipo (Certificado Nº 82267), solicitado por Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A. (Perú). Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /gh. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 17-17