SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 Año XXXIV Número 2966 Lima, 10 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 10-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos involucrados SIROTAN (denominativo) y SINOGAN (denominativo)... 2 Pág. PROCESO 174-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados: ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre del 2016 Proceso: Asunto: 10-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos involucrados SIROTAN (denomlnativo) y SINOGAN (denomlnativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0054-TDCA-GF del 11 de enero del 2016, recibido físicamente el 18 de enero del 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), b) e i) y 136 Literales a), d) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin resolver el Proceso Interno ; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: AVENTIS PHARMA S.A. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

3 Proceso 1 O-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OBTENCIONES VEGETALES DEL IEPI. Tercero lnteresado:western PHARMACEUTICAL S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 26 de abril del 2005, WESTERN PHARAMACEUTICAL S.A. (en adelante, WESTERN) presentó solicitud de registro como marca del signo SIROTAN (denominativo) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 483 del mes de abril del El 16 de agosto del 2005, AVENTIS PHARMA S.A. (en adelante, AVENTIS) presentó oposición al registro del signo solicitado SI ROTAN (denominativo) con base en la titularidad de la marca S1NOGAN 3, previamente registrada para distinguir productos de la Clase 5 de ta Clasificación Internacional de Niza El 21 de junio del 2007, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, mediante Resolución Administrativa , aceptó la oposición presentada y denegó el registro de la marca SIROTAN (denominativa) El 19 de julio del 2007, WESTERN presentó Recurso de Apelación contra la Resolución Administrativa de 21 de junio de 2007, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI El 15 de abril del 2008, AVENTIS dio contestación al Recurso de Apelación presentado por WESTERN Mediante Resolución del 6 de octubre del 2009, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Certificado Clase 5: "(... ) farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos). materias para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dailmos; fungicjdas, herbicidas 3 4 Título de Registro 375 del año 1958, con vencimiento el 26 de septiembre de Clase 5: "(... ) farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias die/éticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectan/es; productos para la destrucción de animales dailinos; fungicidas, herbicidas 2

4 Proceso 10-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 IEPI, aceptó el Recurso de Apelación, revocando la Resolución de 21 de junio de 2007 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca SIROTAN (denominativa) El 30 de noviembre del 2009, AVENTIS presentó Demanda Contencioso Administrativa, mediante Acción Subjetiva o de Plena Jurisdicción contra la Resolución del 6 de octubre del 2009 emitida por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI El 22 de septiembre del 2010, el IEPI contestó la demanda interpuesta por AVENTIS El 14 de octubre del 2010, el Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI contestó la demanda interpuesta por AVENTIS El 11 de noviembre del 201 O, WESTERN dio contestación a la demanda interpuesta por AVENTIS Mediante providencia del 27 de mayo del 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa de AVENTIS AVENTIS en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(... ) la Resolución que se impugna adolece de indebida motivación, puesto que no se pronuncia sobre todo Jo señalado a favor de nuestra representada y se constriñe a realizar un equivocado cotejo marcarlo, totalmente contrario a lo realizado por el Director Nacional de Propiedad (SIC), omitiendo deliberadamente el análisis de los productos protegidos por las marcas y sin que en el proceso se justifique en modo alguno el motivo para emitir un criterio que contradice totalmente al señalado en el procedimiento administrativo previo". L "(... ) El signo "SIROTAN", registrado como marca a favor de WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. no es distintivo de /os productos que protege frente a /os productos amparados por la marca previamente registrada "SINOGAN" de propiedad de nuestra representada AVENTIS PHARMA S.A. y, además, su registro está impedido por las causales de irregistrabilidad contenidas en las normas comunitarias y nacionales referentes al registro de marcas". "(... ) sin un mayor análisis se puede apreciar que entre las denominaciones en controversia existe una evidente similitud. Asf, de 3 6

5 Proceso 1O-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 coexistir en el mercado productos signados con la marca "SIROTAN" y con la marca ªSINOGAN" se crearla confusión, respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error: SIROTANISINOGAN, (...) la fuerte semejanza entre los signos es irrefutable y notoria tanto al verse como al pronunciarse, por lo que una coexistencia de marcas es imposible, más aún cuando ambas denominaciones están destinadas a proteger los mismos productos". 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentados por el IEPI El IEPI en su contestación a la demanda, en lo princípal, manifiesta: 4.1. Su negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada Alega expresamente "(... ) LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado por provenir de la autoridad competente y haberse observado las formalidades previstas en la Ley de la materia" Impugna la prueba que llegare a presentarse Argumenta la legalidad y total validez de la resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI el 6 de Octubre del Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentados por el Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI El Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del I EPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. "(...) Efectuando el examen comparativo de la marca SIROTAN frente a S/NOGAN, se concluyó en forma evidente que no son semejantes entre si, no existiendo confundibilidad entre /as mismas y, por lo tanto, de coexistir en el mercado no con/levarían al error al público consumidor, pues na existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos: si bien entre SIROTAN y SINOGAN, existe algunas letras en común estas no son suficientes para concluir fa confundibifidad; de otra parte, en cuanto al aspecto auditivo se tiene que la pronunciación de la marca solicitada SIROTAN, es diferente de la marca SINOGAN". 6. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentados por por WESTERN WESTERN en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4

6 Proceso 10-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de ª(...) las denominaciones en cuestión únicamente comparten ciertas letras, pero no llegan a compartir una partfcula, lo cual no es suficiente para considerar que la marca SIROTAN, solicitada por mi representada no sea lo suficientemente distintiva" ª(...) Los principios del cotejo marcarlo mandan que se debe ver las marcas en su visión en conjunto, como lo ha hecho el Comité en su oportunidad, por lo que no es procedente observar solamente las dos letras del inicio y las dos letras del final de la marca registrada con anterioridad para realizar fa comparación. Asf, fa comparación debe realizarse observando fa totalidad de la marca solicitada, que es SIRO TAN" ª(... ) la venta de productos farmacéuticos se realiza en su gran mayor/a con el requisito de la receta médica, fo que (... ) reduce el riesgo de confusión entre marcas, y con ello menos puede alegar AVENTI S fa existencia de violación a derecho subjetivo alguno". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), b) e i) y 136 Literales a), d) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 Literales a), b) e i) de la Decisión 486 pues no se debaten los requisitos para que un signo pueda registrarse como marca y tampoco se está resolviendo un asunto de nulidad absoluta. De igual manera tampoco se interpretará el Artículo 136 Literales d) y f) pues en el proceso interno no se debate la prohibición relativa de registro de marca cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o autorizado por el titular, así como tampoco cuando el signo solicitado infrinja los derechos de autor de un tercero. En consecuencia, únicamente se interpretará el Artículo 136 literal a) 5 por ser lo procedente de acuerdo con el objeto del proceso interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre signos denominativos. 5 "(... } Attlculo No podrán regislrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el come,r;,o afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénlicos o se asemejen, a una ma,r;a anteriormente solicitada para registro o regrs/rada por un /e,r;ero, para los mismos productos o senicios. o para productos o se,vieios respecto de los cuales el uso de la matea pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 5

7 Proceso 1O-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de Las marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas 1.1. En el proceso interno se discute si los signos denominativos SIROTAN y SINOGAN son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación" Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio. En este sentido, un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada o solicitada anteriormente para registro cuando acumulativamente se presenten dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexlón competitiva. A la hora de verificar dicha identidad 6

8 Proceso 10-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 6 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de precisar si existe riesgo de confusión para, posteriormente, denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrlan ser perfectamente registrables si cumplen con los demás requisitos previstos en la norma. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgo de confusión: Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común Riesgo de confusión por asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Al resolver se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si la misma es capaz de generar riesgo de confusión ( directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 6 7 Ver a modo de referencia el Proceso 512 1P de 15 de julio de Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referencia el Proceso 89 1p-2005, de 20 de julio de Caso: "ENVIOS OE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7

9 Proceso 10-1 P-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, se verificará que al cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor Es importante que al resolver la demanda contencioso administrativa se verifique que si se analizó, en el caso concreto, la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no seria procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe contemplar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con los signos denominativos SIROTAN y SINOGAN, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. Comparación entre signos denominativos 8

10 Proceso 10-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos SIROTAN y SINOGAN, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas ª : Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y moñemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 9 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto Por lo general en el lexema está ubicada la s!laba tónica Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. ª A modo de referencia se deberán tener en cuenta varías interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las preciladas reglas, entre ellas las dldadas dentro de los Procesos 156-lP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP RAE: Unldad mínima con signilicado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.: sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: lerr. En enterráis. to RAE: 1. m. Gram. Unidad mfnlma aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y-es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 9 o

11 Proceso 10-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos Al aplicar la presente Interpretación Prejudicial en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos denominativos en conflícto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos, con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos SIROT AN y SINOGAN. Las marcas farmacéuticas En el proceso interno, WESTERN en su escrito de contestación a la demanda ha manifestado que "(... ) la venta de productos farmacéutícos se realiza en su gran mayoría con el requisito de la receta médica, /o que (... ) reduce el riesgo de confusión entre marcas, y con ello menos puede alegar A VENTIS la existencia de violación a derecho subjetivo alguno", por lo que resulta pertinente abordar el tema propuesto. En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por un error en la identificación del producto, es posible que el consumidor que quiere adquirir un medicamento para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro destinado a tratar una afección distinta, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la salud o la vida de las personas. Sobre todo en aquellos casos en los que es posible que el consumldor adquiera directamente un producto medicinal o farmacéutico sin la necesidad de presentar una receta médica, lo cual suele suceder en los Países Miembros por variadas circunstancias, especlalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de salud y, por lo tanto, al verse apremiados ante un quebranto o alteración de la misma, tienen la necesidad de acudir directamente a las farmacias o droguerlas, que no siempre cuentan con 10

12 Proceso 10-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 técnicos farmaceutas capaces de orientar adecuadamente al público consumidor En los productos farmacéuticos de libre venta al público, se puede incrementar el riesgo de confusión y, por lo tanto, las fallas en la selección de los productos que habrán de ingerirse o de conservarse en el hogar no está exenta de causar daños irreparables a la salud o la vida Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como aquf se precisa, en los derechos fundamentales a la preservación de la salud y la vida de las personas por las razones expuestas y, por consiguiente, al estar de por medio estos bienes jurídicos superiores que gozan de plena protección legal, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente, con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al momento de adquirirlos. Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales, a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia, sino que el examen de registrabilidad en estos casos debe ser realizado como ya se dijo, con mayor cuidado y diligencia Por lo tanto, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas se reitera que el análisis de registrabilidad debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas qulmicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede estar más expuesto a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a su salud De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo 11

13 Proceso 10-JP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debílidad marcaría, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 3.1 O. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, respecto de los signos denominativos en conflicto en el presente asunto: SIROTAN y SINOGAN. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Consultante al resolver el Proceso Interno , que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ; 'l b Cecilia Lui yll eros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gó MAGISTRADO Apac De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pre ater-pretación Prejudicial el Presidente y el Secre,

14 Proceso 10-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 Notifiquese a la Entidad Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13

15 Proceso 174 1P 2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre del 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: 174-IP-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Urna de la República del Perú J R-CA-25 Signos involucrados: ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio /5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 26 de abril de 2016, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-25; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: R&R APPAREL COMPANY, LLC. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

16 Proceso 174-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de Hechos Relevantes PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ El 6 de octubre del 2011, R&R APPAREL COMPANY, LLC. de los Estados Unidos de Norteamérica (en adelante, R&R) solicitó el registro como marca del signo denominativo ROCK & REPUBLIC para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional e Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) El 12 de noviembre del 2011, la solicitud de registro del signo denominativo ROCK & REPUBLIC fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano", con la finalidad de que terceros interesados pudiesen formular oposiciones Transcurrido el plazo legal sin que se presenten oposiciones, la solicitud de registro fue sometida al examen de registrabilidad respectivo realizado por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) de la República del Perú De forma paralela, R&R solicitó la cancelación por falta de uso 2 de la marca ROCK & REPUBLIC registrada bajo certificado N º P a favor del GRUPO TEXTIL NUEVO MILENIO S.A.C. (en adelante, NUEVO MILENIO) desde el 29 de agosto del El 6 de enero del 2012, mediante Resolución /DSD-INDECOPI, en atención al procedimiento mencionado en el numeral anterior, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, suspendió el trámite del procedimiento de registro de la marca ROCK & REPUBLIC solicitada por R&R hasta que se resolviera el procedimiento de cancelación, debido a que el mismo era susceptible de incidir en el análisis y resultado del trámite de registro El 25 de junio del 2012, mediante Resolucíón /CSD-INDECOPI, el INDECOPI canceló el registro de la marca constituida por la denominación ROCK & REPUBLIC inscrita a favor de NUEVO MILENIO para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación lnternacíonal de Niza 3 '(... ) prendas de vestir. calzado, artlculos de sombrererla 2 3 Expediente Administrativo Clase 25: "(... ) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería' 2

17 Proceso 17 4-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de El 11 de abril del 2014, mediante Resolución /DSD-INDECOPI, se decidió levantar la suspensión del procedimiento de registro y se denegó el registro del signo denominativo solicitado como marca ROCK & REPUBLIC, por considerar que tiene similitud con la marca TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS 4 registrada a favor de Lucy Herrera Ortiz y Jorge Luis Sánchez Quispe y resulta susceptible de generar confusión en el público consumidor El 12 de mayo del 2014, R&R interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución /DSD-INDECOPI, por medio de la cual se negó et registro de la marca ROCK & REPUBLIC (denominativa) El 1 de diciembre del 2014, mediante Resolución /TPI INDECOPI, se confirmó la Resolución /DSD-INDECOPI. señalando que el registro como marca del signo ROCK & REPUBLIC (denominativo) podrla inducir a confusión al público consumidor, pues podría creerse que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS o que se trata de una nueva línea de productos distinguidos con dicho registro, to que provocaría un riesgo de confusión indirecto. 2.1 O. El 12 de marzo del 2015, R&R interpuso Demanda Contenciosa Administrativa en la cual solicitó la nulidad de la Resolución /TPI-INDECOPI El 17 de abril del 2015, el I NDECOPI presentó contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por R&R El 11 de enero del 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dictó sentencia y declaró fundada la demanda at considerar que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado a registro y la marca registrada e indicó que es posible la coexistencia pacífica de ambos signos (ROCK & REPUBLIC / TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS), sin causar riesgo de inducir a confusión al público usuario El 25 de enero del 2016, et INDECOPI interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia dictada Mediante Auto del 22 de abril del 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Urna de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la presente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa 4 Certificado P , para distinguir vestidos, calzado y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, con vigencia hasta el 4 de marzo del

18 Proceso 174-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 R&R en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(... ) /os signos en cuestión no son semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor, por lo que los mismos pueden coexistir paclficamente en el mercado" "(...) el examinador a cargo del expediente consideró acertadamente que no existía ni la más remota posibilídad de que el público consumidor se viera inducido a confusión al estar frente a fas marcas TOMFORDROCK & REPUBL/C SKINHEADS y ROCK & REPUBL/C" "(... ) no comprendemos las razones por las cuales un nuevo registro de la marca "ROCK & REPUBLIC" solicitado por R&R podría inducir a confusión al público consumidor, más aún sí consideramos que dicho signo solicitado idéntico vendría a reemplazar a la cancelada marca "ROCK & REPUBLIC" de titularidad de GRUPO TEXTIL NUEVO MILENIO S.A.C." "(... ) la marca TOMFORDROCK & REPUBL/C SKINHEAD ha sido registrada contraviniendo una disposición expresa de nuestra normativa legal vigente" "(...) al verificar la denominación del signo solicitado ROCK & REPUBLIC y la denominación que conforma a la marca TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS, base de la denegatoria de oficio, podemos verificar que ambos signos resultan diferentes. (...) cuentan con un número diferente de sflabas, (...) se encuentran compuestas por un número distinto de unidades gramaticales (...) sus partículas iniciales y finales son distintas (... ) tienen una secuencia distinta de consonantes y vocales". 4. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(...) el Tribunal del INDECOPI ha reconocido que existe identidad entre los productos que pretende distinguir el signo en cuestión de la clase 25 de fa Nomenclatura Oficial, los cuales se encuentran entre los productos que distingue fa marca registrada" "(... ) es innegable que por la identidad de la denominación ROCK & REPUBLIC presente en ambos signos que son aplicados a productos idénticos, el público consumidor incurrirá en confusión respecto al origen empresarial de los mismos, dado que el término está presente únicamente en la marca registrada TOMFORDROCK & REPUBLIC 4

19 Proceso 174-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 SKINHEADS (Certificado N º ) y en ninguna otra marca de la clase 25, lo que podrla inducir al público consumidor a confusión y creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada" "(...) el hecho de que la denominación ROCK & REPUBLIC se encuentre registrada como marca a favor de la demandante R & R en diversos paf ses del mundo no obliga al INDECOPI a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el registro porque el signo en sf mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca o porque resulta confundible con una marca registrada en el Perú con anterioridad a su solicitud para distinguir los mismos productos o similares" "(... ) el derecho preferente por obtener la cancelación por falta de uso en el comercio de la marca registrada aludida por la demandante, otorga a este un derecho a preferir su solicitud frente a otras, pero no exime al signo de ser sujeto de análisis legal de los requisitos que la normativa de la materia exige, de cuya aplicación con el presente caso, se determinó que no era posible que acceda al registro de marca" "(...) es evidente que comparten de manera relevante la denominación ROCK & REPUBLIC para distinguir los mismos productos de la clase 25, lo que podrla inducir al público consumidor a confusión y creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada". 5. Argumentos de la sentencia de primera instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Temas de Mercado, en la Sentencia, signada como Resolución Número Ocho de 11 de enero de 2016, declaró fundada la demanda contencioso administrativa, expresando, en lo principal, lo siguiente: 5.1. "(...) al no existir riesgo de confusión entre ambas marcas, y al considerar que la marca que fuera cancelada "ROCK & REPUBL/C" de titularidad del Grupo Nuevo Milenio S.A. C. coexistió de forma pacifica con la marca registrada "TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS': sin que el lndecopi ni el mismo titular se opusiera en su momento, -por lo que- se considera que debe registrarse la marca solicitada" "(...) es posible la coexistencia pacifica de la marca solicitada y la marca registrada en el mercado sin causar riesgo a inducir a confusión al público usuario, y al no haber encontrado semejanzas que puedan conducir al consumidor medio a una confusión, no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el articulo 136 inciso a) de la Decisión 486, el cual establece que la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro únicamente cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores". 5

20 Proceso 174-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI INDECOPI en su Recurso de Apelación, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: 6.1. "(... ) no sólo que la sentencia no se encuentra bien motivada, pues su justificación interna se ha visto afectada, sino que no cuenta con fundamentos adecuados que acrediten las razones por las que consideró que la preexistencia de un certificado de marca cancelado al momento de la emisión del acto administrativo impugnado, podria sustentar la registrabilidad y la distintividad del signo solicitado" "(... ) el elemento relevante es la denominación compuesta ROCK & REPUBLIC, la cual constituye integramente el signo solicitado y se encuentra idéntica y sin perder su unidad en la marca registrada TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS (Certificado N º ), lo que permite que los consumidores identifiquen la denominación ROCK & REPUBLIC como elemento relevante, al ser de mejor recordación". B. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 5, el cual se interpretará por ser procedente. Adicionalmente, la Sala Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto: 1. Del análisis e interpretación del riesgo de confusión directo e indirecto entre signos que distinguen los mismos servicios de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 2. De qué es lo que debe primar en un examen comparativo de signos, la semejanza o la diferencia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos denominativos. 3. Coexistencia pacifica de marcas. 4. Pronunciamiento expreso solicitado por la Corte Consultante. 5 "(.. ) Arlfculo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercto afectara Indebidamente un derecho de tercero, en patticular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o reg1slrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 6

21 Proceso 174-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica 1 fonética 1 conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa 1 indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se discute si el signo denominativo ROCK & REPUBLIC y la marca registrada TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS (denominativa) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación" Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido, un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad 7

22 Proceso 174-JP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar si entre ellos existe identidad o similitud, y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 6 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de precisar si existe riesgo de confusión para, posteriormente, denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrían ser perfectamente registrables si cumplen con los demás requisitos previstos en la norma. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgo de confusión: El riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identldad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común Riesgo de confusión por asociación, acontece cuando el consumidor, aunque diferencle los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Al resolver el Recurso de Apelación interpuesto se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un 6 7 Ver a modo de rererencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de Caso: "LOCKHEED MARTIN º. Ver a modo de rererencla el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 b i1

23 Proceso 17 4-IP-2016 GACETA OFICIAL 10/03/ de 29 posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la ímpresión visual de los signos en conflicto Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, se tendrá que verificar que si al proceder a cotejar los signos en conflicto se observaron las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar primero un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor Es importante que al resolver el recurso interpuesto se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación Sin embargo, no serla procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe contemplar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con los signos denominativos ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & 9