SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Transcripción

1 Año XXXII Número 2483 Lima, 20 de abril de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 143-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 134 literales a), b y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal a) y 137 de la misma Decisión. Marca: SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN acompañado de la frase La esencia de sus comidas! (mixta). Demandante: EMPRESAS ANDINAS S.A. Proceso interno Pág. Proceso 144-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: ANITA (denominativa). Demandante: Sociedad ANITA FOOD S.A. Proceso interno 500/ Proceso 149-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 12 de la misma Decisión. Demandante: sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. Demandados: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT y Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Caso: Certificación de origen de las mercancías. Proceso interno PROCESO 143-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 134 literales a), b y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal a) y 137 de la misma Decisión. Marca: SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN acompañado de la frase Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 La esencia de sus comidas! (mixta). Demandante: EMPRESAS ANDINAS S.A. Proceso interno Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción. VISTOS: El 25 de septiembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno El auto de 20 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; El auto de 20 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: EMPRESAS ANDINAS S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú - INDECOPI. Tercero interesado: EMARÁN S.A.C. Hechos. 1. El 11 de junio de 2008, la sociedad EMARÁN S.A.C. solicitó el registro de la marca SUPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN acompañado de la frase La esencia de sus comidas! (mixta), para distinguir sazonadores, condimentos y salsas comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 11 de julio de 2008, se publicó la solicitud en el Diario Oficial El Peruano.

3 GACETA OFICIAL 20/04/ de El 22 de agosto de 2008, EMPRESAS ANDINAS S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado, sobre la base de la titularidad de la marca VERDESITO SIBARITA (Certificado 95469), argumentando sustancialmente la confundibilidad del signo solicitado respecto a la marca registrada. 4. Mediante Resolución /CDS-INDECOPI de 29 de mayo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición formulada por Empresas Andinas S.A., y otorgó el registro del signo solicitado. 5. El 23 de junio de 2009, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución /CDS-INDECOPI. 6. El 12 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución /TPI-INDECOPI, que confirmó lo resuelto por la Comisión de Signos distintivos. 7. El 20 de julio de 2010, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso acción contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución /TPI-INDECOPI. 8. El 15 de noviembre de 2010, el INDECOPI contestó la demanda, negando el riesgo de confusión argumentado por la demandante. 9. El 22 de diciembre de 2010, EMARÁN S.A.C. contestó la demanda, defendiendo la legalidad de la Resolución /TPI-INDECOPI. 10. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 12, de 23 de septiembre de 2011, el Séptimo Juzgado Transitorio en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 11. El 24 de octubre de 2011, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de apelación contra lo resuelto por la primera instancia judicial. 12. Mediante Resolución número seis de 9 de abril de 2013, la Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, confirmó la sentencia de 23 de septiembre de El 26 de agosto de 2013, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de casación. 14. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 3 de julio de 2014, al declarar procedente el recurso de casación, solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda. Empresas Andinas S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: 15. La marca otorgada es similarmente confundible con su marca VERDESITO y etiqueta. 16. En cuanto a los términos utilizados, señala que los signos contrapuestos tienen como términos predominantes a las denominaciones VERDE y VERDESITO las cuales son muy similares ya que el término VERDE está íntegramente comprendido en la marca registrada VERDESITO. Agregó, además, que las denominaciones SUPER y SAZONADOR no deben ser tomadas en cuenta en la comparación de signos por ser denominaciones de carácter descriptivo y genérico, asimismo, que la presencia de los términos SIBARITA y BATÁN son únicamente indicativos del origen empresarial del producto.

4 GACETA OFICIAL 20/04/ de En cuanto a las semejanzas conceptuales, señaló que ambos signos aluden al color verde, siendo que la denominación VERDESITO constituye el diminutivo de la denominación VERDE, argumenta que ello generaría confusión en el público consumidor. 18. En cuanto a las semejanzas gráficas, expone que ambos presentan la misma disposición de términos en el diseño, tienen la misma disposición cromática de los elementos secundarios, tienen el mismo color de fondo en ambas marcas e incluso el uso del color rojo para el término sazonador, y que la grafía que presente la letra V es muy similar en ambas marcas. 19. Sobre la semejanza fonética, señaló que únicamente deben tenerse en cuenta los elementos predominantes. 20. Respecto al grado de percepción del consumidor, éste debe determinarse tomando en consideración los elementos comunes de ambas marcas, de donde se concluye que el consumidor podría creer que se trata de la marca de su titularidad, sólo que en una presentación distinta, o de una marca derivada de su empresa. 21. Agregó que la marca cuestionada pretende distinguir los mismos productos que la marca de su titularidad. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que: 22. En el caso del signo solicitado y el signo opuesto, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo. 23. Si bien desde el punto de vista fonético, los signos presentan las denominaciones VERDE/VERDESITO, la inclusión de elementos denominativos adicionales en los signos confrontados determina que éstos generen una entonación y pronunciamiento de conjunto distinta. 24. Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman los signos confrontados, así como la inclusión de elementos figurativos adicionales en ambos signos, determina que éstos susciten impresiones visuales de conjunto diferentes. Asimismo, señaló que si bien ambos signos se encuentran conformados por etiquetas de color verde y con letras rojas, ello no resulta relevante para determinar la confundibilidad, más aún si la combinación de dichos colores es frecuente en la conformación de marcas de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial de Niza. 25. Ambos signos presentarían elementos adicionales que permitirían diferenciarlos. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado. EMARÁN S.A.C. contestó la demanda señalando que: 26. Si bien ambos signos comparten los colores rojo, blanco, un fondo de color verde; y además las expresiones VERDE en el signo solicitado y VERDESITO en la marca registrada los mismos no resultan suficientes a fin de generar en su conjunto, una impresión visual y sonora similar a los signos en conflicto.

5 GACETA OFICIAL 20/04/ de Además, la denominación VERDE es frecuentemente usada en la conformación de marcas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 28. Los signos en conflicto presentan otros elementos que los hacen disímiles, como la denominación BATÁN y el logotipo de un batan en el signo solicitado y los elementos gráficos junto con la denominación SIBARITA, escrita con letras características en la marca registrada. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia, que declara infundada la demanda, se fundamenta en que: 29. Ambas marcas tienen elementos suficientemente diferenciadores ya que en la marca de la demandante resalta el elemento denominativo VERDESITO SIBARITA mientras que en la marca cuestionada el elemento denominativo resaltante es EL VERDE BATÁN de lo que se desprende que no tienen una pronunciación similar al existir diferencias tanto en sus elementos gráficos como fonéticos. 30. Las palabras SAZONADOR y MÁS SABOR Y COLOR! y SUPER SAZONADOR y LA ESENCIA NATURAL DE SUS COMIDAS! no pueden ser considerados elementos diferenciadores. 31. En el aspecto figurativo ambas marcas se encuentran acompañadas de figuras diferentes (en cuanto a su representación y colores), lo que apreciado en su conjunto hace que ambas marcas tengan una representación gráfica y visual suficientemente diferenciadora para hacer a la marca cuestionada registrable. Argumentos del recurso de apelación. EMPRESAS ANDINAS S.A., presenta recurso de apelación en los siguientes términos: 32. El juzgado no se ha pronunciado sobre la marca registrada, por lo que existe una incongruencia procesal entre la pretensión y el hecho que sirve de sustento al Juez para dictar la resolución. 33. Sin perjuicio de ello, señala que ambas marcas vistas en su conjunto son fácilmente confundibles, siendo que la emplazada intencionalmente ha obtenido el registro de una marca semejante a la de su titularidad, con el objeto de utilizarla para actos de infracción a los derechos de propiedad industrial de EMPRESAS ANDINAS S.A. 34. Conceptualmente los términos VERDE y VERDESITO significan lo mismo; asimismo, agregó que los términos BATAN o SIBARITA no son relevantes para el examen comparativo. 35. No se ha tenido en consideración que ambas marcas sirven para identificar un mismo producto y por lo tanto se comercializarán en un mismo canal y están dirigidos al mismo público consumidor. Argumentos de la contestación a la apelación. 36. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia.

6 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 La Sentencia de Segunda Instancia, que confirma la Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta en que: 37. De una comparación en conjunto, se observa que las marcas en controversia tienen elementos lo suficientemente diferenciadores, pues de la observación de los elementos denominativos en ambas marcas se infiere que no existe una similitud fonética. 38. Asimismo, en cuanto al aspecto gráfico, de la observación de las figuras que acompañan al elemento denominativo, se aprecia que ambas marcas tienen características totalmente diferenciadoras. Argumentos de la casación. EMPRESAS ANDINAS S.A. presentó recurso de casación argumentando: 39. Como infracción normativa, denuncia la afectación a los dispositivos procesales vinculados al principio de congruencia procesal, ello al considerar que la Segunda Sala Contencioso Administrativa de Lima no resolvió todos los puntos materia de la apelación interpuesta. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 40. Que, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 41. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 42. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitado: 134 en sus literales a), b) y g) 1. De oficio: 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2. 1 Artículo A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; ( ) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ( ). 2 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

7 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Términos descriptivos, genéricos y de uso común en la conformación de signos. 4. Frases que acompañan a una marca. 5. El trade dress. Signos solicitados para consolidar o perpetrar actos de competencia desleal. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. 43. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN acompañado de la frase La esencia de sus comidas! (mixto) es confundible con el signo sobre la base del cual se presentó la oposición VERDECITO SIBARITA (mixta), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 44. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 45. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 46. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 47. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo ( ) Artículo Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidad un acto de competencia desleal podrá denegar dicho registro.

8 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 48. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 49. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 50. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 51. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 52. El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S). 53. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 54. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 55. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los

9 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 56. En consecuencia el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 57. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 58. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 59. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 60. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos

10 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 61. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( ) (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). (Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 62. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 63. En vista a que los signos en conflicto son mixtos y su parte denominativa es compuesta, el Tribunal interpretará el presente tema. Signos mixtos. 64. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 65. Sobre el tema la jurisprudencia dice: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos. 66. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su

11 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 67. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. (Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 68. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA ). 69. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 70. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 71. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y

12 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 72. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 73. Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Términos descriptivos, genéricos y de uso común en la conformación de signos. 74. El Tribunal interpretará el presente los temas en virtud a que la sociedad demandante, EMPRESAS ANDINA S.A., manifiesta que el término verde es de carácter descriptivo y genérico. Por su parte, la sociedad EMARÁN S.A.C. manifiesta que el término VERDE es frecuentemente utilizado en productos de la Clase 30. Descriptivos. 75. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 76. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 77. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, (...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995).

13 GACETA OFICIAL 20/04/ de El Tribunal ha señalado que: Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El Tribunal continúa diciendo: La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). 79. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN y la frase La esencia de sus comidas! (mixto) está conformado por expresiones descriptivas o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo. Genéricos. 80. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). 81. Al respecto el Tribunal ha expresado, (...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). 82. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. 83. Sobre la base de esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si el término VERDE resultaría genérico o no en relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Uso común. 84. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

14 GACETA OFICIAL 20/04/ de Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas y a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. 86. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 87. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 88. Finalmente, el Tribunal ha señalado: Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta). 89. El Juez consultante debe determinar si el término VERDE es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable. 4. Frases que acompañan a una marca. 90. Se interpretará el presente tema ya que el signo solicitado SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN está acompañado de la frase La esencia de sus comidas! (mixta). 91. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486,

15 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 ( ) el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras (en cualquier idioma), dibujos, etc. Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas o pueden ser frases en idioma extranjero, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite usar ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, son: - Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

16 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición: ( ) Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como explicativas ( ) al ser simplemente explicativas del mismo, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas. Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición. ( ). (Proceso 170-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº de 14 de septiembre de 2012, marca: FAMISANAR mixta). 92. En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN y la frase La esencia de sus comidas! y la marca mixta VERDESITO SIBARITA teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error. 93. Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición. 5. El trade dress. Signos solicitados para consolidar o perpetrar actos de competencia desleal. 94. En el presente caso, la sociedad EMARÁN S.A.C. solicitó el registro del signo SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN acompañado de la frase La esencia de sus comidas! (mixta), para distinguir sazonadores, condimentos y salsas comprendidas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

17 GACETA OFICIAL 20/04/ de Empresas Andinas S.A. formuló oposición sobre la base de su marca VERDECITO SIBARITA (mixta). 96. El Tribunal se referirá al tema, citando reciente jurisprudencia emitida por este Órgano Comunitario dentro del Proceso 234-IP Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como vestido de producto o trade dress, no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 -así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas-, dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros 3. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor 4. Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el Indecopi ha señalado que los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress) Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, Competencia desleal y Trade dress, pp Disponible en web: TOBÓN FRANCO, Natalia, La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia. Disponible en web: Criterio recogido de la Resolución /TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente

18 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 Mediante Resolución /CSD-INDECOPI de 17 de agosto de , el Indecopi señaló lo siguiente: En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo 7. En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios. Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos 8 : - Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. - Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. - Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional. Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de Scotch Brite v. Score White. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba. Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial Solicitante: Banco de Crédito del Perú. Opositora: Banco Internacional del Perú S.A.A. INTERBANK. Expediente: PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas 1995, Madrid, p Peter K. Yu. Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition, 2007, Estados Unidos de América, p Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú ( Scotch Brite v. Score White ), Resolución /TPI-INDECOPI, Expediente

19 GACETA OFICIAL 20/04/ de 57 En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o vestido de producto al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo. Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: ( ) Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse