SOLICITANTE : MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

Transcripción

1 SOLICITANTE : MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED Registro de nombres geográficos Denominaciones descriptivas Falta de distintividad del signo solicitado Lima, veinticuatro de julio del dos mil siete. I. ANTECEDENTES Con fecha 27 de setiembre del 2006, Millennium & Copthorne International Limited (Singapur) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación MADE IN SINGAPORE AUTHENTIC ASIAN CUISINE escrita en letras características, todo en los colores rojo y negro; conforme al modelo, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 21 de febrero del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (i) El signo solicitado informa que los productos que pretende distinguir provienen de Singapore o que tienen alguna relación con la comida (ii) proveniente del país asiático. Los términos que conforman el signo solicitado son palabras del idioma inglés cuyo significado es entendido por los consumidores de los productos que se pretende distinguir. (iii) Si bien el signo solicitado incluye en su conformación una combinación cromática particular (rojo y negro) y un tipo de letra característica, cabe señalar que tales elementos no contribuyen a la distintividad del signo solicitado. Por ello, el signo solicitado resulta incapaz de individualizar los 1-10

2 productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los demás productos idénticos o similares que se comercializan en el mercado. Con fecha 15 de marzo del 2007, Millennium & Copthorne International Limited interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) Si bien la expresión MADE IN SINGAPORE es por sí sola descriptiva, el signo solicitado adicionalmente está conformado por otros elementos, tales como: - Una caligrafía especial que caracteriza principalmente a la expresión MADE IN SINGAPORE y la caligrafía en letras de molde que caracteriza a la expresión AUTHENTIC ASIAN CUISINE. - El color rojo. - La distribución particular de expresiones en distintas líneas que caracteriza a los signos. (ii) La expresión MADE IN SINGAPORE, tratándose de una expresión en idioma extranjero, debe ser tratada como un signo de fantasía. (iii) La frase que constituye el signo solicitado no describe directamente las características de los productos a distinguir, ya que los consumidores no van a pensar que dichos productos proviene de Singapore. (iv) El signo solicitado ha sido registrado en diversos países del mundo, tales como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, España, Oman, entre otros. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado MADE IN SINGAPORE AUTHENTIC ASIAN CUISINE y logotipo reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. 2-10

3 La Sala advierte que la Decisión a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j) 1[3] - y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París 2[4] no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente. La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales. En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado. 2. Registro de un nombre geográfico como marca 2.1 Limitaciones relativas a estos signos La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). 3-10

4 Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 3[5] y éstos no provienen de dicha zona. iii) iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). iv) iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. 4-10

5 Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 4[6] para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 5[7] para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 6[8] o BREMEN 7[9] para distinguir cerveza o ALASKA 8[10] para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 9[11] y del artículo 170 del Decreto Legislativo [12] ). 2.2 Aplicación al caso concreto La Sala conviene en precisar que el término SINGAPORE que conforma el signo solicitado es entendido por el público consumidor como el nombre de un Estado (Singapur). La frase MADE IN SINGAPORE constituye una frase en idioma inglés cuya traducción al castellano es Hecho en Singapur, la cual será entendida por los consumidores, dado el uso extendido en el comercio de la frase Made in quejunto al nombre de un país - es asociada por los consumidores como una indicación de la procedencia de los productos. En tal sentido, dicha frase actúa como una frase descriptiva respecto de los productos que se pretende distinguir, informando directamente que éstos provienen de Singapur (Singapore). 5-10

6 Respecto a la frase AUTHENTIC ASIAN CUISINE, la cual también se encuentra en idioma inglés, se advierte que ésta será entendida por los consumidores, dadas las semejanzas gráficas y fonéticas con su traducción al castellano Auténtica cocina asiática. Así, los consumidores de los productos que pretende distinguir asociarán dichos productos como insumos para la preparación de la comida de Singapur, que constituye una de las cocinas típicas de Asia. En tal sentido, el signo solicitado se encuentra conformado exclusivamente por denominaciones descriptivas que informan directamente acerca de la procedencia geográfica y/o las características de los productos que pretende distinguir. Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que la denominación MADE IN SINGAPORE AUTHENTIC ASIAN CUISINE que forma parte del signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión Carácter distintivo del signo solicitado 3.1 Distintividad del signo solicitado De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor. Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 22-IP durante la vigencia de la Decisión , en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta 11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 256 del 16 de mayo de 1997, p Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión

7 forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N 132-IP , ha señalado que: Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la suficiente distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrínseca como una capacidad distintiva extrínseca, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 13 Publicada en la Gaceta Oficial No del 7 de diciembre de

8 La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino. En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado. No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 14 u otras razones 15 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva. Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas. Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios. El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente. 14 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada. 15 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue. 8-10

9 3.2 Aplicación al caso concreto La Sala considera que si bien el signo solicitado incluye además elementos gráficos y cromáticos (letras características de colores rojo y negro), los mismos, por su simpleza, no resultan suficientes para conformar un nuevo signo con capacidad distintiva con relación a los productos que se pretende distinguir. Por lo anterior y atendiendo a lo expuesto en el punto 2.2 de la presente resolución, ya que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales a la denominación MADE IN SINGAPORE AUTHENTIC ASIAN CUISINE que le otorguen fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría a su titular una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado. En efecto, de otorgarse su registro, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores de poder usar términos que son necesarios para la identificación y promoción de determinados productos. Finalmente, la solicitante ha manifestado que el signo solicitado ha sido registrado en diversos países del mundo, tales como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, España, Oman, entre otros. Sobre el particular, la Sala conviene en señalar que el hecho de que se haya acreditado que el signo solicitado MADE IN SINGAPORE AUTHENTIC ASIAN CUISINE se encuentra registrado como marca a favor del solicitante en diversos países del mundo no obliga a la Autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el registro porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos 9-10

10 para constituirse como marca o porque resulta confundible con una marca registrada en el Perú con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares. No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar que los registros de las marcas en terceros países pueden servir a la Sala para formarse una opinión respecto a las pretensiones que las partes someten a su consideración. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso también en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 21 de febrero del 2007, que DENEGÓ el registro del signo constituido por la denominación MADE IN SINGAPORE AUTHENTIC ASIAN CUISINE escrita en letras características, todo en los colores rojo y negro; conforme al modelo, solicitado por Millennium & Copthorne International Limited. Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn /gp. BEGOÑA VENERO AGUIRRE Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 10-10