Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

Transcripción

1 -La Oficina de Valorización -Prop. Industrial vs Intelectual -Nociones sobre Patentes -Titularidad e Inventor -Modalidades de Patente -La solicitud de Patente Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

2 La Oficina de Valorización Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

3 La Oficina de Valorización SERVICIOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS DE INVESTIGACION (SCTI) DIRECTOR DE ÁREA DE INVESTIGACIÓN OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI) FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO (FLTQ) VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS (OPE) OFICINA DE VALORIZACIÓN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (SGI)

4 La Oficina de Valorización Actividad de la Oficina de Valorización - Promover la protección de resultados de investigación generados en la Universidad de Cantabria. - Evaluar los resultados potencialmente protegibles. - Redacción y tramitación de patentes. - Registro y tramitación de Propiedad Intelectual. - Gestión y coordinación con otras instituciones cotitulares de resultados de investigación. - Elaboración de acuerdos de cotitularidad. - Elaboración de contratos de licencia. - Divulgación de la cartera de patentes y otros resultados de la Universidad. - Organización de eventos de difusión sobre Propiedad Industrial e Intelectual. - Promover la comercialización de patentes y otros resultados de investigación.

5 La Oficina de Valorización INVESTIGADORES OFICINA DE VALORIZACIÓN OTRAS INSTITUCIONES

6 La Oficina de Valorización FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS -Convenio de colaboración -Cesión -Licencia

7 Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

8 Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual - En España, Propiedad Intelectual: conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión ) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación Qué se puede registrar? los derechos de propiedad intelectual sobre toda creación literaria, artística o científica expresada por cualquier medio o soporte. - En España, Propiedad Industrial: derechos especiales sobre: -Invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad) -Dibujos y modelos industriales -Signos distintivos (marcas y nombres comerciales) - En la mayoría de países, el término Intellectual Property es más general y engloba a la Propiedad Industrial y a la Propiedad Intelectual.

9 Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual PROPIEDAD INTELECTUAL - No se exige el cumplimiento de ninguna formalidad (registrar no es un requisito para la constitución del derecho) para que se constituya un derecho de propiedad intelectual. El derecho surge por la creación. El propio acto de creación de una obra con originalidad es suficiente para que el autor adquiera la plena propiedad sobre la misma. - El registro es potestativo. Sólo tiene efectos de publicidad y probatorios (por ejemplo, puede servir para demostrar que ha habido el plagio de una canción si se dispone del Registro antes de la fecha en que el usurpador interpreta la canción)

10 Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual PROPIEDAD INDUSTRIAL -Conjunto de derechos especiales sobre: -Dibujos y modelos industriales -Signos distintivos -Invenciones industriales * alternativa: Secreto Industrial

11 Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual PROPIEDAD INDUSTRIAL DISEÑO INDUSTRIAL - Diseño Industrial: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura, o materiales del producto en sí o de su ornamentación. IPod NANO 4G black Lamborguini Embolado Concept

12 Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS O NOMBRES COMERCIALES MARCA COLECTIVA MARCA DE GARANTIA

13 Propiedad Industrial vs. Propiedad Intelectual EJEMPLOS DE INVENCIONES INDUSTRIALES PATENTES

14 Propiedad Industrial vs. Propiedad Intelectual EJEMPLO DE MODELO DE UTILIDAD Grapa de fijación de cables, principalmente para sistemas que requieran mallas de seguridad metálicas (Malla Talud)

15 Propiedad Industrial vs Propiedad Intelectual

16 Nociones sobre Patentes Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

17 Nociones sobre patentes Qué es una patente? - Una patente es un derecho concedido a un inventor por un estado (o por una oficina regional que actúa en varios estados) que permite al inventor impedir a terceros la explotación comercial de su invención durante un periodo de tiempo concreto (20 años) concesión - Como contrapartida a este derecho exclusivo, el inventor debe divulgar su invención, de forma suficiente como para que un experto pueda ponerla en práctica.

18 Nociones sobre patentes Razones para patentar: - Fuente de beneficios - Imagen/valor de la empresa o institución - Curriculum del inventor

19 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Requisitos de patentabilidad - Las Leyes de Patentes y los Convenios regionales definen diversos requisitos de patentabilidad: Art. 52(1) European Patent Convention (EPC): European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. Artículo 4.1 Ley 11/1986, de Patentes: Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, ( ). - Es decir, los requisitos básicos de patentabilidad son: NOVEDAD ACTIVIDAD INVENTIVA APLICACIÓN INDUSTRIAL

20 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Requisito de NOVEDAD Artículo 6.1 Ley 11/1986, de Patentes: Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. CUIDADO! Esto incluye publicaciones hechas por el propio inventor solicitad la patente antes de publicar!

21 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Requisito de NOVEDAD Presentación de solicitud de patente CORRECTA: divulgación no quita novedad a la invención Divulgación prevista (conferencia, revista, tesis ) tiempo Presentación de la solicitud de patente INCORRECTA: la divulgación quita novedad a la invención

22 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Requisito de NOVEDAD Me impide la patente divulgar los resultados en congresos, revistas, etc.? T Presentación solicitud de patente 18 meses para divulgar (conferencia, revista, tesis ) Solicitud patente SECRETA T+18m PUBLICACIÓN solicitud de patente tiempo

23 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Requisito de ACTIVIDAD INVENTIVA Artículo 8.1 Ley 11/1986, de Patentes: Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Una invención es nueva si hay al menos una diferencia entre la invención y el estado de la técnica. La medida o relevancia de esta diferencia determina si hay o no actividad inventiva.

24 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Requisito de APLICACIÓN INDUSTRIAL Artículo 9 Ley 11/1986, de Patentes: Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Este artículo se interpreta de forma amplia. En la práctica, este requisito es menos problemático que los de novedad y actividad inventiva.

25 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Exclusiones a la patentabilidad Art. 52(2) EPC: The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. Artículo 4.4 Ley 11/1986, de Patentes: No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones

26 Nociones sobre patentes Qué es una patente? Excepciones a la patentabilidad Art. 53 EPC: European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "order public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States; Rule 28 EPC: Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following: (a) processes for cloning human beings; (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings; (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes; (d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

27 Nociones sobre patentes. En cuanto llegue a la oficina voy a solicitar una patente alemana. Si no, no podré vender mi producto en Alemania! FALSO!! Una patente no da derecho a vender. Tampoco hace falta una patente para vender!

28 Nociones sobre patentes. En cuanto llegue a la oficina voy a solicitar una patente alemana. Así tendré una herramienta para defenderme allí si algún competidor me roba la invención! CORRECTO!! Para esto sí sirve una patente! Pero hay que hacer el esfuerzo de defenderse

29 -Titularidad e Inventor Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

30 Titularidad e Inventor. Titularidad e Inventor LEY 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad: TÍTULO III : DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACIÓN DEL INVENTOR Artículo El derecho a la patente pertenece al inventor y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce. Artículo 14. El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.

31 Titularidad e Inventor. Titularidad e Inventor LEY 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad: TÍTULO IV : INVENCIONES LABORALES Artículo Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario. 2. El trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.

32 Titularidad e Inventor. Titularidad e Inventor LEY 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad: TÍTULO IV : INVENCIONES LABORALES Artículo Las normas del presente título serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes. 2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

33 Titularidad e Inventor.

34 Titularidad e Inventor. Titularidad e Inventor LEY 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad: TÍTULO IV : INVENCIONES LABORALES 4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

35 Titularidad e Inventor.

36 -Modalidades de patente Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

37 Modalidades de patente. Lo primero, presentar una solicitud de patente Cuándo? En principio, lo antes posible Siempre antes de cualquier divulgación de la invención Dónde? 0 Una posibilidad: solicitar en todos los estados relevantes al mismo tiempo: - Caro si se quiere proteger en muchos países - Es probable que no se sepa todavía si merece la pena la inversión en todos los estados Es posible retrasar los gastos relacionados con la patente?

38 Modalidades de patente. DERECHO DE PRIORIDAD bajo el CONVENIO de PARíS -Se presenta una primera solicitud en un país -Dentro de un plazo de 12 meses, se presentan solicitudes para la misma invención en otros países (miembros del Convenio de París o de la OMC) -Las solicitudes posteriores pueden reivindicar prioridad de la primera solicitud: la fecha de solicitud de la primera solicitud será la relevante para la determinación de la novedad y actividad inventiva de las solicitudes posteriores ES EP PCT Las publicaciones no afectan a la segunda solicitud, puesto que reivindica prioridad de la primera solicitud

39 Modalidades de patente. EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (EPC): -Trámites centralizados hasta la concesión ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) en uno de los idiomas oficiales de la EPO (inglés, francés, alemán). VENTAJAS: - un único procedimiento hasta la concesión y en oposición - buena calidad de búsqueda y examen

40 Modalidades de patente. EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (EPC): -Tras la concesión, la EP debe empezar un proceso diferente en cada estado -alto coste de traducciones -mantenimiento nacional (en cada Estado Contratante) -decisiones diferentes por Audiencias/Cortes diferentes La patente europea NO es una patente comunitaria o una patente de la UE!!

41 Modalidades de patente. EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (EPC): La EP NO es la solicitud prioritaria. Fecha de solicitud: instante 0 EP La EP es la solicitud prioritaria. Fecha de solicitud: instante 0

42 Modalidades de patente. El TRATADO de COOPERACIÓN en materia de PATENTES (PCT) Es un acuerdo de mínimos para, a través de un único acto administrativo, solicitar una patente que tenga validez en todos los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual/Industrial (OMPI). Así, se establece un plazo de 30/31 meses para, a partir de la fecha de prioridad, entrar en fases nacionales (por ejemplo, española) o regionales (por ejemplo, europea) y continuar con la tramitación de la patente nacional/regional. IMPORTANTE! PCT no da al solicitante una patente internacional

43 Modalidades de patente. Múltiples combinaciones! 0 PCT 31 EP GRANT OPOS. NATIONAL PARTS

44 Modalidades de patente. ESTRATEGIA HABITUAL SEGUIDA EN LA UC Solicitud española 0 12m PCT 30/31m CONSEGUIR LICENCIAR/CEDER

45 La solicitud de Patente Irene González Pérez Oficina de Valorización Universidad de Cantabria

46 La solicitud de Patente Además del impreso de solicitud o petitorio, la documentación de una solicitud de patente está formada por: - una DESCRIPCIÓN - una o más REIVINDICACIONES - DIBUJOS (si son necesarios) - un RESUMEN (ABSTRACT)

47 La solicitud de Patente La DESCRIPCIÓN está formada por: -una indicación del CAMPO TÉCNICO -una indicación del ESTADO de la TÉCNICA y de los PROBLEMAS que puedan derivarse del mismo -un RESUMEN, que introduce la SOLUCIÓN que la invención proporciona a esos PROBLEMAS -una DESCRIPCIÓN DETALLADA de al menos una realización concreta de la invención * la invención se describe de forma que el lector pueda obtener el conocimiento correspondiente;

48 La solicitud de Patente Los términos de las reivindicaciones son ESENCIALES: una patente es un CONTRATO entre el inventor/solicitante y el Estado; las reivindicaciones pueden verse como las CLÁUSULAS de ese CONTRATO. Básicamente hay dos clases de REIVINDICACIONES: -Las que definen una ENTIDAD FÍSICA: aparato / dispositivo, sistema, compuesto/composición... -Las que definen una ACTIVIDAD: Procedimiento de obtención de algo, Método de hacer una actividad, Uso... * A menudo puede ser interesante reivindicar tanto una ENTIDAD FÍSICA como una ACTIVIDAD * En las reivindicaciones se define el ámbito de protección, es decir, el solicitante define el ámbito de la protección que se desea recibir. Importante: CLARIDAD

49 La solicitud de Patente Cómo reivindicaríamos esta entidad física?? * Malas reivindicaciones implican mala protección

50 La solicitud de Patente Reivindicaciones amplias ( broad ) o restrictivas ( restricted )? -amplia: implica gran extensión de la protección... -pero es válida a la vista del estado de la técnica (novedad, actividad inventiva...)? -restrictiva: puede ser más fácil de defender frente al estado de la técnica -pero es suficiente el ámbito de protección? Deben intentarse ambas: reivindicaciones independientes y dependientes

51 La solicitud de Patente REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES -La invención (realización preferida) -Estado de la técnica -Reivindicación independiente -Reivindicaciones dependientes

52 La solicitud de Patente - La reivindicación independiente define el ámbito mayor de protección 1.- Device comprising A and B and C - Las reivindicaciones dependientes definen subgrupos dentro del ámbito de protección de la independiente 2.- Device according to claim 1, further comprising D 3.- Device according to any of the preceding claims, further comprising E

53 La solicitud de Patente La Oficina de Valorización pide a los inventores la siguiente documentación:

54 La solicitud de Patente La Oficina de Valorización pide a los inventores la siguiente documentación:

55 La solicitud de Patente Objetivo: Obtener patentes de CALIDAD Qué significa de CALIDAD? -válida (por supuesto) -eficaz (para impedir la imitación) Difícil de circunvalar -amplia protección geográfica Novedosa Inventiva Aplicación industrial Fácil de detectar y probar su infracción Patente española (ES) Patente europea (EP) Solicitud de patente internacional Patentes nacionales extranjeras (US, JP )

56 La Oficina de Valorización. Contacto Oficina de Valorización Universidad de Cantabria Pabellón de Gobierno Planta Santander, España Irene González Pérez Tel web: