PROCESO 120-IP-2006 VISTOS:

Transcripción

1 PROCESO 120-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: HI-TEC SPORTS PLC. Marca: la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura. Expediente Interno N EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de julio de ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: HI-TEC SPORTS PLC. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI de la República del Perú; la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS.

2 1.2. Actos demandados La sociedad HI-TEC SPORTS PLC, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº /TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2001, que confirmó la Resolución Nº /OSD-INDECOPI, de 24 de abril de 2001, la cual declaró infundada la oposición formulada por HI-TEC SPORTS PLC y, en consecuencia, otorgó el registro del signo constituido por la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura, para distinguir prendas de vestir en general, incluyéndose zapatos, zapatillas, suelas y plantillas, productos comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 4 de febrero de 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS solicitó el registro del signo constituido por la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura, para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapatos, zapatillas, suelas y plantillas, Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó mediante el expediente administrativo Nº Signo solicitado: 2

3 2. El 14 de abril del 200 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto de la solicitud de registro del mencionado signo. 3. El 30 de mayo del 2000, la firma HI-TEC SPORTS PLC (Estados Unidos de América) formuló observación argumentando ser titular de las marcas Hl-TEC (certificado N 80998) y figura de rayo (certificado N 71137) registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló que su marca Hl-TEC es notoriamente conocida y adjuntó documentos a fin de acreditarlo. Indicó que el signo solicitado es similar y confundible con su marca registrada HITEC (debió decir HI-TEC), la cual se encuentra incluida dentro del signo solicitado YHITECSA, por lo que de otorgarse el registro solicitado, el público consumidor pensaría que los productos que distingue el signo solicitado son productos de su empresa. Mencionó que además de la similitud de los signos, distinguen la misma clase de productos y fundamentó su observación en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344. Marca registrada: HI-TEC; y, Marca registrada: figura de rayo: 4. El 18 de agosto del 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS contestó a las observaciones de HI-TEC SPOFTS PLC señalando que el término YHITECSA que se encuentra en el signo solicitado difiere sustancialmente de la marca HI-TEC, pues fonéticamente dicho término es distinto a la marca registrada, señaló, además, que el observante está reduciendo el análisis de confundibilidad únicamente a los términos Hl-TEC cuando en realidad debe hacerse entre los términos YHITECSA y Hl-TEC. 5. La firma PLANTAC S.A.C., igualmente, formuló observación al registro, argumentando que el signo solicitado no es suficientemente distintivo, por lo que se encontraría incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 128 y 129 incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo 823. Manifestó que el signo solicitado obedece a una forma usual del producto a distinguir y constituye una forma que le otorga una ventaja funcional o técnica al producto, pues tiene como diseño principal figuras geométricas irregulares que corresponden a la huella de la planta que tiene como propósito la adhesión a la superficie. Señaló también que de otorgarse el registro solicitado, se estaría excluyendo injustamente a los demás agentes del sector del mercado de fabricación de plantas de calzado. 6. El 18 de agosto del 2000, ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS manifestó, en relación con la observación formulada por PLANTAC S.A.C., que el signo solicitado es distintivo, pues es un diseño creado, que se puede diferenciar de 3

4 cualquier otro producto de la clase 25 y que no es una ventaja funcional o técnica. 7. El 21 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos, después de verificar que ha vencido el plazo otorgado para contestar las observaciones formuladas por HI-TEC SPORTS PLC y PLANTAC S.A.C., dispuso que se tengan por no contestadas y que pase el expediente a resolver, de conformidad con el artículo 150 del Decreto Legislativo El 24 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº /OSD-INDECOPI, la cual declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro solicitado. La Oficina de Signos Distintivos consideró que: a. Si bien los medios probatorios presentados por HI-TEC SPORTS PLC acreditan la existencia de la marca Hl-TEC para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, los documentos no demuestran que se trate de una marca ampliamente difundida, publicitada y conocida por el público consumidor de dichos productos, de modo tal que se le pueda considerar notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. b. El signo solicitado YHITECSA y planta de calzado no consiste en una forma usual de las suelas de calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, pues si bien su estructura incluye una planta de calzado, en la parte central se aprecia la figura de un cuadrado que contiene la denominación YHITECSA, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486. c. El signo solicitado no consiste en una forma que otorga una ventaja funcional o técnica a las suelas de calzado que pretende distinguir, según lo establecido en el Informe N /OIN, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486. d. El signo solicitado y la marca registrada HI-TEC no son semejantes gráfica, fonética ni conceptualmente al grado de producir confusión indirecta, ya que tanto el signo solicitado como la marca registrada están conformados por palabras de fantasía, que no pertenecen a nuestro idioma y carecen de significado, razón por la cual no evocan idea alguna que el consumidor pueda considerar parecida y la denominación YHITECSA elemento relevante del signo solicitado produce una impresión visual y sonora distinta de la que genera la denominación Hl- TEC, debido a que presentan una secuencia de letras completamente diferente. e. El signo solicitado y la marca registrada conformada por el diseño de un rayo no son semejantes gráfica ni conceptualmente al grado de inducir a confusión indirecta, ya que la planta de calzado del signo solicitado genera una impresión visual distinta de aquélla que genera la figura estilizada de un rayo, debido a que las figuras que los componen presentan líneas dispuestas en diferentes formas y el signo solicitado no sugiere idea alguna que el público consumidor pueda considerar parecida a aquélla que evoca la figura que compone la marca registrada (rayo). 9. El 23 de mayo de 2001, únicamente, HI-TEC SPORTS PLC interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada. 4

5 10. El 10 de octubre de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No /TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución /OSD- INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos y otorgó el registro del signo solicitado. El Tribunal de INDECOPI consideró que el signo solicitado por el demandante no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que corresponde acceder a su registro. 11. HI-TEC SPORTS PLC interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 12. El 30 de septiembre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia A.V y declaró fundada la demanda incoada por HI-TEC SPORTS PLC; y, en consecuencia, nula la resolución No /TPI-INDECOPI. 13. El señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual interpusieron recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de septiembre de El 18 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ( ) la correcta interpretación del inciso a) y h) del artículo 136, y del artículo 228 de la decisión (sic) 486 del Acuerdo de Cartagena (sic) de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial Decisión número 486; ( ). b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La firma HI-TEC SPORTS PLC presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos: Afirma que el Tribunal del INDECOPI: ( ) no ha tenido en consideración que la marca solicitada, es similar y por tanto confundible con nuestra marca, tal como se aprecia de un simple análisis comparativo entre las marcas en litigio. Marca solicitada: Marca registrada: YHITECSA HITEC Como se aprecia, nuestra marca HITEC está íntegramente incluida en la marca solicitada, por lo cual y en el improbable caso de que la autoridad otorgue la marca solicitada - el público consumidor entenderá que la marca de la contraria tiene relación con nuestras marcas. 5

6 Lo más saltante de la marca solicitada es el término HITEC pues la letra Y u SA no le dan ninguna distintividad, más aún cuando las siglas SA corresponde (sic) a sociedad anónima. Observa que la marca HI-TEC ( ) es notoriamente conocida en el mercado peruano de lo cual pretende aprovecharse la demandada para beneficiarse indebidamente del prestigio de nuestra marca. Finalmente, señala que ( ) la marca YHITECSA solicitada bajo expediente Nº , está incursa en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la decisión (sic) 344 del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 136 inciso a) de la Decisión 486) no debiendo haber sido susceptible de acceder al registro por ser inadmisible su coexistencia en el mercado con nuestra marca, dada la similitud o semejanza evidente que origina el riesgo de confusión en el público consumidor. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido. Respecto a la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (actual artículo 136 literal a) de la Decisión 486) hace relación a disposiciones del Decreto Legislativo No. 823 Ley de Propiedad Intelectual, que establece los criterios aplicables para determinar la posibilidad de confusión entre signos y manifiesta que Es precisamente en aplicación de los criterios antes referidos que la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor ( ). Sostiene que En efecto, luego de un análisis en conjunto de los signos, la autoridad administrativa determinó que en el signo solicitado a registro resultaban relevantes a efectos de identificar su origen empresarial tanto el elemento denominativo (YHITECSA) como el figurativo (representación tridimensional de una planta de calzado), mientras que en el signo registrado el elemento característico lo constituía el elemento denominativo (HITEC). Sostiene, además, que De la misma manera, en aplicación de los criterios antes señalados, la autoridad administrativa constató también que los signos en litis contaban con suficientes diferencias que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor. Señala las diferencias que existen entre las marcas en conflicto tanto fonéticas como gráficas y, asevera que ( ) el signo solicitado presenta un elemento figurativo conformado por la representación tridimensional de la planta de calzado, lo cual determina que la impresión visual de conjunto sea también diferente. Manifiesta que Consecuentemente, el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº 823, concordante con el inciso a) del artículo 136º de la Decisión 486 por lo que la Resolución impugnada se encuentra arreglada a ley, lo que determina que en este extremo la demanda deviene en infundada. 6

7 Finalmente, sostiene que Las marcas YHITECSA Y FIGURA DE PLANTA DE CALZADO (solicitada) y HI-TEC (registrada), apreciadas en su conjunto, no resultan similares al grado de producir confusión, siendo por ello lícito que la autoridad administrativa haya concedido el registro del signo solicitado. La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, da contestación a la demanda diciendo: Que, cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA ( ) Afirma que la norma aplicable en este proceso es la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que luego del análisis de las marcas en conflicto ( ) no se demostró que la marca HI- TEC goce de la calidad de notoriamente conocida, y por ende, no se encuentra incurso (sic) en la causal de prohibición de registro establecida en el Artículo 136º (sic) inciso h) (sic) de la Decisión 486. Con relación al riesgo de confusión sostiene que Efectuado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se determinó de manera razonada y en base a las normas vigentes, que tanto el aspecto denominativo YHITECSA como la representación tridimensional de una planta de calzado con diseños particulares (figurativo), sirven para indicar el origen empresarial del signo ; y, que ( ) en la Resolución materia de impugnación se concluye razonadamente que no existe similitud entre ambas, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia en el mercado. d) Tercero interesado El señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS, considerado tercero interesado en este proceso, manifiesta: Que ( ) coincido plenamente con la opinión técnica y legal de INDECOPI en las resoluciones de primera y segunda instancia, en base del expediente administrativo Nº de INDECOPI y la legislación aplicable, sobre todo que a simple análisis podemos verificar que no hay alguna posibilidad de confusión con el público consumidor al ver un producto del demandado con el logo o denominación YHITECSA (marca registrada a favor del recurrente) que lo relacione con un producto similar del demandante con la marca HI-TEC. Continúa diciendo que El nombre de HI-TEC, difiere totalmente con el nombre YHITECSA, por existir una gran diferencia fonética entre ambos ya que HI-TEC se pronuncia en el idioma ingles (sic) como JAY TEC`, y constituye la abreviatura de las palabras inglesas HIGH TECNOLOGY o ALTA TECNOLOGÍA en español; además gráficamente existe una pausa entre HI` y TEC` (hay un guión entre ambos (sic) palabras, por lo que no hay continuidad en la pronunciación). Afirma también que Hay además otro (sic) elementos figurativos en la marca registrada, materia de la impugnación; ya que la marca del demandado (sic) tiene un diseño estilizado de un rayo y otras características figurativas ( ) por lo que apreciado conjuntamente con la denominación YHITECSA, provoca un impacto visual diferente. 7

8 Concluye solicitando que ( ) la Sala declare en su oportunidad INFUNDADA LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADNIMISTRATIVA con expresa condena de costas y costos. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de julio de NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo constituido por la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura ha sido presentada el 4 de febrero de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se procede a interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser éstas las normas correspondientes al caso en controversia. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 ( ) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS 8

9 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate ; ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida ; ( ) 9

10 Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. ( ) DECISIÓN 486 ( ) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO 10

11 Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior. 1 Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. 2 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como tránsito legislativo o también como aplicación de la ley comunitaria en el tiempo ha 1 2 MOUCHET, Carlos. INTRODUCCIÓN AL DERECHO Editado por Perrot. Buenos Aires, Pág Proceso Nº 114-IP Sentencia de 19 de noviembre de Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de Marca: EBEL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11

12 sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP Para el caso, se reitera que: ( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior ( ). (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación tanto en sede administrativa como judicial de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar (...) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ( ) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o ( ) de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. (Proceso N 28- IP-95, caso CANALI, publicado en la G.O.A.C. N 332, del 30 de marzo de 1998). 3 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por 3 Proceso Nº 39-IP Sentencia de 9 de julio de Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto Marca: & MIXTA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12

13 razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otra circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier razón o evento por la que haya tenido que desparecer. Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En conclusión, la solicitud de registro del signo constituido por la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992). Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad cumplida a partir del 1 de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000; posteriormente a partir del 1 de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha de entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, el artículo 172 de la mencionada Decisión será la aplicable al caso en concreto CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. En este sentido el Tribunal ha manifestado: (...) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca. 4 4 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de Marca "TRIGARD. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13

14 Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. 5 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior CLASES DE MARCAS 5 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina pp

15 La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. Adicionalmente, a esta clasificación, se agregan las marcas bidimensionales y tridimensionales, que serán estudiadas posteriormente, por ser éstas las marcas, objeto de interpretación. a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. Sobre el tema el Tribunal ha sostenido: Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. 6 Adicionalmente, sobre este tipo de marcas, este Tribunal ha manifestado: La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre. 7 c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 6 7 Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, pp 29 y ss. Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de Marca: DIDA Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. 15

16 El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio. Las Marcas Tridimensionales A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa. En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b). Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: 16

17 La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: ( ) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que La forma de los productos, sus envases o envolturas son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional. Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial. 8 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto las formas externas tridimensionales como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas. Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81- IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se 8 BERTONE Luis Eduardo. DERECHO DE MARCAS Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina Pág

18 la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca ( ). ( ) Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional. 9 El signo tridimensional y las características para su registrabilidad. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que 9 Proceso 23-IP-98. Sentencia de 27 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N 379, del 27 de octubre de caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18

19 el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal. (Exp. de marca acta , noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, Pág.731) (Breuer Moreno, Obra citada, Pág. 129). 10 La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable. Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. Comparación entre marcas tridimensionales Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido. En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso; y, someterlas a las reglas para la comparación marcaria, prestando especial atención al criterio que señala que a los 10 Proceso N 23-IP Doc. Cit. Pág. 5. JURISPRUDENCIAD DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19