SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Transcripción

1 Año XXXII Número 2505 Lima,22 de mayo de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 271-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 3, 58, 59 y 64 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Diseño Industrial: PALETA PARA MAQUILLAJE. Expediente Interno: Pág. Proceso 311-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: STICK PACK (denominativa). Expediente Interno: PROCESO 271-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 3, 58, 59 y 64 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Diseño Industrial: PALETA PARA MAQUILLAJE. Expediente Interno: Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 3706 de 21 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandados: 2. Hechos: LAM COSMÉTICOS LIMITADA Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia YOQUIRE LTDA. 1. El 13 de mayo de 1999, la sociedad YOQUIRE LTDA. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión y registro del diseño industrial para el producto denominado PALETA PARA MAQUILLAJE. 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud y durante el término establecido por la ley no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros que pudieran desvirtuar el registro del diseño industrial. 3. Mediante Resolución de 28 de diciembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del diseño industrial del producto PALETA PARA MAQUILLAJE. 4. Posteriormente, al mencionado derecho concedido le fue asignado el Certificado 3620, vigente desde el 13 de mayo de 1999 hasta el 13 de mayo de El 19 de noviembre de 2004, la sociedad LAM COSMÉTICOS LIMITADA presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por intermedio de su apoderado. 6. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto de 31 de octubre de 2005, que ordenó notificar a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad YOQUIRE LTDA. en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso. 7. El 8 de julio de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3 GACETA OFICIAL 22/05/ de Argumentos de la demanda: 8. LAM COSMÉTICOS LIMITADA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Desde antes del 13 de mayo de 1999, fecha de inicio del procedimiento de concesión y registro del diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE, la sociedad YOQUIRE LTDA. ya se encontraba usando dicho producto, ante lo cual se había hecho accesible al público y, por consiguiente, carecía del requisito de novedad para que pueda ser protegido por el registro. - Asimismo, indicó que ha comercializado y, por ende, usado paletas para maquillaje con las mismas o semejantes características de la registrada bajo el Certificado 3620, uso que no infringió ningún derecho de la sociedad YOQUIRE LTDA. puesto que ocurrió antes del registro a su favor. Esta circunstancia denota de igual manera la pérdida de novedad del diseño industrial denominado PALETA PARA MAQUILLAJE. - Por otro lado, adujo que la sociedad YOQUIRE LTDA. no presentó ninguna reivindicación de prioridad, así como tampoco demostró si se le reconoció un derecho de prioridad que permita evidenciar una protección del producto desde antes del 13 de mayo de 1999, fecha de presentación de la solicitud de registro. - Por lo expuesto, la demandante concluye que el diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE desconoció el contenido de los artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que carecería de novedad al momento de su presentación. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 9. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - No se presentaron oposiciones contra la solicitud de diseño industrial en debate, razón por la cual la autoridad nacional no se encontraba obligada a efectuar de oficio un examen de novedad de la solicitud de registro. - Una vez efectuado el examen del diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE, el examinador técnico concluyó que el mismo cumplía con los requisitos de forma y de fondo para, válidamente, aprobar la concesión de la solicitud presentada por la sociedad YOQUIRE LTDA. 10. La sociedad YOQUIRE LTDA. contestó la demanda señalando lo siguiente: - En primer término, aseguró que en este caso no hubo agotamiento previo de la vía gubernativa, requisito necesario para iniciar un proceso ante la jurisdicción.

4 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 - No tenía por qué reivindicar la prioridad sobre el diseño industrial concedido, debido a que éste no se encontraba en el estado del arte, es decir, nunca fue accesible al público de ninguna manera. - Existen diferencias evidentes entre el diseño industrial de la paleta para maquillaje que había hecho accesible al público y aquel sobre el cual se le concedió el registro. Lo anterior se debe a que el diseño industrial concedido consiste en una novedosa utilización y combinación de líneas, contornos y figuras geométricas sobre un producto. - Precisó que el hecho que el destino o finalidad del producto sea el mismo que otros productos, no afecta la novedad del diseño industrial. - Respecto a lo manifestado por la sociedad demandante sobre el hecho que ésta había comercializado productos con características semejantes al diseño industrial solicitado, sostuvo que resulta obvio que entre ambos productos existan características similares, puesto que, a diferencia de una patente de invención, un diseño industrial es la apariencia particular de un producto que ya existe en el mercado, lo que se traduce en la necesidad de que existan, inevitablemente, características similares entre un diseño y otro. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro de diseño industrial se presentó el 13 de mayo de 1999, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 12. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 3, 58, 59 y 64 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) El inventor o su causahabiente; b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. Artículo 58.- Serán registrables los nuevos diseños industriales. Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

5 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La norma comunitaria en el tiempo. 2. Registrabilidad de los diseños industriales. Requisitos y efectos de su registro. 3. La divulgación previa del diseño industrial. 4. El requisito de novedad del diseño industrial. 5. Análisis de oficio por parte de la Oficina Nacional Competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 13. La Corte Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro del diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE se presentó cuando aún se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 14. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Sin embargo, no constituirá aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 15. Bajo el precedente entendido, el Tribunal con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia por lo que no afectará derechos consolidados en el periodo anterior a su entrada en vigor. La norma No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión. Artículo 59.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 64.- Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño. Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

6 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 16. Al respecto, este Tribunal ha manifestado dentro de la Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, correspondiente al Proceso 114-IP- 2003, publicada en la Gaceta Oficial 1028 de 14 de enero de 2004: Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. 17. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor. Ello implica que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales hechos, como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley. 18. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 19. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como tránsito legislativo o también como aplicación de la ley comunitaria en el tiempo ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial 965 de 8 de agosto de 2003, en donde se precisó: ( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior ( ). 20. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del diseño industrial ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro respectivo.

7 GACETA OFICIAL 22/05/ de De la interpretación prejudicial requerida por la Corte Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente al diseño industrial y al trámite de la solicitud para su registro. 2. REGISTRABILIDAD DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. 22. Tal y como lo define el artículo 58 de la Decisión 344, el diseño industrial es cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. 23. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética. Así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que uno de los factores determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado radica en la mera apariencia de los mismos. 24. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. En ese sentido, la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la finalidad del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. Por lo tanto, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorguen al diseño industrial su categoría. 25. Otero Lastres señala que el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1977). 26. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño (Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN , WIPO 1995, p. 229). 27. Al respecto, el Tribunal ha manifestado:

8 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial 2 (lo subrayado es nuestro). 28. En el presente caso, la demandante sostuvo que el diseño industrial registrado por la autoridad nacional carece de novedad. Al respecto, este Tribunal advierte que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. 29. Si bien la demandante alegó el artículo 116 literal b) de la Decisión 486, la normativa aplicable al presente caso es el artículo 58 de la Decisión 344, el mismo que señala que: No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión. Al respecto, el literal c) del artículo 82 de la Decisión 344 señala que: No podrán registrarse ( ) cuando c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. 30. El legislador comunitario ha establecido la prohibición contenida en el literal c) del artículo 82 de la Decisión 344, con el objetivo de limitar la concesión de un derecho de marca a los signos que son susceptibles de registro y diferenciarlos de aquellos que pueden adquirir protección a través de una patente de modelo de utilidad o una de invención. En este sentido, el Tribunal ha dejado claramente establecido que La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad. Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. `En tanto que el Derecho de Patentes o, 2 Proceso 135-IP-2007, publicado en la Gaceta Oficial 1585 de 13 de febrero de 2008, Marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico.

9 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares. (Areán Lalín, La protección de las marcas tridimensionales, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8). (Proceso 64- IP-2007, publicado en la G.O.A.C de 19 de agosto de 2007, marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA). 31. De igual forma, el Tribunal ha sostenido: Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrase como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrase como marca ( ) (Proceso 23-IP-98). Requisitos y Efectos del registro. 32. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal: La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo (Proceso 55-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). 33. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial. 34. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustente en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

10 GACETA OFICIAL 22/05/ de Por otra parte, el artículo 58 de la Decisión 344 remite a los artículos 82 y 83 de la normativa en mención, que tratan sobre las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, a fin de que sean aplicados como causales que impiden el registro de un diseño industrial. De esa manera, el artículo 82 prohíbe el registro cuando: b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 36. Asimismo, se tomará en cuenta lo señalado en el Proceso 97-IP-2014 sobre el Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 37. El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 38. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 39. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 40. De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 41. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. 42. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante examinar el caso concreto y determinar si el diseño industrial solicitado brinda una apariencia diferente otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. 3. LA DIVULGACIÓN PREVIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. 43. En el presente caso se señaló que el diseñador ha divulgado con anterioridad el diseño industrial. Al respecto, cabe indicar que el artículo 71 de la Decisión

11 GACETA OFICIAL 22/05/ de señala que: Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Decisión sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro. 44. El artículo 3 de la Decisión 344 establece que: Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) El inventor o su causahabiente; b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. 45. El Juez Consultante deberá analizar si la divulgación del diseño industrial se dio de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 344 para, posteriormente, analizar el requisito de novedad. 4. EL REQUISITO DE NOVEDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL. 46. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado, PALETA PARA MAQUILLAJE, no cumple con el requisito de novedad ya que antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgara el registro, se había empezado a comercializar paletas para maquillaje con características semejantes a las del diseño industrial mencionado. 47. Es así que el problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado PALETA PARA MAQUILLAJE cumple con el requisito de novedad. Por lo tanto, corresponde a este Tribunal desarrollar el requisito de novedad exigida por la Decisión 344, para el registro del diseño industrial. 48. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

12 GACETA OFICIAL 22/05/ de Como se dijo en los considerando precedentes, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 50. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios 3 : (1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica 4 a nivel mundial. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 5, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas que integran un círculo especializado de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad. 51. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial ( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad El artículo 59 de la Decisión 344 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos o cualquier otro medio. Las Diferencias Secundarias. 53. El citado artículo 59 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no OTERO LASTRES, José Manuel, Reflexiones sobre el Concepto de Novedad en los Modelos Industriales, Actas de Derecho Industrial, Tomo 5, Madrid, 1979, pp. 371 y ss. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como novedad objetiva. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como novedad subjetiva. OTERO LASTRES, José Manuel, El Modelo Industrial, Madrid, 1977, p. 359.

13 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de no ser registrable. 54. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias. 55. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En consecuencia, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 56. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. 57. La Corte Consultante deberá tomar en consideración lo señalado al momento de resolver el presente proceso. 5. ANÁLISIS DE OFICIO POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 58. En el presente caso, la SIC afirmó que como no se presentaron observaciones no tenía la obligación de realizar el examen de novedad. 59. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el artículo 64 de la Decisión 344 establece de manera expresa que: Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño (lo subrayado es nuestro). 60. Por lo tanto, la norma es clara al exigir que la SIC, aun cuando no se hayan presentado observaciones al registro, sí tenía la obligación de realizar el examen de novedad del diseño industrial solicitado. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

14 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 PRIMERO: SEGUNDO: TERCERO: CUARTO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del diseño industrial ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, la norma derogada será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos que se exigen para que se registre un diseño industrial. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Según lo señalado en la Decisión 344 se considera diseño industrial a cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. El Juez Consultante deberá analizar si la divulgación del diseño industrial se dio de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 344 para, posteriormente, analizar el requisito de novedad. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes. Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. La Corte Consultante debe examinar el caso concreto y determinar si el diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE posee la suficiente novedad para acceder al registro. QUINTO: Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

15 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 311-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: STICK PACK (denominativa). Expediente Interno: Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 3946 de 18 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

16 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno El Auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandados: INGENIO DEL CAUCA S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia INGENIO RIOPAILA S.A. (ahora RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.) 2. Hechos: 1. El 28 de julio de 2005, la sociedad INGENIO RIOPAILA S.A. solicitó el registro de la marca STICK PACK (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 555 de 2005 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. 3. Mediante Resolución 2605 de 8 de febrero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca STICK PACK (denominativa), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes. 4. La sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. interpuso demanda de nulidad en contra de la citada Resolución ante el Consejo de Estado. 5. El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

17 GACETA OFICIAL 22/05/ de Argumentos de la demanda: 6. INGENIO DEL CAUCA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La denominación STICK PACK es ampliamente conocida y se utiliza de manera generalizada en los medios comerciales y en el mercado colombiano para designar un tipo específico de empaque o sistema de envasado de productos. - Varios proveedores del sistema STICK PACK lo ofrecen en Colombia para la industria alimenticia y, en la actualidad, existe una amplia variedad de productos alimenticios de diferentes empresas que ofrecen y venden con este empaque o sistema. - En consecuencia, el signo STICK PACK (denominativo) no es susceptible de ser registrado como marca para distinguir productos alimenticios comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que consiste en el nombre corrientemente utilizado en los medios comerciales para designar un empaque y un sistema de envasado de tales productos. - Asimismo, precisó que la denominación STICK PACK carece de carácter distintivo porque no tiene la capacidad intrínseca para denotar el origen empresarial de los productos que ampara, bien porque proporciona información al público sobre un componente del producto (su empaque) o bien porque describe una característica del mismo, como su presentación comercial. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 7. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - - La marca STICK PACK (denominativa) no describe en forma directa o indirecta las características usuales de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza ni es la designación común de los productos de esta clase. Señala que el signo en debate posee capacidad distintiva suficiente para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual es susceptible de ser registrada como marca por la oficina nacional competente. 8. INGENIO RIOPAILA S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - El signo STICK PACK (denominativo) es suficientemente distintivo y consiste en un término de fantasía para los productos de la Clase 30 de la

18 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no describe u ofrece al público consumidor información sobre la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o información del respectivo producto. - La expresión STICK PACK consiste en un fonema que no es conocido en el idioma castellano y, por lo tanto, no puede catalogarse como descriptivo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo literal a) de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La marca denominativa compuesta. 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 3. Palabras en idioma extranjero. Signos de uso común, descriptivos y genéricos. 4. Marcas de fantasía. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA. 10. En el presente caso, se debe tomar en cuenta que el signo solicitado STICK PACK es uno de tipo denominativo compuesto, por lo que se considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas. 11. Dentro del Proceso 15-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 1 2 Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; Artículo A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras.

19 GACETA OFICIAL 22/05/ de 26 Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 12. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, entre otros. Al respecto, el Tribunal ha establecido dentro del Proceso 13-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial 677 de 13 de junio de 2001, que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). 13. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de registrabilidad que el signo solicitado es de tipo denominativo compuesto, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. 2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 14. En el presente caso, INGENIO DEL CAUCA S.A. interpuso demanda de nulidad contra la Resolución 2605 de 8 de febrero de 2006, que concedió el registro de la marca STICK PACK (denominativa), alegando que ésta carecía de carácter distintivo debido a que no tenía la capacidad intrínseca para denotar el origen empresarial de los productos que ampara. 15. Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b). 16. De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual implica que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca, este tipo se distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486; y 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.