AVISO JURÍDICO IMPORTANTE:

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1 AVISO JURÍDICO IMPORTANTE: La información que se ofrece en estas páginas está sujeta a una cláusula de exención de responsabilidad y a un aviso de Copyright CELEX-61995J0352 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de marzo de Phytheron International SA contra Jean Bourdon SA. Petición de decisión prejudicial: Tribunal de commerce de Pontoise - Francia. Artículos 30 y 36 del Tratado CE - Directiva sobre las marcas - Producto fitosanitario - Importación paralela - Agotamiento. Asunto C-352/95. Recopilación de Jurisprudencia 1997, página I Índice Partes Motivación de la sentencia Decisión sobre las costas Parte dispositiva Palabras clave: 1. Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Exposición, durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, de unos hechos diferentes de los descritos en la resolución de remisión - Obligación del Tribunal de Justicia de atenerse a los hechos que se deducen de la resolución de remisión [Tratado CE, art. 177; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 20] 2. Libre circulación de mercancías - Excepciones - Existencia de Directivas de aproximación - Efectos - Protección del derecho de la marca garantizada por una legislación nacional en caso de puesta en circulación de un producto en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento - Apreciación a la luz de la Directiva 89/104/CEE (Tratado CE, arts. 30 y 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7) 3. Actos de las Instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Necesidad de garantizar la eficacia de las Directivas - Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales 4. Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Producto originario de un país tercero puesto en circulación en un Estado miembro por el titular de la marca o con su consentimiento - Adquisición lícita por un comerciante independiente - Importación, sin transformación y sin modificación del embalaje, en otro Estado miembro - Derechos de marca en los dos Estados miembros en posesión del mismo grupo - Oposición a la importación por parte del titular de la marca - Improcedencia con arreglo al principio del agotamiento del derecho de marca (Tratado CE, arts. 30 y 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, aps. 1 y 2) Índice 5. Para responder a la cuestión prejudicial que le ha sido planteada, el Tribunal de Justicia no puede basarse en los elementos de hecho que le han sido presentados durante el procedimiento y que difieren de los descritos en la resolución de remisión. Si lo hiciese, tendría que tomar posición respecto de un problema de principio sobre el que no ha tenido

2 que pronunciarse hasta ahora, basándose en unos elementos de hecho que deberían haberse precisado para poder dar una respuesta útil. Además, cuando la cuestión que le ha sido sometida plantea un importante problema sobre el alcance de los derechos que confiere una marca al titular de ésta y que dicho titular, al no ser parte en el litigio principal, no puede presentar sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia, existen razones específicas que se oponen a que dicho Tribunal se aleje de los antecedentes de hecho tal como se deducen de la resolución de remisión. En cualquier caso, la modificación material de las cuestiones prejudiciales sería incompatible con la función que el artículo 177 del Tratado confiere al Tribunal de Justicia, así como con su obligación de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, habida cuenta de que, con arreglo a esta disposición, a las partes interesadas sólo se les notifica las resoluciones de remisión. 6. El artículo 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, redactado en términos generales, regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad, de modo que las normas nacionales en la materia deben apreciarse a la luz de dicha disposición y no de los artículos 30 y 36 del Tratado, debiendo recordarse no obstante que la propia Directiva debe ser interpretada, como cualquier normativa de Derecho derivado, a la luz de las normas del Tratado, en este caso las relativas a la libre circulación de mercancías. 7. Al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a una Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta. 8. El artículo 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, que está redactado en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia que, al interpretar los artículos 30 y 36 del Tratado, ha reconocido en Derecho comunitario el principio del agotamiento del derecho de marca, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una norma nacional en un primer Estado miembro en virtud de la cual el titular de un derecho de marca puede impedir la importación de un producto protegido por la marca en una situación en la que - el producto ha sido fabricado en un país tercero, - ha sido importado en un segundo Estado miembro por el titular de la marca o por otra sociedad que pertenece al mismo grupo que el titular de la marca, - ha sido adquirido lícitamente en el segundo Estado miembro por un comerciante independiente que lo ha exportado al primer Estado miembro, - no ha sido objeto de ninguna transformación y el envase no ha sido modificado, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro de importación, y - los derechos de marca en ambos Estados miembros son propiedad del mismo grupo. Por una parte, en efecto, el principio de agotamiento del derecho, establecido en el artículo 7, opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados, en particular, como filiales del mismo grupo. Por otra, no importa que el producto protegido por la marca haya sido fabricado o no en un país tercero cuando, de todos modos, ha sido comercializado lícitamente en el mercado del Estado miembro del que ha sido importado por el titular de la marca o con su consentimiento, e incluso por otra sociedad perteneciente al mismo grupo que éste. Por último, el mero hecho de añadir a la etiqueta informaciones tales como las descritas con anterioridad no puede constituir un motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, siempre que la

3 etiqueta así modificada no omita determinadas informaciones o no mencione informaciones inexactas o no se presente de tal modo que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Partes En el asunto C-352/95, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el tribunal de commerce de Pontoise (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Phytheron International SA y Jean Bourdon SA, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), integrado por los Sres.: J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; C. Gulmann (Ponente), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; consideradas las observaciones escritas presentadas: - En nombre de Phytheron International SA, por Me Lise Funck-Brentano, Abogada de París; - en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Catherine de Salins, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de Agentes; - en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Berend Jan Drijber, miembro del Servicio Jurídico, y Jean-Francis Pasquier, funcionario nacional adscrito a dicho Servicio, en calidad de Agentes; habiendo considerado el informe para la vista; oídas las observaciones de Phytheron International SA, del Gobierno francés y de la Comisión, expuestas en la vista de 12 de septiembre de 1996; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de octubre de 1996; dicta la siguiente Sentencia Motivación de la sentencia 1. Mediante resolución de 3 de octubre de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de noviembre siguiente, el tribunal de commerce de Pontoise planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del mismo Tratado. 2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Phytheron Internacional SA (en lo sucesivo, «Phytheron») y Jean Bourdon SA (en lo sucesivo, «Bourdon»), dos sociedades francesas, sobre la resolución por parte de la segunda de un contrato celebrado entre ambas sociedades en 1994, relativo a la compra por Bourdon de litros de un producto fitosanitario, Previcur N, importado de Alemania, pero procedente de Turquía. 3. Bourdon anuló su pedido antes de la entrega, alegando que dicho lote de Previcur N no podía comercializarse en Francia sin el acuerdo del titular de dicha marca, que parecía oponerse a ello. Phytheron ejercitó entonces una acción de indemnización de daños y perjuicios ante el tribunal de commerce de Pontoise contra Bourdon por resolución abusiva

4 del contrato. 4. Ante dicho tribunal, Bourdon alegó que, conforme al Derecho francés, las importaciones de productos procedentes de países terceros son ilícitas cuando no han sido objeto de una autorización del titular de la marca que figura en los envases de los productos. En el caso de autos, llegó a la convicción de que, de haberse ejecutado el contrato, se habría expuesto a un proceso por violación del derecho de propiedad industrial, puesto que el titular de la marca no había autorizado la comercialización del lote objeto de litigio. 5. Phytheron sostuvo que, con arreglo al Derecho comunitario, cuando un producto se importa y comercializa lícitamente en un Estado miembro, goza del derecho de libre circulación dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, dado que la República Federal de Alemania aplicaba, en el momento en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal, el sistema del agotamiento internacional de los derechos del titular de la marca, el lote de Previcur N objeto de litigio, que había sido importado y comercializado lícitamente en Alemania, adquirió el derecho a circular libremente dentro de la Unión Europea. 6. En estas circunstancias, el tribunal de commerce de Pontoise decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Un producto protegido por una marca registrada, adquirido legalmente por un comerciante de un Estado miembro A en un Estado miembro B en el cual ha sido homologado y comercializado con esta misma marca, puede ser legalmente importado del Estado miembro B y comercializado en el Estado miembro A cuando se trate: - de un producto auténtico que no ha sufrido ninguna transformación, - cuyo envase no ha sido modificado, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro A, - que también ha sido homologado en el Estado miembro A? 2) Una prohibición basada en la legislación sobre marcas del Estado miembro A no infringe las disposiciones del artículo 30 del Tratado?» 7. Para dar una respuesta útil a dichas cuestiones, procede precisarlas, como han señalado el Gobierno francés y la Comisión, a la vista de su contexto jurídico y fáctico. 8. De la resolución de remisión se deduce que, ante el órgano jurisdiccional nacional, Bourdon sostuvo que, con arreglo al principio de la territorialidad de la marca en Derecho francés, el titular de una marca puede oponerse, cuando no ha dado su autorización, a que sus productos sean importados de países terceros, y que, por lo tanto, el objetivo de las cuestiones planteadas es que se dilucide si el artículo 30 del Tratado, que prohíbe las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación, se opone a la aplicación de dicha norma nacional. 9. De la resolución de remisión se desprende también que no se discute que el producto al que se refiere el contrato objeto de litigio fue fabricado en Turquía, donde la sociedad alemana Schering, filial del grupo alemán Hoechst, encarga su fabricación a otra filial y lo importa posteriormente en Alemania. 10. No obstante, durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, se indicó que, en realidad, el lugar de fabricación del producto controvertido era Alemania, desde donde se exportó posteriormente el producto a Turquía, y que el lote objeto de litigio fue adquirido allí a una filial turca del grupo alemán Hoechst por un comerciante independiente, que luego lo vendió a Phytheron. 11. Ahora bien, por los motivos expuestos en los apartados 12 a 14 de la presente

5 sentencia, en el caso de autos el Tribunal de Justicia sólo puede responder a las cuestiones planteadas en el marco de los antecedentes de hecho que se deducen de la resolución de remisión. 12. Si el Tribunal de Justicia se basara en los elementos de hecho que se han mencionado durante el procedimiento ante este Tribunal, se modificaría la propia sustancia del problema planteado por las cuestiones prejudiciales. En efecto, en tal caso, tendría que tomar posición respecto de un problema de principio sobre el que no ha tenido que pronunciarse hasta ahora, basándose en unos elementos de hecho que deberían haberse precisado para poder dar una respuesta útil. 13. Seguidamente, procede observar que, en el marco de un litigio que plantea un importante problema sobre el alcance de los derechos que confiere una marca al titular de ésta, existen razones específicas que se oponen a que el Tribunal de Justicia se aleje de los antecedentes de hecho tal como se deducen de la resolución de remisión, habida cuenta de que dicho titular, al no ser parte en el litigio principal, no puede presentar sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia. 14. Finalmente, la modificación material de las cuestiones prejudiciales sería incompatible con la función que el artículo 177 del Tratado confiere al Tribunal de Justicia, así como con su obligación de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, habida cuenta de que, con arreglo a esta disposición, a las partes interesadas sólo se les notifica las resoluciones de remisión (véanse, en particular, las sentencias de 1 de abril de 1982, Holdijk y otros, asuntos acumulados 141/81, 142/81 y 143/81, Rec. p. 1299, apartado 6, y de 30 de enero de 1997, Wiljo, C- 178/95, Rec. p. I-0000, apartado 30). 15. Además, procede señalar que el órgano jurisdiccional nacional no indica expresamente la persona que, en Alemania o en Francia, es titular de la marca de que se trata. No obstante, de la resolución de remisión se deduce implícitamente que la marca es propiedad de unas sociedades pertenecientes al grupo alemán Hoechst tanto en Alemania como en Francia y que fue el titular de la marca u otra sociedad que forma parte del mismo grupo quien comercializó el producto en Alemania. 16. En cuanto a la normativa aplicable en Francia en la época de los hechos del litigio principal, procede observar que, como ha señalado en particular el Gobierno francés, el artículo L del code de la propriété intelectuelle había incorporado al Derecho francés el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva sobre las marcas»), que dispone: «1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.» 17. A este respecto debe recordarse que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 7 de la Directiva sobre las marcas, redactado en términos generales, regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad y que, cuando las Directivas comunitarias

6 prevén la armonización de las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses contemplados en el artículo 36 del Tratado, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de dicha Directiva, y no de los artículos 30 a 36 del Tratado (véase la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457, apartados 25 y 26). 18. Por lo tanto, procede considerar que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional se refieren al artículo 7 de la Directiva sobre las marcas, debiendo recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicho artículo debe ser interpretado a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 27) y que, al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a dicha Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta (véase la sentencia de 11 de julio de 1996, Eurim-Pharm, asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603, apartado 26). 19. En estas circunstancias, las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional, a las que procede responder conjuntamente, tienen por objeto esencialmente que se precise si el artículo 7 de la Directiva sobre las marcas se opone a la aplicación de una norma nacional en el Estado miembro A en virtud de la cual el titular de un derecho de marca puede impedir la importación de un producto protegido por la marca en una situación en la que - el producto ha sido fabricado en un país tercero, - ha sido importado en el Estado miembro B por el titular de la marca o por otra sociedad que pertenece al mismo grupo que el titular de la marca, - ha sido adquirido lícitamente en el Estado miembro B por un comerciante independiente que lo ha exportado al Estado miembro A, - no ha sido objeto de ninguna transformación y el envase no ha sido modificado, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro de importación, y - los derechos de marca en los Estados miembros A y B son propiedad del mismo grupo. 20. En primer lugar, procede recordar que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre las marcas está redactado en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en las sentencias que, interpretando los artículos 30 y 36 del Tratado, han reconocido en Derecho comunitario el principio del agotamiento del derecho de marca. Por tanto, esta disposición recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 31). 21. En el contexto del litigio principal, procede señalar - que el principio de agotamiento del derecho establecido en el artículo 7 opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados, en particular, como filiales del mismo grupo (véase la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danziger, C-9/93, Rec. p. I-2789, apartados 34 y 37), y - que, para la aplicación del artículo 7 de la Directiva sobre las marcas, no importa que el producto protegido por la marca haya sido fabricado o no en un país tercero cuando, de todos modos, ha sido comercializado lícitamente en el mercado del Estado miembro del que

7 ha sido importado por el titular de la marca o con su consentimiento, e incluso por otra sociedad perteneciente al mismo grupo que este último. 22. Seguidamente, es necesario recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los artículos 30 y 36 del Tratado (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartados 40 y 41), el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre las marcas dispone que el principio del agotamiento no es aplicable cuando exista un motivo legítimo que justifique que el titular se oponga a la comercialización posterior de los productos, en especial, cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. 23. A este respecto, basta con señalar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el mero hecho de añadir a la etiqueta informaciones tales como las descritas en la cuestión prejudicial no puede constituir un motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre las marcas, siempre que la etiqueta así modificada no omita determinadas informaciones importantes o no mencione informaciones inexactas o no se presente de tal modo que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartados 65, 75 y 76). 24. Por lo tanto, procede responder que el artículo 7 de la Directiva sobre las marcas debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una norma nacional en el Estado miembro A en virtud de la cual el titular de un derecho de marca puede impedir la importación de un producto protegido por la marca en una situación en la que - el producto ha sido fabricado en un país tercero, - ha sido importado en el Estado miembro B por el titular de la marca o por otra sociedad que pertenece al mismo grupo que el titular de la marca, - ha sido adquirido lícitamente en el Estado miembro B por un comerciante independiente que lo ha exportado al Estado miembro A, - no ha sido objeto de ninguna transformación y el envase no ha sido modificado, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro de importación, y - los derechos de marca en los Estados miembros A y B son propiedad del mismo grupo. Decisión sobre las costas Costas 25. Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de commerce de Pontoise mediante resolución de 3 de octubre de 1995, declara: El artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una norma nacional en el Estado miembro A en virtud de la cual el titular de un derecho de marca

8 puede impedir la importación de un producto protegido por la marca en una situación en la que - el producto ha sido fabricado en un país tercero, - ha sido importado en el Estado miembro B por el titular de la marca o por otra sociedad que pertenece al mismo grupo que el titular de la marca, - ha sido adquirido lícitamente en el Estado miembro B por un comerciante independiente que lo ha exportado al Estado miembro A, - no ha sido objeto de ninguna transformación y el envase no ha sido modificado, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro de importación, y - los derechos de marca en los Estados miembros A y B son propiedad del mismo grupo.