PRESENTACIÓN PROTOCOLO DE MADRID. Ricardo Camacho García

Transcripción

1 PRESENTACIÓN PROTOCOLO DE MADRID Ricardo Camacho García

2 INDICE 1) Quiénes pueden ser titulares del registro internacional de una marca. 2) Inicio del procedimiento. 3) Presentación de la solicitud de registro internacional de una marca. 4) El registro internacional de la marca. 5) Publicidad del registro. 6) La protección resultante del registro internacional. 7) Efectos del registro internacional. 2

3 8) Denegación e invalidación del registro internacional respecto de algún contratante. 9)Dependencia e independencia del registro internacional. 10) Renovación del Registro Internacional 11) Inscripción de cambio de titular de un registro internacional (o de otros actos que afectan el registro) 12) Reglamentación del Protocolo de Madrid en Colombia 3

4 1. Quiénes pueden ser titulares del registro internacional de una marca Quienes hayan solicitado el registro de una marca, o quienes hayan obtenido dicho registro en la Oficina de una Parte Contratante (Estados u organizaciones), pueden lograr protección de esa marca en el territorio de las partes contratantes del Protocolo que deseen, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); si el solicitante es nacional del Estado contratante o está domiciliado en él, o tiene un establecimiento industrial efectivo y real en dicha parte (o sea nacional, éste domiciliado o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en un algún Estado miembro de la organización contratante) 4

5 2. Inicio del procedimiento El trámite de registro de una marca internacional de acuerdo con el Protocolo comienza con una solicitud de registro de marca que se presenta ante la oficina de origen de una parte contratante, con base en una solicitud o registro de esa marca presentada ante dicha oficina. En la solicitud se designan las partes contratantes en los que el solicitante quiera la protección de la marca 5

6 3. Presentación de la solicitud de registro internacional de una marca La solicitud de registro internacional debe ser presentada a la Oficina Internacional de la OMPI, en el formulario determinado en el reglamento, por la Oficina de la parte en la que se presentó la solicitud o el registro que sirve de base para la misma La Oficina de origen debe certificar que las indicaciones que constan en la solicitud internacional corresponden a las que figuran en la solicitud o en el registro de base, según se trate, indicando la fecha de la solicitud internacional. 6

7 En los casos descritos, además, la mencionada Oficina debe señalar la fecha y número de la solicitud base, o la fecha y número del registro (con fecha y número de la solicitud que origino el registro). El solicitante debe especificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca, y la clase o clases de la Clasificación de Niza a la que correspondan, o la Oficina Internacional de la OMPI previa consulta con la Oficina de origen determinará la clasificación respectiva. 7

8 4. El registro internacional de la marca Si se cumplen los requisitos de presentación ya señalados la Oficina Internacional registra de inmediato la marca, en la fecha que se haya recibido la solicitud internacional por la oficina de origen si fue enviada a la Oficina Internacional dentro de los dos meses siguientes a esa fecha. De lo contrario, la fecha del registro internacional es la fecha en que la solicitud internacional fue recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notifica sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas, y las marcas registradas serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional. 8

9 5. Publicidad del registro La Oficina Internacional envía un número determinado de Gacetas a cada Oficina (unos gratuitos y otros a precio reducido) en las condiciones que fije la Asamblea. La mencionada publicidad es considerada suficiente (artículo 3 numeral 5) para todas las partes contratantes, por lo que no se puede exigir más del titular del registro. 9

10 6. La protección resultante del registro internacional El registro internacional sólo tiene efectos en los Estados contratantes que sean designados por la persona en la solicitud internacional. Con posterioridad al registro también podrá solicitarse extensión del registro a otra parte contratante, la cual se inscribe de inmediato por la Oficina Internacional quien notifica la inscripción a la oficina (s) de las partes contratantes designadas (y pública la inscripción en la Gaceta). La extensión territorial surte efectos desde su inscripción y dejará de ser válida a la extinción del registro internacional de que se trate. 10

11 7. Efectos del Registro Internacional Desde la fecha del registro o de la inscripción la marca se protege en los países designados como si se hubiese registrado directamente en la Oficina de la parte contratante respectiva, si no se produce una denegación definitiva del registro de la marca en las condiciones establecidas en el artículo 5 del Protocolo. 11

12 Ahora bien, si una marca registrada nacional o regionalmente es también objeto de un registro internacional (posterior), y dichos registros figuran a nombre de una misma persona y coinciden los productos o servicios distinguidos por tales registros, el registro internacional sustituye los primeros, de lo cual se toma nota en el registro de la Oficina contratante respectiva. 12

13 8.. Denegación e invalidación del registro internacional respecto de algún contratante Las oficinas de las Partes Contratantes correspondientes a los territorios donde quiera un solicitante tener protegida la marca objeto del registro internacional (artículos 3 ter 1 o 2) tienen la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede otorgarse en dicha parte contratante. Las casuales de denegación que pueden aplicarse son exclusivamente las contenidas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en el caso de una marca solicitada directamente ante esa Oficina. 13

14 El término para que las Oficina notifiquen la denegación del registro a la Oficina Internacional indicando los motivos de la misma, es a más tardar dentro del año siguiente a la extensión territorial del registro a ese territorio. El término mencionado puede ser de 18 meses si la Parte Contratante así lo declaró al adherirse al Tratado, y podrá precisar que si la denegación de protección proviene de una oposición está denegación pueda notificarse a la Oficina Internacional por la Oficina respectiva después del vencimiento de los 18 meses. 14

15 La declaración puede precisar que La denegación de protección fundada en una oposición puede producirse luego del plazo de 18 meses, si antes del vencimiento de ese plazo se ha informado a la Oficina Internacional sobre dicha posibilidad; y la notificación de la denegación se efectúa dentro del plazo de 1 mes a partir de la expiración del plazo de oposición ; y en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de 7 meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición. Si en el término aplicable según el caso anteriormente indicado, la Oficina respectiva no notifica a la Oficina Internacional una denegación provisional o definitiva, ya no podrá proferirse la denegación por dicha Oficina (artículo 5. 5) del Protocolo). 15

16 9. Dependencia e independencia del Registro Internacional El registro de una marca en la Oficina Internacional es por 10 años con posibilidad de renovación. Luego de los 5 años de vigencia del registro internacional éste se hace independiente de la solicitud (incluyendo el posible registro posterior) o del registro base. Antes de esos 5 años el retiro de la solicitud, la caducidad, renuncia, o ser objeto de una decisión definitiva de rechazo, la revocación, cancelación o invalidación de la marca que sirvió de base para el registro internacional, en relación con una parte o la totalidad de los productos o servicios distinguidos con la marca, ocasionará que ya no pueda invocarse la protección conferida por la marca internacional, incluso si el registro internacional fue trasmitido a un tercero (artículo 8 Protocolo). 16

17 El anterior efecto se producirá igualmente si la actuación legal (recurso, cancelación, revocación, retiro etc) que dejó sin efecto la solicitud o el registro comenzó antes de expirar los 5 años de vigencia del registro pero finalizo después. La Oficina de Origen es la que debe notificar a la Oficina Internacional las decisiones antes reseñadas solicitando la cancelación del registro internacional; la Oficina Internacional debe notificar a las partes interesadas y efectuar la publicación del caso. 17

18 10. Renovación del Registro Internacional Los períodos de renovación previstos en el Protocolo para el registro internacional de una marca son de 10 años, pagando las tasas a que haya lugar de acuerdo con la normativa de la parte contratante respectiva (artículo 8.2) y 8.7) del Protocolo). Seis meses antes del vencimiento del plazo de protección de la marca la Oficina Internacional avisa al titular del registro internacional y a su representante sobre la fecha de su expiración. Si no se efectúa la renovación en el término descrito anteriormente, previo el pago de una sobretasa, se podrá solicitar la renovación en un plazo de gracia en los seis meses posteriores. 18

19 11. Inscripción de cambio de titular de un registro internacional (o de otros actos que afectan el registro) La Oficina Internacional debe inscribir en el registro internacional todo cambio de titular del registro (o de otros actos que lo afectan como el cambio de nombre), a solicitud de una Oficina interesada o de la persona a cuyo nombre aparezca el registro, respecto de todas o algunas de las partes contratantes donde surta efectos el registro y en relación con los productos o servicios comprendidos en el registro objeto de la transferencia. Para que proceda la inscripción de la trasferencia el nuevo titular debe ser una persona facultada para presentar solicitudes internacionales conforme al artículo 2.1 del Protocolo. 19

20 12. Para la Reglamentación del Protocolo de Madrid en Colombia debe tenerse en cuenta: En el aspecto económico, no existe detrimento para los recaudos de las oficinas de los países miembros, otro temor que despierta en algunos el Tratado, resaltándose que muchos países optan por la tasa individual para formar parte del Protocolo; En relación con el idioma un país que entre a formar parte del Tratado puede acogerse a que el idioma oficial sea el Español tanto cuando actúa como oficina de origen como oficina designada. 20

21 La publicación de las solicitudes: Los registros de marca internacional pueden ser publicados en los países designados, contándose el término para oponerse a partir de la fecha de está última publicación. De está manera se garantiza que los nacionales que se puedan considerar perjudicados por la concesión de los efectos del registro internacional en Colombia puedan oponerse. 21

22 El registro Internacional de marca facilita también las renovaciones y demás actos que afectan la existencia de la marca. Una vez concedido el registro, podrá efectuarse la solicitud de renovación del registro internacional indicando los países en que la misma tenga efecto. Se evita de ésta forma que el titular del registro de la marca deba hacer independientemente esos trámites, como lo tendría que hacer si se tratara de registros nacionales. En todo caso, puede cobrarse tasa de renovación de registro internacional de marca que designen a Colombia si se establece así en la reglamentación que se expida. 22