SERVICIO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Nº Expdte. 15/16 ALCANCE DEL CONTRATO Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

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1 SERVICIO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Nº Expdte. 15/16 ALCANCE DEL CONTRATO Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

2 INDICE 1 OBJETO DEL CONTRATO ALCANCE DEL SERVICIO AMBITO DE APLICACIÓN ASESORAMIENTO JURÍDICO-MERCANTIL ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MEMORIAS DE PATENTE. SOLICITUD PRIORITARIA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES INTERNACIONALES DE PATENTE, SEGÚN EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (SOLICITUD PCT). SOLICITUD INTERNACIONAL PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE PATENTE Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL ANTE LAS OFICINAS NACIONALES Y REGIONALES. SOLICITUD NACIONAL TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RESPECTO DEL EXAMEN FORMAL Y PROCEDIMIENTO HASTA CONCESIÓN EN LAS DISTINTAS OFICINAS NACIONALES SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN VIGOR DE LOS QUE SEA TITULAR EL CNIO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PRECIO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6 ACREDITACIONES FACTURAS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO Y FORMA DE PAGO INFORMACIÓN ADICIONAL... 8 Pág. 2 de 8

3 ALCANCE DEL CONTRATO Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Expdt. Nº 15/16 SERVICIO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 1 OBJETO DEL CONTRATO El presente pliego tiene por objeto definir y establecer las condiciones para la contratación del servicio para el asesoramiento y gestión global de la cartera de Títulos de Propiedad Industrial e Intelectual cuya titularidad completa o parcial ostenta el CNIO, incluida la preparación, elaboración y tramitación de la inscripción de patentes en la Oficina Europea de Patentes y otros países. 2 ALCANCE DEL SERVICIO Se prevé que el adjudicatario tenga que realizar dictámenes correspondientes a 15 consultas de naturaleza jurídica mercantil durante un periodo de dos años. Además se hará cargo de la elaboración de memorias, presentación, tramitación administrativa y de fondo y gestión global de una cartera de patentes de aproximadamente veinte (20) familias en distintos estadios de tramitación incluyendo solicitudes y patentes concedidas. Se prevé la presentación de 10 solicitudes de patente prioritarias, otras 5 entradas en fase internacional vía PCT (Tratado en materia de Cooperación de Patentes), y la tramitación de aproximadamente 5 familias de patentes con miembros en típicamente de dos (2) a diez (10) países o regiones, con una media de 5 por familia. 3 AMBITO DE APLICACIÓN El asesoramiento y gestión global de la cartera de Títulos de Propiedad Industrial e Intelectual del CNIO abarca las siguientes tareas: 3.1 Asesoramiento jurídico-mercantil. Asesoramiento jurídico-mercantil y apoyo técnico a la Dirección de Innovación del CNIO y a los inventores sobre protección de invenciones de las que el CNIO posea la titularidad total o parcial y elaboración de propuestas de protección de los resultados de la investigación en alineamiento con la estrategia del CNIO para la comercialización de su propiedad industrial. Las propuestas tendrán en consideración criterios de rentabilidad y eficiencia. Pág. 3 de 8

4 Se incluirán búsquedas del estado del arte y dictámenes de patentabilidad, libertad de uso, infracción y vigilancia tecnológica de las tecnologías desarrolladas por o de interés para el CNIO, que deberán ser facilitados al CNIO en los plazos y formato que razonablemente se acuerden. El servicio incluye asesoría en casos de negociación de licencias o de conflictos. El volumen estimado para un periodo de dos años es de 15 consultas. 3.2 Elaboración y presentación de memorias de patente. Solicitud prioritaria. Elaboración, en colaboración con la Dirección de Innovación del CNIO y los investigadores inventores, de las memorias técnicas de solicitud de patente u otros títulos de propiedad industrial o intelectual con carácter previo a su presentación ante las oficinas correspondientes. Las memorias se redactarán habitualmente en el idioma inglés y constarán por término medio, de aproximadamente, 100 páginas, además podrán comprender figuras y listado de secuencias y/o estructuras químicas. Por regla general, las solicitudes se presentarán frente a la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la tramitación durante el año de prioridad contemplará la gestión global de la solicitud incluidas traducciones, propuesta de modificaciones y acciones pertinentes derivadas de los informes de búsqueda pertinentes. El volumen estimado para un periodo de dos años es de 10 solicitudes. 3.3 Preparación, presentación y mantenimiento de solicitudes internacionales de patente, según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Solicitud PCT). Solicitud internacional. Esta actividad comprenderá la presentación, representación y seguimiento de solicitudes PCT, así como posibles modificaciones al documento de prioridad y la propuesta de modificaciones y acciones derivadas de los informes de búsqueda internacional y opiniones escritas y la gestión de todos los trámites pertinentes durante la fase internacional. El volumen estimado para un periodo de dos años es de 5 entradas. Pág. 4 de 8

5 3.4 Preparación, presentación y mantenimiento de solicitudes de patente y otros títulos de propiedad industrial o intelectual ante las oficinas nacionales y regionales. Solicitud nacional. A modo orientativo, una solicitud de patente estándar constará de aproximadamente 100 páginas, y tras la fase de trámite internacional (PCT), se solicitará entrada en una media de 5 países y regiones por solicitud. Entre los países a considerar se incluyen en orden de preferencia todos los europeos, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, Brasil, India, Israel, Rusia, México, Australia, Canadá, Singapur, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Esta actividad comprenderá los depósitos en las oficinas correspondientes, incluyendo la posible modificación del documento de prioridad o PCT, así como las traducciones y gestión documental aplicable y requerida en cada país. La tramitación en esta fase incluye la gestión global de la familia de patentes bien sea la realizada directamente por el adjudicatario o la realizada a través de la red agentes de patentes nacionales con los que el adjudicatario mantiene relación profesional en los diversos países. El volumen estimado para un periodo de dos años es de mantener 5 familias de patentes en una media de 5 territorios en fases nacionales en trámite simultáneamente. 3.5 Tramitación de solicitudes de patente respecto del Examen Formal y procedimiento hasta concesión en las distintas oficinas nacionales. Tramitación durante fase de examen formal hasta concesión en fase nacional o regional, incluida la valoración de los suspensos formales recibidos (incluidos falta de unidad y requerimientos de restricción, objeciones por falta de claridad, falta de novedad, falta de actividad inventiva e insuficiencia de la descripción) y la propuesta y elaboración de contestaciones a los mismos, en consulta con la Dirección de Innovación del CNIO y los inventores, así como contestación a la resolución motivada si procede. Se incluirán las traducciones aplicables y la preparación y traslado de la documentación requerida por las oficinas de patentes en los distintos países/regiones. Allí donde sea aplicable, se recurrirá a procedimientos de oposición post concesión y otros recursos, como observaciones a terceros frente a la Oficina de patentes europea o procedimientos similares en otras jurisdicciones si así lo aprueba la Dirección de Innovación del CNIO. Se incluirán posibles desplazamientos profesionales necesarios para llevar a cabo las tareas encargadas previa aprobación de la Dirección del CNIO. Pág. 5 de 8

6 El volumen estimado para un periodo de dos años es el correspondiente a una cartera aproximada de 5 familias de patentes en diversos estadios en fases nacionales, a una media de 5 miembros por familia. 3.6 Seguimiento, gestión y mantenimiento de los expedientes de patentes y otros títulos de propiedad industrial en vigor de los que sea titular el CNIO. Esta actividad comprende el seguimiento, gestión y mantenimiento de patentes y otros títulos de propiedad del CNIO. Se comunicarán posibles incidencias recaídas sobre los mimos y se atenderá la gestión administrativas, recopilación y entrega documental requerida, pago de tasas, anualidades, etc. necesarias para mantener el expediente en vigor. Se incluirán en el servicio otros requerimientos solicitados por el CNIO y relacionados con la gestión de su cartera de patentes, tales como transferencia de derechos, licencias, titularidad, cambio de nombre titular o inventor, comunicaciones y gestión documental con los inventores. El volumen estimado para un periodo de dos años es el correspondiente a una cartera de 32 de patentes a nivel nacional y otros títulos de propiedad industrial e intelectual. 4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN La realización del servicio adjudicado se hará según un protocolo de funcionamiento realizado por la empresa adjudicataria y aprobado por el CNIO. El licitador elaborará una Memoria detallando su propuesta de gestión para la cartera de patentes y otros títulos de propiedad industrial del CNIO que contemple los requerimientos aquí expuestos. La Memoria recogerá un plan operativo de organización y gestión, especificando procedimientos de trabajo, incluidos por ejemplo formato, trazabilidad y plazos de comunicación y ejecución de tareas. Se valorarán entre otros, la realización de informes y su periodicidad respecto al seguimiento de la ejecución del contrato. Asimismo se detallarán los medios y servicios de soporte para realizar las tareas licitadas por este pliego, incluidos medios informáticos de gestión de la información y documentación y herramientas de búsqueda. Se detallarán los sistemas de control y seguimiento que utilizará el adjudicatario para garantizar la correcta ejecución del contrato, y de la calidad del servicio, asegurando una información puntual del desarrollo de los trabajos y tratamiento de las incidencias que puedan producirse. La Memoria se elaborará describiendo el servicio propuesto en suficiente detalle. Pág. 6 de 8

7 El licitador deberá especificar el equipo humano designado para la realización de las tareas ofertadas en este pliego, indicando la capacitación acreditativa en el ámbito jurídico y técnico, así como del dominio del idioma inglés o en su caso, las Titulaciones correspondientes. El licitador deberá poseer experiencia demostrable en la gestión de patentes en el campo de la química médica, y en particular pequeñas moléculas orgánicas con actividad farmacológica para aplicación en usos terapéuticos o en preparaciones farmacológicas. Dicha experiencia incluirá la redacción y presentación de patentes en el idioma inglés, tramitación de solicitudes vía PCT, frente a la oficina OMPI (Oficina Mundial de la Propiedad industrial), y en oficinas nacionales. Se hará referencia acreditada a la experiencia del adjudicatario en prestación de servicios equivalentes y relevantes para la realización de las tareas aquí ofertadas, en el ámbito técnico e industrial de la cartera de patentes del CNIO. La Memoria podrá describir cualquier otro mérito, medio o servicio de apoyo que el adjudicatario quiera poner de forma gratuita a disposición para la realización de las tareas del presente pliego. 5 ACREDITACIONES. La entidad adjudicataria y el equipo humano designado para la realización de las tareas aquí ofertadas deberán estar acreditados ante la autoridad correspondiente para desarrollar las funciones objeto de este contrato. Además deberá disponer de los acuerdos pertinentes para el desarrollo de las tareas bajo este contrato, con entidades o agentes en las principales jurisdicciones en las que las que el CNIO solicita protección intelectual e industrial de su propiedad. 6 FACTURAS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO El adjudicatario especificará en cada factura, como mínimo el expediente al que hace referencia, el concepto facturable según se indica en el pliego técnico desglosado en, por un lado, los honorarios profesionales y suplidos (por ejemplo, búsquedas, traducciones, obtención de copias y costes propios de gestión y administración incluyendo desplazamientos, propios o de corresponsales, etc), que se aplicará según tarifa horaria para el personal involucrado (técnico administrativo, agente o técnico junior, agente o técnico senior), y por otro lado, se especificarán las tasas oficiales. El CNIO podrá requerir copias de las facturas repercutidas por terceros al adjudicatario, y podrá exigir el desglose en las mismas de los honorarios profesionales y suplidos de las tasas oficiales. Pág. 7 de 8

8 En caso de que la patente fuera de titularidad compartida entre el CNIO y otra entidad o persona física, las facturas se desglosarán entre los cotitulares, según lo establecido en los correspondientes convenios de cotitularidad y se presentarán a los diferentes cotitulares. 7 INFORMACIÓN ADICIONAL En caso de que las empresas licitadoras requieran información adicional para la elaboración de sus ofertas, el CNIO se pone a su disposición a través de: Contacto para dudas Administrativas: licitaciones@cnio.es Contacto para dudas Técnicas: Dª. Ana Isabel Sanz (technologytransfer@cnio.es) con copia a licitaciones@cnio.es Departamento de Dirección de Innovación Director Gerente Dª. Ana Isabel Sanz D. Juan Arroyo Muñoz Pág. 8 de 8