SOLICITANTE : BANCO DEL TRABAJO OPOSITORA : GRUPO APOYO S.A.

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1 SOLICITANTE : BANCO DEL TRABAJO OPOSITORA : GRUPO APOYO S.A. Notoriedad de la marca de la opositora: Acreditada Riesgo de confusión entre signo solicitado y marca notoria, que distinguen productos de la clase 16 y servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Existencia Aprovechamiento de la reputación ajena: Existencia Dilución: Existencia - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial: Existencia Lima, veintiséis de enero de dos mil nueve. I. ANTECEDENTES Con fecha 1 de abril de 2005, Banco del Trabajo (Perú) solicitó el registro de la marca de producto compuesta por el logotipo constituido por la denominación PUNTO DE APOYO escrita en letras características, en fondo rojo y en el cual se puede apreciar la palabra PUNTO en color anaranjado y los términos DE y APOYO en color blanco; conforme al modelo, para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografía, papelería, folletos, impresos, artículos de oficina, caracteres de imprenta, clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial: Con fecha 9 de agosto de 2005, Grupo Apoyo S.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente: (i) Es titular en Perú de las marcas APOYO y diseño, que distinguen productos y servicios de distintas clases de la Nomenclatura Oficial, entre ellas, la marca inscrita bajo Certificado Nº 29799, que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. 1-32

2 (ii) Su marca APOYO y diseño es notoriamente conocida, tal y como lo ha reconocido la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resoluciones Nº /OSD- INDECOPI y Nº /TPI-INDECOPI, respectivamente, recaídas en el Expediente Nº Asimismo, la notoriedad de su marca ha sido confirmada mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº (iii) El signo solicitado constituye una trascripción parcial de su marca notoriamente conocida, toda vez que reproduce la denominación APOYO, la cual constituye el único elemento denominativo de su marca notoriamente conocida. (iv) El registro de la marca APOYO a nombre de otra empresa, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, enturbiará la asociación mental que genera su marca notoria en el mercado, lo cual implicará un debilitamiento de su fuerza distintiva, dada la identidad de los signos y la cercanía competitiva entre los productos que distinguen. (v) A diferencia de otros signos que contienen la denominación APOYO, el signo solicitado está conformado por la denominación PUNTO DE, la misma que se encuentra dentro de un cuadrado con fondo rojo, siendo tales elementos irrelevantes para establecer una diferenciación frente a su marca, porque la frase DE APOYO se encuentra separada del término PUNTO, en color distinto, lo que la hace resaltar en el conjunto y constituye un indicativo adicional de que PUNTO sería un nuevo producto DE APOYO. (vi) Si bien el elemento figurativo no es el mismo, la combinación de colores que presentan los signos es muy similar, ya que el signo solicitado utiliza los colores blanco y rojo, los cuales también conforman su marca. Adjuntó documentos para acreditar lo expuesto. Adjuntó jurisprudencia. Con fecha 4 de octubre de 2005, Banco del Trabajo absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente: (i) La coincidencia de un vocablo o término no determina que los signos sean confundibles, sino que debe atenderse a la impresión de conjunto, la cual permite diferenciar a los signos. (ii) De acuerdo con una de las resoluciones citadas por la opositora, la notoriedad de su marca es con relación a servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de mercado, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. En dicha clase existen registradas, a nombre de titulares distintos, varias marcas con el término APOYO, tal como la marca PUNTO DE APOYO (de Dirección y Evaluación Financiera de Empresas S.A.), la cual coexiste con las marcas de Grupo Apoyo S.A. 2-32

3 (iii) La marca APOYO no es de fantasía, sino una palabra del acervo común, por lo que debe aceptarse su coexistencia con marcas de distintos titulares, registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Con fecha 11 de setiembre de 2007, Grupo Apoyo S.A. adjuntó medios probatorios. Mediante proveído de fecha 12 de setiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos - a solicitud de la opositora - declaró confidenciales algunas de las pruebas presentadas por Grupo Apoyo S.A. (la Encuesta de Imagen de Empresas realizada por INNOVA-PUCP y la relación de las empresas y los ejecutivos a los que se realizó dicha encuesta). Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Respecto de la notoriedad, consideró lo siguiente: (i) Pese al carácter dinámico y variable de la notoriedad de una marca, la marca APOYO y diseño mantiene el status especial de marca notoria de servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de mercados, a través de encuestas (clase 35), que fuera reconocido por la Oficina de Signos Distintivos y confirmado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, debido a la magnitud de su difusión, conocimiento, prestigio y uso constante, lo cual se ve comprobado a la fecha con los documentos (ii) probatorios presentados en el presente expediente. Debido a la especificidad de los servicios que distingue la marca notoria, el conocimiento de ella se restringe a un sector determinado del mercado, sin que los medios probatorios aportados logren acreditar que el conocimiento y difusión de dicha marca haya cruzado a otros sectores distintos. (iii) El signo solicitado constituye la transcripción parcial de la marca notoria, puesto que incluye la palabra APOYO, sin embargo, no existe riesgo de confusión o asociación entre ellos, debido a que no existe vinculación entre los productos y servicios que distinguen los signos. En efecto, los mencionados productos y servicios difieren en su finalidad, además que son prestados por diferentes empresas especializadas, las cuales no compiten en el mercado. (iv) Asimismo, los signos no son semejantes, pues la combinación de palabras PUNTO DE APOYO, del signo solicitado, produce un impacto sonoro distinto del que produce la denominación APOYO, que conforma la marca notoria. Además, el signo solicitado está constituido por la combinación de los colores anaranjado y blanco sobre un fondo rojo, 3-32

4 (v) mientras que la marca notoria tiene una figura rectangular de color negro y un fondo blanco que contiene un ángulo y un triángulo de color rojo, así como una palabra de color negro. Habiéndose determinado que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos, no existe la posibilidad de que se produzca un aprovechamiento injusto o indebido de la marca notoria por parte del solicitante. (vi) Con respecto al riesgo de dilución, no se dan las condiciones necesarias a fin de establecer que la presencia en el mercado del signo solicitado PUNTO DE APOYO y logotipo podría diluir el poder distintivo, valor comercial o publicitario de la marca notoria. Si bien el signo solicitado pretende aplicarse a productos diferentes de los servicios de la marca notoria, el signo solicitado no resulta semejante a ésta. Además, la palabra APOYO forma parte de la marca BANCA JOVEN DE APOYO PROFESIONAL, que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Respecto al riesgo de confusión con la marca registrada (clase 16), consideró lo siguiente: (vii) Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada APOYO y logotipo (Certificado Nº 29799), si bien existe identidad entre algunos de los productos que distinguen, la ausencia de semejanza entre los signos, determina que no exista riesgo de confusión entre ellos. Con fecha 12 de junio de 2008, Grupo Apoyo S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente: (i) La Oficina de Signos Distintivos se ha alejado de los criterios para aplicar el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. (ii) La marca APOYO va a ser siempre relacionada con los productos y/o servicios - encuestas de mercado y opinión, consultoría de empresas, asesoría en comunicaciones, publicaciones, entre otros que su marca APOYO (mixta) ha identificado a lo largo de más de 30 años. Por lo tanto, existe riesgo de asociación entre los signos en conflicto, más aún si algunos los productos más importantes que tienen las empresas del GRUPO APOYO son revistas económicas y material de instrucción o enseñanza. (iii) Si bien se puede argumentar que, en el plano fonético, se aprecian algunas diferencias entre los signos, dichas diferencias se ven totalmente opacadas ante las semejanzas gráficas y conceptuales. Así, la semejanza gráfica es evidente debido a: la inclusión de su marca notoria APOYO en el signo solicitado; al hecho de que la denominación DE APOYO aparece en un color distinto a la denominación PUNTO; y, a que ambos signos comparten los colores rojo y blanco. 4-32

5 (iv) Existe similitud conceptual entre los signos, ya que la peculiar conformación del signo solicitado origina que se entienda que se está ante la marca PUNTO, de propiedad DE APOYO. En ese sentido, el consumidor pensaría que se trata de una nueva revista de su empresa. (v) La resolución impugnada comete un error al señalar que no existe un aprovechamiento injusto de la marca notoria por parte del solicitante, toda vez que es obvio que cuando se está frente a la transcripción parcial del único elemento denominativo de una marca notoria, se está ante un supuesto de aprovechamiento indebido del prestigio de dicha marca notoria. (vi) El registro de su marca APOYO a nombre de otra empresa, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial enturbiará la asociación mental que genera su marca en el mercado, lo cual implicará un debilitamiento de su fuerza distintiva, dada la identidad de los signos y la cercanía competitiva que existe entre los productos que brinda su empresa y los de la solicitante. (vii) Constituye un error de la Oficina señalar que no existe dilución de la marca notoria porque existe otra marca con la palabra APOYO. Si bien la denominación APOYO tiene un significado en el idioma castellano - como lo tienen innumerables marcas registradas e incluso notorias, como CRISTAL, FILA, MOBIL, TELEFÓNICA - ello no implica que dicha marca sea débil, sino que por ser marca notoria, su distintividad es absoluta y debe ser protegida frente a la menor posibilidad de dilución o pérdida de su fuerza distintiva, más allá de que tengan o no un significado en el idioma castellano. (viii) La denominación APOYO en la marca registrada BANCA JOVEN DE APOYO PROFESIONAL está siendo utilizada como un término descriptivo, por lo que no afecta la distintividad de su marca. Ello no ocurre con el signo solicitado, en el se transmite la idea de que el producto que se ofrece es DE APOYO, es decir, de su empresa. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presenta caso. Con fecha 21 de julio de 2008, Banco del Trabajo absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Adicionalmente, mencionó lo siguiente: (i) La opositora quiere imponer el criterio de que por el solo hecho de que un término, en este caso APOYO, forme parte de otro signo mixto, se debe partir del supuesto que existe una similitud y, por ende, un riesgo de confusión. (ii) La marca APOYO es un signo débil, por ello no se encuentra registrada de forma denominativa ni en la clase 35 ni en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, lo cual permite que dicha marca tenga que coexistir con otras en el registro. 5-32

6 (iii) Dado que no existe riesgo de confusión ni de asociación, no cabe amparar el argumento de un aprovechamiento injusto o indebido de la marca notoria, ni el de la dilución de su fuerza distintiva. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si se ha acreditado la notoriedad alegada por la opositora. b) De ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. c) Si el signo solicitado PUNTO DE APOYO y logotipo es confundible con la marca APOYO y logotipo, registrada a favor de la opositora. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Grupo Apoyo S.A. es titular, entre otras, de las siguientes marcas: Marca Certificado Clase Vigencia Libros, revistas y todos los demás productos (clase 16). 03/10/ /10/ Negocios financieros, monetarios y todos los demás servicios (clase 36). 30/09/ /09/ Publicidad, gestión de negocios comerciales, sondeos de opinión publica y todos los demás servicios (clase 35). 31/03/ /03/

7 14739 Investigaciones científicas e industriales y todos los demás servicios (clase 42).. 06/04/ /04/ Edición de libros, revistas y todos los demás servicios (clase 41). 15/10/ /10/ Telecomunicaciones y demás servicios (clase 38) 03/10/ /10/ APOYO DIRECTIVO Asesoría empresarial, gestión de negocios, organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad, planeamiento estratégico y diseño organizacional y todos los demás servicios (clase 35). Asesoría en materia de negocios comerciales a directorios de instituciones y empresas (clase 35) Servicios de boletines electrónicos y todas las demás (clase 38). Publicaciones electrónicas de libros, periódicos y revistas en línea, proporcionar publicaciones electrónicas en línea (no descargable) y todos los demás (clase 41). 26/01/ /01/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2010 b) Banco Sudamericano S.A. (Perú) es titular de la marca BANCA JOVEN DE APOYO PROFESIONAL, que distingue papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; artículos de oficina (excepto muebles), materias plásticas para embalaje y demás productos, de la 7-32

8 clase 16 de la Nomenclatura Oficial, con Certificado Nº 50020, vigente desde el 11 de agosto de 1998 hasta el 11 de agosto de c) A.W. Faber-Castell es titular de la marca de producto APOLLO, que distingue plumones, marcadores, resaltadores, lapiceros, bolígrafos, lápices, artículos para escribir, dibujar o pintar y similares y demás productos, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 70394, vigente hasta el 23 de noviembre de Esta marca fue otorgada por la Sala. d) Dirección y Evaluación Financiera de Empresas S.A. es titular de la marca constituida por el logotipo conformado por la denominación PUNTO DE APOYO escrita en letras características de color azul dentro de una figura elíptica de color amarillo; conforme al modelo, registrada bajo Certificado Nº 50020, para distinguir consultaría gerencial, reorganización y reestructuración empresarial, evaluación de empresas, dirección estratégica de empresas y demás servicios, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 20 de noviembre de Notoriedad de marca 2.1 Marco conceptual La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad. De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos". El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un 1 En virtud del artículo 153 de la Decisión 486, para la renovación del registro de una marca existe un plazo de gracia de 6 meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro. Durante el plazo referido, el registro de la marca mantendrá su plena vigencia. 8-32

9 derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Dichos criterios son los siguientes: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo 2, tales como: 2 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss. 9-32

10 a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo; b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado; c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca; d) la protección obtenida en distintos países; y, e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP lo siguiente: "Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor". El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias: La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios. (OTAMENDI Jorge, DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, Pág. 255). Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad. (ZUCCHERINO, Daniel. MARCAS Y PATENTES EN EL GATT Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, Págs. 130 y 131). Precisa el Tribunal que "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se 3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1185 del 12 de abril de 2005, pp

11 dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad (el subrayado es nuestro). La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida. Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario". En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional. 4 En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada. Al respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N 114- IP , en el extremo que señala lo siguiente: "La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para 4 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1258 del 31 de octubre de 2005, p

12 ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas" (el subrayado es nuestro). Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc. 6 Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de Proceso N 09-IP Marca UBS UNION BANK OF SWITZERLAND. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 777 de 27 de marzo de 2003): "Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: - Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. - Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. - Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. - Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica". 6 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 2), pp. 9 y

13 Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada (Sentencia dictada en el expediente N 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N 338, del 11 de mayo del mismo año, caso HERMES ) 7. Además, el referido Tribunal precisa en el Proceso N 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca que resulta "( ) inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba ( )". 2.2 Aplicación al caso concreto Con el fin de acreditar la notoriedad de su marca APOYO y logotipo, Grupo Apoyo S.A. ha presentado los siguientes medios probatorios: En el presente expediente - Copia de las Resoluciones Nº /OSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2002 y Nº /OSD-INDECOPI de fecha 8 de julio de 2004, por las cuales la Oficina de Signos Distintivos declaró la notoriedad de la marca APOYO y logotipo, respecto de servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de mercado a través de encuestas, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (fojas 66 a 85 y 113 a 131). - Copia de la Resolución Nº /TPI-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 2002, por la cual la Sala de Propiedad Intelectual declaró la notoriedad de la marca APOYO y logotipo, respecto de servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de mercado a través de encuestas, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (fojas 86 a 112). - Copia de un brochure corporativo del Grupo Apoyo S.A. (fojas 133 a 154). No se advierte la fecha del documento. Se mencionan los servicios que brinda APOYO, así como los siguientes reconocimientos obtenidos: Longterm Quality Achievement Award, por los estudios de investigación de mercado realizados a The Coca Cola Company, Viena Premio Cristal Olelisk Awards for Social Responsability, Nueva Cork, Citada en el Proceso N 6-IP Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1185 del 12 de abril de 2005, pp

14 Premio Creatividad Empresarial en la categoría Comunicaciones, Premio ANDA en la categoría Investigación de mercados, 2003 y Premio PC WORLD en la categoría Mejor iniciativa tecnológica con responsabilidad, Premio La mejor página web peruana, en la categoría Educación y Ciencia, Se advierten las siguientes divisiones: Apoyo Opinión y Mercado: que se dedica a la obtención rigurosa y entrega oportuna de información de alto valor para la toma de decisiones de sus clientes en los campos de la investigación de mercados y la opinión pública. Apoyo Consultoría: una empresa que presta servicios de asesoría empresarial en temas económicos, regulatorios, financieros y de negocios; además que, a través de su filial (AC Capitals SAFI) administra fondos de inversión. Apoyo comunicación corporativa: dedicada a diseñar e implementar estrategias de comunicación integrales para empresas o instituciones. Apoyo Human Trust: para asesorar y desarrollar líderes y colabores de empresas medianas y grandes que requieren procesos de transformación organizacional. Apoyo Publicaciones: empresa que procesa información sobre los acontecimientos más relevantes que afectan la economía, los negocios y el entorno institucional en el Perú, a través de las revistas Semana Económica y Perú Económico, así como la web semanaeconomica.net y el boletín informativo semanamail.com. - Copia de encuestas de APOYO publicadas y analizadas en los siguientes diarios (fojas 235 a 247, 249 a 272): El Comercio, del 13 de marzo de 2006: Una encuesta de Apoyo para América Televisión. Perú 21, 30 de abril de 2006: Encuesta sobre elecciones a Presidente. Conteo rápido al 100%. El Comercio, 9 de agosto de 2006: Se cita un estudio realizado por Apoyo en el 2003, que propuso eliminar las exoneraciones a las ganancias de capital. Gestión, 10 de agosto 2006: Con un artículo comentando una encuesta sobre conexiones de Internet. El Comercio, 18 de setiembre de 2006: Con encuestas de Apoyo sobre la confianza en la iglesia católica

15 Perú 21, del 2 de diciembre 2006: Con encuesta a empresarios en CADE. Gestión, del 7 de diciembre de 2006: Índice de confianza del consumidor de Lima. El Comercio, del 10 de diciembre de 2006: sobre el nivel de aprobación de Alan García. Gestión, del 3 de enero de 2007: Participación de mercado de los principales retails. El Comercio, Perú 21, Gestión, entre enero y mayo de Copia de publicidad aparecida en el Diario El Comercio, sobre la revista Semana Económica del 17 de setiembre de 2006, con la XXVI encuesta exclusiva de APOYO publicaciones (foja 248). - Copias de artículos periodísticos elaborados por socios del Grupo Apoyo S.A. (pertenecientes a Apoyo Consultoría y Apoyo Opinión y Mercado), publicados en los diarios El Comercio (diciembre 2006, enero, marzo y abril de 2007) y Gestión (febrero y marzo de 2007). - Copia del Informe de la Encuesta de Imagen de Empresas, de fecha 7 de noviembre de 2005, realizado por el equipo de Consultoría y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú INNOVA-PUCP (el documento fue declarado confidencial). El objetivo del proyecto de investigación fue evaluar, mediante encuestas, el conocimiento e imagen de las diversas empresas del Grupo Apoyo S.A. en el sector empresarial. La muestra se basó en 150 casos, divididos en 50 gerentes generales, 50 gerentes comerciales o de marketing y 50 gerentes de finanzas o de administración. Las encuestas se realizaron entre los meses de octubre y noviembre del año Se advierte que APOYO Opinión y Mercado es la empresa de investigación de mercado más conocida, más contratada y la de mejor prestigio. Asimismo, que Apoyo Consultoría es la empresa de consultoría empresarial más conocida. - Copia de una lista con la relación de las empresas y los ejecutivos a los que INNOVA-PUCP realizó la encuesta (igualmente este documento fue declarado confidencial). En el Expediente Nº : - Copias de la página web de Grupo Apoyo S.A. impresas el 8 de agosto de 2005, donde se advierte los informes económicos, las investigaciones de 8 Correspondiente a la solicitud de registro de la marca de producto APOYO y logotipo, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial; con oposición de Grupo Apoyo S.A

16 mercados y los estudios de opinión realizados por el Grupo Apoyo S.A. (fojas 156 a 172). - Ejemplar de la revista Semana Económica del 24 de julio de Se advierten encuestas realizadas por APOYO. Asimismo, en la portada de la revista se anuncia una separata especial - que no se ha adjuntado - con la encuesta exclusiva El poder en el Perú, realizada por APOYO (fojas 174 a 186). De la revisión de los documentos mencionados se desprende lo siguiente: (i) (ii) Las resoluciones emitidas por la Oficina de Signos Distintivos, en las cuales se ha reconocido la notoriedad de la marca APOYO y logotipo de la emplazada, no tienen un carácter vinculante para la Sala de Propiedad Intelectual, al ser aquélla una instancia inferior a ésta. En la Resolución Nº /TPI-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 2002, Sala reconoció la notoriedad de la marca APOYO y logotipo, para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, considerando que la notoriedad es una figura dinámica en el tiempo, dicho reconocimiento no puede extenderse hasta la actualidad, dado que han transcurrido más de 6 años desde la fecha en que se acreditó y se reconoció tal calidad especial en la marca APOYO y logotipo. Por lo tanto, la Sala, en función de los medios probatorios presentados u ofrecidos en el presente expediente, deberá determinar si la marca APOYO y logotipo, de la opositora, continúa manteniendo o no su calidad de notoria. (iii) Los documentos presentados acreditan la realización de constantes estudios de opinión pública y estudios de mercado, identificados con la marca APOYO y logotipo, por parte de la opositora, los cuales son publicados y analizados en distintos diarios de circulación nacional. Asimismo, algunos de dichos estudios tienen un medio de publicación oficial, como la revista de carácter económico Semana Económica, que es una publicación periódica. Todo ello entre los años 2005 a (iv) La Encuesta de Imagen de Empresas, elaborada por INNOVA-PUCP, prueba que APOYO es la marca de servicio de investigación de mercado más conocida, más contratada y la que cuenta con mejor prestigio en el mercado, hacia finales de Asimismo, prueba que empresas de trascendencia en el Perú no sólo conocen sino contratan los servicios del Grupo Apoyo S.A., principalmente en el rubro de investigación de mercado; y, en menor grado, los servicios de consultoría. (v) El brochure del Grupo Apoyo S.A. carece de fecha cierta; sin embargo, acredita que dicho grupo empresarial ha sido premiado por sus servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de mercado, entre los años 2004 y

17 (vi) La página web de Grupo Apoyo S.A. - página que se encuentra vigente en la actualidad permite conocer la variedad de trabajos realizados bajo la marca APOYO y logotipo, en cuanto a informes económicos, estudios de opinión pública e investigaciones de mercado, entre otros. Por lo expuesto, en su conjunto los medios probatorios acreditan que la marca APOYO y logotipo, conforme se advierte a continuación, es ampliamente conocida y difundida con relación a servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de mercado (clase 35 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida. Cabe precisar que la notoriedad de la marca en cuestión no alcanza a productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial - contrariamente a lo expuesto por Grupo Apoyo S.A. Si bien se ha acreditado que la opositora publica una revista económica dicha revista no se distingue con la marca APOYO y logotipo, sino SEMANA ECONÓMICA. Por otro lado, resulta pertinente precisar - conforme se efectuó en la Resolución Nº /TPI-INDECOPI - que la denominación APOYO de la marca notoria posee un significado en el idioma español 9 que, dependiendo del contexto en el que se use, puede tener una connotación particular, lo que determina que en relación con algunos productos o servicios el uso de esta denominación sea necesario Lo que sirve para sostener, como el puntal respecto de una pared, y el bastón respecto de una persona./ 2. Protección, auxilio o favor./ 3. Fig. Fundamento, confirmación o prueba de una opinión o doctrina./ 4. V. Altura, punto de apoyo. En: Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p

18 Por lo anterior, no se podrá prohibir totalmente el uso de la denominación APOYO en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si, por la forma como se usa, la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trate. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde a continuación evaluar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro referida a las marcas notorias. 3. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria. Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos: Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. 10 En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta. 11 Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. 12 Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de 10 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p

19 una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL. Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto. 13 Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS. Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante. Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por: Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra 14. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria). Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello 13 Diccionario de la Lengua Española (nota 10), p Diccionario de la Lengua Española (nota 10), p

20 sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas. En el presente caso, se advierte que el signo solicitado incluye la palabra APOYO que, igualmente, forma parte de la marca notoria, tal como se muestra a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCA NOTORIA En tal sentido, el signo solicitado constituye la transcripción del elemento denominativo de la marca notoria, por lo que corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario. 3.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy limitada

21 De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión A decir de Fernández - Novoa 16, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión. Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente: En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta ( ) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478). En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss

22 Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad. Dado que uno de los requisitos que configuran el riesgo de confusión o de asociación es la similitud o identidad de los productos o servicios que distinguen los signos, la Sala considera que la excepción al principio de especialidad opera sólo respecto al aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, supuestos que están contemplados en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. Por lo expuesto, para determinar si existe riesgo de confusión o asociación deberá tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares. Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance 17. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión o asociación, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos Similitud o conexión competitiva entre productos y servicios 17 El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial. 18 Artículo 151 de la Decisión Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente