Redacción de Patentes en Casos de Li0gio. M. en C. Verónica García Herrera

Transcripción

1 Redacción de Patentes en Casos de Li0gio M. en C. Verónica García Herrera

2 Aprendizajes sobre redacción de patentes a par2r de li2gios Maximiza el alcance de la protección Fácil detección de infracción Fácil demostración de infracción Fácil de defender DiBcil de evadir Efec0va para impedir explotación por terceros

3 Procedimientos contenciosos 1. Infracción administra0va 2. Declaración de nulidad

4 Infracción administra2va ArJculo 213 de la LPI. Son infracciones administa0vas: XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de u0lidad o diseño industrial, sin consen0miento de su 0tular o sin la licencia respec0va; XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de u0lidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consen0miento del 0tular de la patente o registro o sin la licencia respec0va; XIII.- U0lizar procesos patentados, sin consen0miento del 0tular de la patente o sin la licencia respec0va; XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la u0lización de procesos patentados, a sabiendas que fueron u0lizados sin el consen0miento del 0tular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

5 Infracción administra2va Tipos de infracción Literal Alcance de las reivindicaciones Comparación elemento por elemento Doctrina de equivalentes Interpretación respecto a descripción y dibujos Evaluar elementos respecto a Función Medio Resultado Considerar exclusiones durante el trámite

6 Alcance de la protección Reivindicación amplia Presunto Infractor Reivindicación Específica

7 Ejemplo: 1. Una composición farmacéu0ca que con0ene de 10 a 200 mg de una sal farmacéu0camente aceptable de un compuesto an0hipertensivo, en combinación con uno o más excipientes farmacéu0camente aceptable. Vs. 2. Una composición farmacéu0ca que con0ene 160 mg de la sal sódica del compuesto X en combinación con uno o más excipientes farmacéu0camente aceptable. Presunto infractor: Composición farmacéu5ca que con5ene 20 mg de la sal de potasio del compuesto X en combinación con uno o más excipientes farmacéu5camente aceptable.

8 Alcance de la protección Reivindicación amplia Presunto Infractor ESTADO DE LA TÉCNICA Reivindicación Específica

9 Declaración de nulidad ArJculo 78 de la LPI.- La patente o registro serán nulos en los siguientes casos: I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de u0lidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los arjculos 16, 19, 27, 31 y 47. Art 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una ac0vidad inven0va y suscep0bles de aplicación industrial Art 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar: I. La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permi0r una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia III. Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, y

10 Caso 1 Materia protegida Reivindicación 1.- Una composición de alta pureza que comprende el compuesto X ((7a,17a)-17-hidroxi-7-me0l-19- nor-17-pregn-5(10)-en-20-in-3-ona), caracterizada por que dicha composición comprende la impureza Y ((7a,17a)-17- hidroxi-7-me0lo-19-nor-17-pregn-4-en-20-in-3-ona) en una can0dad menor al 0.5%.

11 Caso 1 Estado de la técnica D1. Se describen dos formas cristalinas puras del compuesto X. En los ejemplos se mencionan 4 lotes de la forma I con una pureza del 100%, 95.2%, 95.3% y 99.2% y la forma II con una pureza del 100%. Se protege una composición que con0ene el compuesto comprende el compuesto X, caracterizado porque es puro y cristalino

12 Caso 1 Resolución Se declara la nulidad de la patente La patente carece de novedad. En el documento D1 no se menciona la impureza Y; sin embargo, al tener el compuesto con purezas del 100%, se 0ene una composición donde la can0dad de impureza es menor a 0.5% tal como se protegió en la patente.

13 Caso 2 Materia protegida Reivindicación 1.- Una forma de dosis farmacéu0ca de liberación inmediata que con0ene, como sustancia ac0va, 0bolona polimorfa y excipientes farmacéu0camente aceptables, caracterizada porque la 0bolona polimorfa 0ene un tamaño medio de parjcula por debajo de los 22.8 mm en la forma de dosis.

14 Caso 2 Estado de la técnica Elemento Patente Documento 1 Documentos 2, 3 y 4 Problema Solución propuesta Principio Ac0vo Tamaño de partícula Mejorar solubilidad y biodisponibilidad de 0bolona Reducir el tamaño de partícula Tibolona polimorfa Mejorar solubilidad y biodisponibilidad de 0bolona Adicionar agente de ajuste de ph Mejorar solubilidad y biodisponibilidad de un fármaco Reducir el tamaño de partícula, usar formas polimórficas, uso de sales más solubles, etc. Tibolona polimorfa Aplicable de manera general a un fármaco con solubilidad reducida < 22.8 mm mm

15 Caso 2 Resolución Se declara la nulidad de la patente La patente carece de ac0vidad inven0va. A par0r de las enseñanzas del documento D1, en combinación con cualquiera de los documentos D2, D3 o D4, la invención resulta evidente para un técnico en la materia.

16 Caso 3 Materia protegida Reivindicación 1.- Composición farmacéu0ca de un agente an0diabé0co y un agente an0-obesidad ú0l para el tratamiento y prevención de la diabetes que comprende entre 500 y 1000 mg de mekormina como agente an0diabé0co y entre 7 y 15 mg de sibutramina como agente an0-obesidad.

17 Caso 3 Descripción La única combinación mencionada en la descripción con can0dades específicas de principios ac0vos es la que se refiere a 15 mg de sibutramina y 500 mg de mekormina. La descripción no menciona los rangos especificados en la reivindicación 1.

18 Caso 3 Resolución Se declara la nulidad de la patente La patente carece de soporte en la descripción. La patente fue indebidamente otorgada por inclumplimiento de los requisitos de patentabilidad sobre la descripción de las reivindicaciones al no ser claras y concisas, y exceder el contenido de la descripción de la misma.

19 Ejercicio 1 Materia protegida Reivindicación: El gluconolactato de calcio de la fórmula III CH 2 -OH-(CHOH) 4 -COOCaCOO-CH(OH)-CH 3 caracterizado porque 0ene un comportamiento térmico siguiente; a temperatura ambiente hasta 145 o C se nota un pequeño cambio de su color inicial a un color beige, posteriormente a 158 o C 0ene un cambio ligeramente a color beige claro, a los 170 o C cambia a un color beige dorado con un desplazamiento del producto hacia la parte superior del capilar, así con0nua hasta alcanzar una temperatura de 204 o C donde se observa un color café tostado con signos claros de descomposición, el valor promedio de la temperatura en la cual se empieza a desplazar el producto es de 171 o C. Información adicional del producto protegido: Conforme a la descripción el gluconolactato de calcio de fórmula III 0ene un peso molecular de y se señala que es una sola molécula con un comportamiento térmico específico, anhidra de forma cristalina. Producto presunto infractor: Gluconolactato de calcio de fórmula Ca 5 (C 3 H 5 O 3 ) 6 (C 6 H 11 O 7 ) 4 2H 2 O, peso molecular Indique si considera que existe infracción a la reivindicación señalada.

20 Ejercicio 2 Materia protegida Reivindicación: El uso de un inhibidor de cgmp PDE, o una sal farmacéu0camente aceptable del mismo, o una composición farmacéu0ca que con0ene cualquier en0dad, para la fabricación de un medicamento para el tratamiento oral cura0vo o profilác0co de la disfunción eréc0l en el hombre. Información contenida en la descripción Uso de compuestos de la fórmula (I) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento cura0vo o profilác0co de la disfunción eréc0l en un animal macho. Los compuestos pueden ser administrados oralmente. Estado de la técnica D1 Sugiere el uso de compuestos inhibidores PDE VA para el tratamiento de impotencia. D2 y D3 Describen compuestos de fórmula (I) que 0enen ac0vidad inhibidora selec0va de cgmp PDE y contemplan la administración oral de dichos compuestos. Indique si considera que la reivindicación es válida a par0r de la información contenida en la descripción y en el estado de la técnica. Explique.

21 Conclusiones Conocer y entender la materia que se desea proteger. Determinar el problema que resuelve la invención. Iden0ficar el producto de forma clara y dis0n0va. Describir la invención en diferentes niveles, incluyendo el mejor método conocido. Reconocer la importancia de la búsqueda del estado de la técnica. Redactar las reivindicaciones tan amplias como el estado de la técnica lo permita.

22 Gracias Verónica García Herrera