Roj: SAP A 1939/ ECLI: ES:APA:2016:1939

Transcripción

1 Roj: SAP A 1939/ ECLI: ES:APA:2016:1939 Id Cendoj: Órgano: Audiencia Provincial Sede: Alicante/Alacant Sección: 8 Fecha: 06/06/2016 Nº de Recurso: 179/2016 Nº de Resolución: 146/2016 Procedimiento: CIVIL Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA Tipo de Resolución: Sentencia TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS ROLLO DE SALA Nº 179-C10/16 PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 244/14 JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2 SENTENCIA NÚM. 146/16 Iltmos.: Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera. Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual. Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán. En la ciudad de Alicante, a séis de junio de dos mil dieciséis. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 244/14, sobre infracción de modelos comunitarios y de marca de la Unión Europea, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, KOKIDO SERVICE, S.L. y KOKIDO LIMITED, representada por la Procuradora Doña Icíar Zamora Arnaiz, con la dirección del Letrado Don Ramón Menéndez-Pidal Oliver y; como apeladas, las partes demandadas, de un lado, COAMER, S.L., representada por el Procurador Don Luis Beltrán Gamir, con la dirección del Letrado Don Antonio Parra Ruiz y; de otro lado, LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., representada por la Procuradora Doña Carmen Vidal Maestre, con la dirección del Letrado Don Antonio Vázquez Ibáñez. I - ANTECEDENTES DE H E C H O.- PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 244/14 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Iciar Zamora Hernáiz, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Kokido Service, S.L. y Kokido Limited contra las mercantiles Coamer, S.L. y Leroy Merlin España, S.L.U. con expresa condena en costas a las demandantes." SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a las demandadas, las cuales presentaron sendos escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 179-C10/16 en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día uno de junio, en el que tuvo lugar. 1

2 TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales. VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera. II - FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- KOKIDO LIMITED es titular de: 1.-) la marca de la Unión Europea número , "KOKIDO", denominativa, solicitada el día 4 de agosto de 2005 y concedida el día 26 de junio de 2006, para designar productos de las clases números 7: Máquinas y aparatos eléctricos de limpieza automática para piscinas; cepillos (partes de máquinas) de limpieza de piscinas; tubos de aparato de limpieza para piscinas; bolsas de aspirador de polvo; enrolladores mecánicos para tuberías flexibles; máquinas filtradoras; filtros (parte de máquinas); bombas (máquinas); bombas de vacío (máquinas); 11: Torres de ducha; aparatos de calefacción para piscinas; instalaciones de conductos de aguas; alcachofas de ducha; instalaciones de distribución de agua; dispositivos de reglaje y de seguridad para aparatos de agua; aparatos y máquinas para la depuración del agua; distribuidores de productos de desinfección o de regulación del ph y de la salinidad del agua; aparatos e instalaciones de alumbrado para piscinas; surtidores de agua ornamentales; aparatos de cloración para piscinas; esterilizadores; instalaciones para el aprovisionamiento de agua; accesorios de regulación para aparatos con agua y para conductos de agua; grifos de canalización; arandelas de grifos de agua; y 21: Cepillos para piscinas; escobas de piscina; achicadores de limpieza de piscinas; mangos para utensilios de limpieza de piscinas (cepillos, achicadores, aspiradores); 2.-) el modelo comunitario número , solicitado y registrado el día 23 de febrero de 2004, cepillos de limpieza de piscina, con la siguiente representación gráfica 3.-) el modelo comunitario número , solicitado y registrado el día 23 de febrero de 2004, robotsaspiradoras para piscinas, con la siguiente representación gráfica: 2

3 KOKIDO SERVICE, S.L. es distribuidor de los productos anteriores en la Unión Europea (salvo Francia), Norte de África y Oriente Medio. Ambos actores ejercitan en la demanda originaria frente a COAMER, S.L., en cuanto importador y distribuidor a mayoristas en España del "LIMPIAFONDOS ALUMINIO" y del "LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO NAGORE" y, posteriormente, en la ampliación de la demanda, frente a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. por la venta a clientes minoristas en sus establecimientos en España de los productos anteriores suministrados por COAMER, S.L., al infringir sus derechos de exclusiva derivados de los modelos comunitarios registrados y al perjudicar el prestigio de la marca de la Unión "KOKIDO" e interesan la condena solidaria de las demandadas, respecto de los modelos comunitarios registrados, a: i) la cesación de las conductas infractoras; ii) la indemnización de daños y perjuicios por importe de ,00.- ; iii) la retirada del tráfico económico de todos los productos, su embargo y destrucción de los medios destinados a cometer la infracción, así como de los productos referenciados y; respecto de la marca de la Unión Europea, a indemnizar a KOKIDO LIMITED la suma de ,00.- ; a publicar la Sentencia, a costa de las demandadas, en tres periódicos de tirada nacional, así como en la revista de divulgación denominada "PISCINA XXI" y; al pago de las costas. La Sentencia de instancia desestimó la demanda al apreciar la excepción de prescripción de las acciones ejercitadas por haber transcurrido más de cinco años desde que pudieron ejercitarse. Frente a la misma se ha alzado la actora quien se opone a la prescripción y, subsidiariamente, al pronunciamiento sobre las costas. SEGUNDO.- Antes de acometer el examen de las alegaciones del recurso resulta conveniente delimitar el ámbito normativo de las acciones de infracción deducidas en la demanda y en su posterior ampliación ante la errónea cita de preceptos que se hace en el ordinal VI de la fundamentación jurídica de la demanda originaria. En primer lugar, las acciones de infracción de los modelos comunitarios registrados se encuentran reguladas en los artículos 10 y 19.1 del Reglamento (CE ) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDMC), en relación con los artículos 52 y siguientes de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) por la remisión del artículo 88.2 RDMC. En segundo lugar, las acciones de infracción de las marcas de la Unión Europea se encuentran reguladas en el artículo 9 del Reglamento (CE ) núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC) antes de la reforma operada en virtud del Reglamento (UE) 2015/2424, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, en relación con los artículos 41 y ss. de la Ley de Marcas (LM ) en virtud de la remisión prevista en el artículo RMC. La prescripción de las acciones de infracción se regula, respectivamente, en el artículo 57.1 LPJDI y en el artículo 45.1 LM y, en ambos casos se indica que las acciones civiles derivadas de la violación sobre el diseño registrado y del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse. TERCERO.- A la vista de la documental acompañada a la demanda no consta que se hayan producido actos de infracción de los derechos de exclusiva de KOKIDO LIMITED en el año 2009, por lo que fijaremos el dies a quo del plazo de prescripción quinquenal a partir del día 3 de octubre de 2008, fecha en la que remiten las actoras sendos burofax (documentos números 24 y 25 de la demanda) a las demandadas en los que les instan a la cesación de las conductas infractoras y les requieren para que formalicen una propuesta firme de indemnización. La demanda inicial que dio origen a este proceso se presentó el día 21 de marzo de 2014 y la posterior ampliación frente a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. se presentó el día 6 de junio de Es evidente, pues, que habría transcurrido el plazo quinquenal de prescripción. La controversia radica en si se han producido actos interruptivos de la prescripción previstos en el artículo del Código civil con el consiguiente efecto de iniciar el cómputo del plazo quinquenal. En primer lugar, se alega que se inició un proceso judicial con idéntico objeto que el presente frente a COAMER, S.L. en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid (Juicio Ordinario número 571/09) mediante demanda presentada el día 17 de julio de 2009 y, tras haber sido estimada en Sentencia de fecha 29 de julio de 2011, fue recurrida en apelación por COAMER, S.L., conociendo del mismo la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Rollo número 354/12) que acordó de oficio mediante Auto de fecha 12 de diciembre de 2013 (documento número 38 de la demanda) la nulidad de todo lo actuado por la falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid para el conocimiento de la demanda al corresponder a los Juzgados de Marca Comunitaria con sede en Alicante. 3

4 La nulidad de pleno Derecho de todo lo actuado por un órgano jurisdiccional carente de competencia objetiva ( artículo 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial ) lleva consigo que este procedimiento judicial no produzca el efecto interruptivo del plazo de prescripción. No puede invocarse la doctrina de la STC de 28 de septiembre de 2009, referida en el recurso de apelación, porque no era una cuestión controvertida la falta de competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid para conocer de esta demanda ya que el artículo 86.bis.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial " Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria. " fue introducido por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, esto es, seis años antes de que se presentara la demanda ante un Juzgado que carecía de competencia objetiva para conocer de la demanda. En segundo lugar, se presentó por las actoras una demanda en fecha 15 de febrero de 2012, con idéntico objeto a la ampliación de la demanda del actual proceso, frente a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. que fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, el cual tras haberse opuesto la declinatoria por falta de competencia objetiva, mediante Auto de fecha 11 de diciembre de 2012 declaró la falta de competencia objetiva de ese Juzgado para conocer de la demanda al corresponder a los Juzgados de Marca Comunitaria de Alicante. La consecuencia de la falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid es la nulidad de pleno Derecho de todo lo actuado y la imposibilidad de atribuir efecto interruptivo del plazo de prescripción a este ejercicio judicial de un derecho por las mismas razones expuestas anteriormente. Además, debe tenerse en cuenta que las actoras se aquietaron a la declaración de falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, por lo que si hubieran presentado inmediatamente la demanda ante los Juzgados de Marca Comunitaria con sede en Alicante no se hubiera producido la prescripción de las acciones de infracción al disponer de casi diez meses para hacerlo. Sin embargo, por su falta de diligencia esperaron a que la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid resolviera el recurso de apelación del otro procedimiento judicial frente a COAMER, S.L. y, a la vista de la resolución sobre la nulidad de pleno Derecho de todas las actuaciones procesales mediante Auto de fecha 12 de diciembre de 2013, ya no pudieron reaccionar a tiempo porque el plazo de prescripción quinquenal había vencido. En tercer lugar, alega la apelante que en Portugal siguieron vendiéndose esos productos en el año 2009 en los establecimientos LEROY MERLIN y, a estos efectos aporta una factura de compra de fecha 8 de mayo de 2009 (documento número 27 de la demanda) y un catálogo de ese mismo año (documento número 28 de la demanda), en cuya página número 36 figura la oferta del limpiafondos AUTOMÁTICO NAGORE. El ofrecimiento en el mercado de estos productos no es un acto de infracción de los derechos de exclusiva de las actoras imputable a las actuales demandadas, ni siquiera a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. porque ésta no vende productos en Portugal. En cuarto lugar, se considera por la apelante como acto interruptivo de la prescripción el burofax remitido el día 22 de diciembre de 2011 por el Letrado de las actoras a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., aportado como documento número 29 de la demanda presentada ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, de tal manera que a partir de esa fecha se iniciaría de nuevo el plazo de prescripción quinquenal. Sin embargo, el contenido del referido burofax se aleja de lo que es propiamente una reclamación extrajudicial del titular de los derechos de exclusiva con efectos interruptivos del plazo de prescripción y muy distinto su contenido de los tres burofax remitidos anteriormente (documentos números 14, 21 y 24 de la demanda) por las siguientes razones: 1.-) desde el burofax remitido el día 3 de octubre de 2008, es decir, durante más de tres años, no se habían vuelto a dirigir las actoras a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. y, con anterioridad, solo habían iniciado un procedimiento judicial por infracción de sus derechos de exclusiva frente a COAMER, S.L. mediante demanda presentada el día 17 de julio de 2009 que fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid. Llama la atención que un perjudicado por la infracción de sus derechos de exclusiva no efectúe ninguna reclamación frente al supuesto autor de la infracción durante tan prolongado período de tiempo. 2.-) en el burofax controvertido se informa a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. del Fallo de la Sentencia estimatoria frente a COAMER, S.L. dictada el día 29 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, así como de la presentación de la demanda de ejecución provisional que no tendrá resultado 4

5 por presumir la insolvencia de COAMER, S.L. Es decir, cuando las actoras consideran que no va a prosperar la ejecución provisional frente a COAMER, S.L. por su supuesta insolvencia se dirigen a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. porque en la Sentencia se destaca que COAMER, S.L. vendía sus productos a aquélla, circunstancia que no hacía falta que lo expresara la Sentencia porque ya tenían conocimiento de ello las actoras desde hacía más de tres años. 3.-) le comunica que por ello podría acudir a la defensa judicial de sus derechos salvo que lleguen a una solución amistosa del asunto como es "el inicio de relaciones comerciales entre ambas entidades al objeto de resarcir el daño causado, hecho este que por otra parte mi cliente ya ha intentado en diversas ocasiones con resultado infructuoso". Esta parte del burofax es la más alejada a una reclamación extrajudicial de los derechos de las actoras dirigida a la conservación y protección de sus derechos infringidos porque lo que realmente se propone es iniciar relaciones comerciales a cambio de no iniciar una reclamación judicial; es decir, al supuesto infractor no le reclama extrajudicialmente la defensa de sus derechos sino que le propone iniciar relaciones comerciales lo que ya había intentado en varias ocasiones anteriores sin éxito. CUARTO.- La alegación relativa a la no imposición de las costas causadas en la instancia por concurrir serias dudas no puede prosperar porque ha sido la falta de diligencia de las actoras lo que ha provocado la prescripción de las acciones ejercitadas cuando podían haber presentado su demanda dentro del plazo de prescripción ante el Juzgado con competencia objetiva para su conocimiento. QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada según disponen los artículos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. SEXTO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación. Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español. III - PARTE DISPOSITIVA FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2 de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, con imposición a la apelante las costas causadas en esta alzada y con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso. Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de un tomo, un archivador con los documentos aportados con la demanda y dos bultos que contienen los llamados documentos 7, 8, 15 y 16 de la demanda al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación. La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación. De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto. Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.- 5