Contratos, licenciamiento y negociación Taller de buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual REFOPRI-CYTED UNAM, México, México D.F. 21-25 de enero 2008 SSF2008 SILVIA SALAZAR
Porqué necesitamos los contratos? SSF2008 Permite a las partes tener una certeza sobre lo que se conviene, cuáles son las condiciones, los períodos. Previene malos entendidos, conflictos, asegura titularidad, etc. Permite tener una base para determinar en qué momento alguna de las partes está incumpliendo.
Cómo hacerlo? El apretón de manos El contrato escrito Ambos SSF2008
Tipos de contratos que se usan en manejo de propiedad intelectual Contratos de confidencialidad SSF2008 Acuerdos de transferencia de material biológico Contratos de investigación Convenios de cooperación Alianzas estratégicas Licencias
Puntos comunes Delimitación de las partes y sus representantes. Fecha de entrada en vigencia y su vigencia. Firmas autorizadas. SSF2008
El contrato de confidencialidad Importancia Para poder intercambiar información sin riesgo. Determinación clara del objeto. Qué es lo que se va a mantener en confidencialidad? Las excepciones. La vigencia. Impedir la comercialización u otro uso de la información. SSF2008
El MTA SSF2008 Importancia. Para poder intercambiar materiales biológicos (materia viva). Delimitación precisa del material. Obligaciones y restricciones: No apropiarse No comercialización. No dar a terceros. No hay garantías.
El contrato de investigación SSF2008 Importancia. Permite hacer investigación bajo ciertas condiciones. Términos: Delimitación clara del proyecto Presupuesto Titularidad de los resultados Publicaciones Productos a entregar Confidencialidad
Convenios de cooperación Importancia. Permiten hacer investigación en conjunto. Términos: Determinación de las obligaciones de las partes. Propiedad intelectual Titularidad de los resultados. Manejo SSF2008
Licencias Porqué licenciar? Diseminar la tecnología. Garantizar el uso y beneficio a la sociedad. Otro podría beneficiarse Defensa y control sobre la tecnología. Para obtener algo a cambio. Beneficios económicos.
Vender o licenciar? Vender vendiendo se traspasa el dominio total del derecho Licenciar el titular conserva el control Tomar en cuenta la responsabilidad, garantías
Qué es una licencia? Contrato entre partes mediante el cual un titular de un derecho de propiedad intelectual (licenciante) le otorga al beneficiario (licenciatario) un PERMISO para hacer, usar o licenciar su invención o conocimiento.
Tipos de licencias Exclusiva No exclusiva Limitaciones específicas Campo de la tecnología Usuario Territorialidad
El contrato de licencia Específico y claro Definiciones Descripción detallada de la tecnología o producto y derechos legales asociados Restricciones Duración, plazo Otras obligaciones de las partes
El contrato de licencia cont... Reportes Pago regalías pago inicial regalías mínimas Sublicenciamiento Mejoras
El contrato de licencia cont... La importancia de los considerandos Establecimiento de metas (milestones) Continuación de la investigación Cláusulas penales Cláusulas de buen actuar (due diligence) Defensa de los títulos
La opción de licencia Importancia. Le permite a un licenciatario potencial valorar una licencia antes de adquirirla. Debe ser clara, delimitar bien la tecnología y el alcance Establecer el plazo Consideraciones económicas
Negociación El propósito de la negociación es lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes acuerdo GANA-GANA Evitar tácticas usuales Autoridad limitada El fraude El globo El cambio de negociadores
Negociación cont... Recomendaciones: Separar las personas de los problemas. Enfocar necesidades e intereses no posiciones. Inventar opciones para ganancia mutua. Desarrollar e insistir en el uso de criterios objetivos. Planear y prepararse adecuadamente. Debe hacerlo alguien con conocimiento y poder de decisión.
Negociación cont... Perfil de un negociador tecnológico Dominio de los conceptos, estrategias y tácticas de negociación. Habilidad para el proceso de planeación, colección y análisis de las informaciones pertinentes. Conocimiento de las disciplinas científicas que están involucradas. Dominio de conceptos y técnicas de creatividad. Conocimiento de los aspectos jurídico-legales Buenas relaciones interpersonales. Dominio de conceptos y técnicas de liderazgo.
A quién licenciar? Escoger una compañía es fácil lo difícil es convencerlos de adquirir la licencia. Depende del producto y su estado de desarrollo. Depende del valor que le hemos dado al producto. Hubo financiamiento externo? El investigador generalmente conoce a algún interesado. La oferta pública.
Valoración de la tecnología o producto Factor difícil de determinar Importancia de un precio justo o razonable Consideraciones para el cálculo: Rentabilidad del proyecto industrial Precio pagado anteriormente por tecnologías similares Otros factores económicos, técnicos, de mercado, etc.
Valoración de la tecnología o producto cont... Factores determinantes: Calidad de la tecnología Características del mercado del producto o la tecnología Estado de la economía del país Características del licenciante Integración del paquete tecnológico Efectividad de la protección de la tecnología Grado de desarrollo de la tecnología Exclusividad (sube o baja) Limitaciones o ventajas
Valoración de la tecnología o producto cont... Suma inicial $10 000 y $20 000 Regalías Varían de industria a industria Regla del 25% Más usados 2-10% Diversos métodos y fórmulas Existencia de hojas de cálculo La lógica, el sentido común, la corazonada y el riesgo
Conclusiones SSF2008 Los acuerdos escritos son importantes y necesarios. Deben ser revisados por alguien con conocimiento. Tienen que ser negociados. Deben ser firmados por una persona autorizada para hacerlo. Deben ser claros y todos los que trabajan bajo un contrato deben conocerlos.